בפסק הדין המשלים בת"א (מחוזי חיפה) 59718-10-17 מונקי ביזנס דיזיין ישראל בע"מ נ' י. אסלאן שיווק בע"מ ואח' (29.8.2019), פסק השופט גדעון גינת פיצוי של 40,000 ש"ח בגין הפרת זכויות בקשר למוצרי מטבח מעוצבים: חותך ירקות ספירלי בשם CUCUMBO ומחדד גזר בשם KAROTO. נקבע כי שיווק חותך ירקות מועתק הפר מדגם רשום, העתקת תצלום המוצר על אריזתו הפרה זכות יוצרים, ושיווק חיקוי של מחדד הגזר ביסס עוולה של גניבת עין. הנתבעים חויבו גם בשכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח ובהוצאות משפט. ספק המוצרים חויב לשפותם בסך 24,000 ש"ח. צו מניעה קבוע נגד הנתבעים והספק כבר ניתן בהסכמה ביולי 2018.
שני מוצרים ומערכות הגנה שונות
מונקי ביזנס עוסקת בעיצוב ושיווק מוצרי צריכה. אחד ממוצריה היה CUCUMBO, חותך ירקות בצורת ספירלה, שלגביו היה לה מדגם ישראלי רשום 54659. מוצר נוסף היה KAROTO, מחדד גזר שעיצובו דומה למחדד עפרונות. לגבי מחדד הגזר הסתמכה התובעת, בין היתר, על פרסומים ומוניטין ועל רישום עיצוב באירופה; עילת גניבת העין שנדונה בבית המשפט אינה תלויה בכך שנרשם מדגם ישראלי של המחדד.
התובעת גילתה בפברואר 2017 כי י. אסלאן שיווק, הפועלת ברשת "שוק פייסל הגדול", מוכרת חותך ירקות שנחזה כחיקוי של CUCUMBO. על אריזת החותך הופיע תצלום מסחרי של המוצר המקורי, לאחר שינוי גוון. התובעת שלחה מכתב התראה; הנתבעים טענו שמדובר במוצר שנרכש מספק ללא ידיעה על זכויותיה והודיעו שהורד מן המדפים.
בספטמבר 2017 התברר לתובעת כי המכירה התחדשה, וכי מוצע גם מחדד גזר הדומה ל-KAROTO. הנתבעים הסבירו שהרכישה המחודשת נבעה מחילופי בעלי תפקידים במחלקת הרכש, והפנו את האחריות לספק, עלי פלסט יבוא שיווק ומסחר בע"מ, שממנו נרכשו המוצרים. הספק צורף להליך כצד שלישי.
מתי חותך ירקות מהווה חיקוי של מדגם רשום?
הזכות ב-CUCUMBO נבחנה לפי פקודת הפטנטים והמדגמים הישנה, שחלה על האירועים שביסוד התביעה. סעיף 37 לפקודה אסר שימוש מסחרי בלתי מורשה במדגם רשום או בחיקויו הבולט. בית המשפט יישם את מבחן העין בהתאם לפסיקה ובחן את הצורה החזותית הכוללת של המוצר, את אופן שימושו ואת המרכיבים המהותיים במראהו.
השוואת החותך שנמכר בידי הנתבעים לשרטוטי המדגם ולמוצר המקורי הובילה למסקנה של דמיון כמעט מלא. לא הוכחו פרסומים קודמים שיש בהם כדי לשלול את משמעות החידוש של המדגם. לפיכך נקבע ששיווק החותך המועתק מהווה הפרת מדגם.
בניתוח מבחן העין הפנה בית המשפט גם לספר דיני עיצובים ומדגמים מאת יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד (מהדורה שנייה, 2019, עמ' 558–588), וכן לדיון במבחנים להשוואת מדגמים בפרט בעמ' 574–577. האזכורים מלמדים כי הרישום אינו מבחן של זהות טכנית מושלמת, אלא של המראה המוגן ושל מידת הדמיון המפר בעיני הצרכן הרלוונטי.
האם טענת תום לב של משווק פוטרת מאחריות?
י. אסלאן שיווק טענה שלא הייתה מודעת לקיומו של המדגם וכי החותך המפר סופק לה על ידי צד שלישי. בית המשפט דחה את הטענה כהגנה מפני עצם ההפרה: האיסור שבסעיף 37 לפקודת המדגמים אינו מותנה בידיעה על הזכות. נוסף על כך הוכח כי המוצר שב להימכר לאחר שהתקבלו מכתבי התראה, עובדה שהחלישה את טענת תום הלב גם במישור העובדתי.
בנסיבות התיק נבחנה גם אחריותו האישית של יונס אסלאן, בעל השליטה ומנהל החברה. בית המשפט מצא הצדקה לחיובו לצד החברה על יסוד מעורבותו בעוולות שנדונו, ולא מכוח כלל מופשט שלפיו כל בעל מניות אחראי ללא הבחנה למעשי החברה.
זכויות יוצרים בצילום שעל אריזת החותך
בנוסף להפרת המדגם, על אריזת המוצר המועתק הופיע צילום שנלקח מחומרי השיווק של מונקי ביזנס, תוך שינוי צבע המוצר המוצג. בית המשפט ראה בצילום יצירה אמנותית הזכאית להגנת זכויות יוצרים, וקבע כי שינוי הגוון אינו מקנה למעתיק זכות לפרסמו. שימוש בצילום שיווקי מוגן, ובכלל זה עיבוד המתבסס עליו באופן מהותי, הוא פגיעה נפרדת מזכות המדגם החלה על צורת המוצר.
זו הבחנה שימושית בתביעות הפרת עיצוב שבהן הנתבע לא רק משווק מוצר דומה, אלא משתמש גם בתמונות המקוריות, בצילומי קטלוג או בחומרי הפרסום של בעל הזכות. הגנת המראה החזותי של המוצר והגנת צילום המוצר הן זכויות שונות, גם אם אותן פעולות מסחריות מפרות את שתיהן.
גניבת עין במחדד הגזר KAROTO
ביחס למחדד הגזר, בית המשפט בחן את עוולת גניבת העין לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות. להוכחת העוולה נדרשים מוניטין של הטובין המקוריים וחשש להטעיה באשר למקורם. מונקי ביזנס הציגה נתונים על ותק המוצר, שיווקו ומראהו הייחודי; מנגד נתבעים והספק לא הציגו ראיות מספקות שיסתרו את קיומו של מוניטין או שיבהירו את נסיבות רכישת החיקויים.
בית המשפט מצא שבנסיבות העניין נרכש מוניטין במחדד KAROTO, וכי הדמיון הרב בינו לבין החיקוי עלול להטעות את הציבור הרלוונטי. אין לקרוא את הקביעה כהנחה שהעתקה כשלעצמה מוכיחה תמיד מוניטין; כאן נשקלה התשתית הכוללת לגבי המוצר המסוים, והוכחו שני יסודות העוולה.
הסכמה לצו מניעה, אומדן הפיצוי ושיפוי הספק
ביום 5.7.2018 הסכימו הצדדים, ללא הודאה בטענות, למתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעים והספק. ההליך נמשך לצורך הכרעה כספית בלבד, כאשר הצדדים הסכימו שהסכום ייקבע בדרך של אומדן ולא יעלה על 120,000 ש"ח, ללא הוצאות משפט.
בעת קביעת הסכום שקל בית המשפט את הפרות המדגם, זכויות היוצרים וגניבת העין, את המשך השיווק למרות ההתראות ואת היעדר נתונים אמינים לגבי כמות היחידות שיובאו ונמכרו. מנגד נתן משקל לכך שניתן צו מניעה בהסכמה ולכך שהצדדים בחרו במסלול דיוני מקוצר. הובהר שהפיצוי נפסק על יסוד ההסכמה הדיונית וההערכה השיפוטית בנסיבות המקרה, ולא ככפל פיצוי אוטומטי בגין כל אחת מהעילות.
נקבע פיצוי כולל של 40,000 ש"ח, נוסף על הוצאות המשפט ושכר טרחה בסך 10,000 ש"ח. הספק חויב לשפות את הנתבעים ב-24,000 ש"ח, בכפוף לכך שפסק הדין נגדו ייאכף רק לאחר שהנתבעים יקיימו את חיוביהם כלפי התובעת. ההחלטה ממחישה גם את חשיבותה של הודעה לצד שלישי כאשר מקור המוצר המפר הוא בספק נפרד, אך אינה פוטרת את המשווק מחבותו כלפי בעל הזכות.
ההכרעה מציגה את ההצטלבות האפשרית בין פיצויים בשל הפרת מדגם ועיצוב, זכויות יוצרים בצילומים שיווקיים וגניבת עין במראה מוצר. בחינת העילות נפרדת, אך הפיצוי הכולל צריך להישען על הנזק, על המסלולים הסטטוטוריים ועל ההסכמות הדיוניות בפועל.
מאמרים נוספים באשכול: הפרת מדגמים, זכויות יוצרים וגניבת עין
פיצויים בגין הפרת עיצוב ומדגם בישראל וכן תביעת הפרת עיצוב בישראל.
