בפסק הדין עש״א (מחוזי תל אביב-יפו) 9365-03-20 סייף קאר מערכות מניעת גניבה בע״מ נ׳ די-לוק בע״מ (29.9.2021), דחה השופט גרשון גונטובניק את ערעורה של סייף קאר על החלטת סגנית רשם הפטנטים לבטל פטנט מספר 182360, שעסק במיגון מחשב רכב מפני גניבה. בית המשפט אישר את הקביעה שהפטנט אינו מספק תיאור המאפשר לבעל מקצוע לבצע את האמצאה כפי שנתבעה, וכי לא הוכחה יעילותה במתכונת הבלתי מסויגת שהוגדרה בתביעות הפטנט. נדחתה גם האפשרות להחזיר את ההליך לרשות לשם השלמת התיאור לאחר הכרעת הביטול. המערערת חויבה בשכר טרחת עורכי דין בסך 25,000 ש״ח בתוספת מע״מ.
מנגנון המיגון וההליך לביטול הפטנט
הפטנט תיאר כספת שנועדה להגן על מחשב הרכב או רכיב המשפיע על התנעתו. לפי ההסבר שבבסיס האמצאה, הכספת כללה מעטפת ומחברים ממתכות או מחומרים בעלי תכונות התכה שונות. הרעיון היה שכאשר גנב רכב ינסה לחרוץ את ראשי הברגים באמצעות כלי חיתוך מסתובב כדי לפתוח את הכספת, החיכוך יגרום לאינטראקציה בין המחברים לבין המעטפת ולריתוך שימנע את הוצאת הברגים.
הבקשה נכנסה לשלב הלאומי בישראל בשנת 2007, והפטנט ניתן בשנת 2010. בשנת 2016 הגישה די-לוק בקשה לביטולו, על רקע מחלוקת מקבילה בדבר הפרתו. בפני סגנית הרשם ז׳קלין ברכה הוגשו חוות דעת מומחים, ניסויים וסרטונים של פעולת מנגנון הנעילה. בהחלטתה התקבלה בקשת הביטול בשל קשיים בתיאור האמצאה, בניסוח התביעות וביעילות הפתרון המובטח.
השאלה בערעור לא הייתה אם ניתן להגן בפטנט על התקן מכני למניעת גניבות רכב. היא הייתה אם התביעות המסוימות שנרשמו נתמכו בתיאור ובממצאים המאפשרים להעניק את הבלעדיות שבעלת הפטנט ביקשה.
מה נדרש להראות כדי לעמוד בחובת דיות התיאור?
סעיף 12 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-1967, מחייב פירוט של האמצאה ודרכי ביצועה באופן המאפשר לבעל מקצוע לבצעה. סעיף 13 עוסק בתביעות המגדירות את היקף ההגנה. בפסק הדין נדון היחס בין שתי הדרישות: תביעה אינה יכולה להקנות בלעדיות רחבה יותר מן הפתרון שהפירוט מלמד כיצד לממש.
הפטנט לא הגדיר באופן מספק את בחירת חומרי המעטפת והמחברים ואת תנאי החיכוך הדרושים להיווצרות הריתוך. הטמפרטורה שתיווצר בעת ניסיון הפריצה תלויה בין היתר בכלי שבו משתמש הפורץ ובאופן הפעלתו, שהם משתנים שאינם נשלטים על ידי יצרן הכספת. בנסיבות אלה מצאה סגנית הרשם שבעל המקצוע יידרש לערוך ניסויים כדי לגלות אילו חומרים ותנאים יגרמו לתוצאה המובטחת.
המונח ״ריתוך״ עצמו עמד במוקד המחלוקת. סייף קאר ביקשה לייחס לו משמעות רחבה של חיבור בין מתכות, בעוד שהרשם ובית המשפט בחנו אותו לנוכח הפירוט והיסטוריית הבחינה. בית המשפט ציין כי במהלך בחינת הפטנט הוחלף נוסח מוקדם שעסק בחיבור או בהיצמדות בין מתכות בנוסח של ריתוך. אי אפשר לנתק את פרשנות התביעה מן ההבחנות שנעשו לשם קיבולה.
דרישת היעילות והמשקל של חוות דעת המומחים
סעיף 3 לחוק קובע, לצד חידוש והתקדמות המצאתית, גם דרישה שהאמצאה תהיה מועילה וניתנת לשימוש תעשייתי. בהליך הביטול הוצגו ניסויים וסרטונים מטעם הצדדים. סגנית הרשם העדיפה את התשתית שהציגה די-לוק, שלפיה בתנאים מסוימים לא יתרחש הריתוך שתואר בתביעות הפטנט. בית המשפט לא מצא בסיס להתערב בהעדפה המקצועית בין חוות הדעת.
ההכרעה קשורה לנוסח התביעות עצמן. הן תיארו התרחשות של ריתוך עקב ניסיון להסרת המחברים באמצעות כלי מסתובב ללא סייג מתאים. כאשר הראיות הצביעו על שונות גבוהה בתנאים ועל אפשרות ממשית שהריתוך לא יתרחש, לא ניתן היה לבסס את היעילות המובטחת בתביעה בנוסחה הרחב. בית המשפט לא קבע שפטנט חייב להצליח בכל תנאי אפשרי, אלא בחן אם האמצאה פועלת בהתאם לתוצאה שבעלת הפטנט הגדירה כיסוד בה.
הטענה שבקשת הביטול הביאה להיפוך נטל ההוכחה נדחתה. די-לוק הציגה ראיות המעוררות קושי ממשי לגבי כשירות הפטנט, וסגנית הרשם הכריעה על פי התשתית הכוללת. הערעור לא הצביע על פגם באופן הפעלת הנטלים המצדיק שינוי התוצאה.
האם ניתן לתקן את תיאור הפטנט לאחר שנקבע כי הוא פגום?
במהלך הערעור העלתה סייף קאר אפשרות להשלים את תיאור האמצאה או להחזיר את העניין לרשם. בית המשפט דן בזהירות באפשרות של תיקון מעבר למתווים שנקבעו בחוק, אך לא הכריע כי קיימת סמכות כללית להתיר תיקון כזה בכל הליך. הוא הזכיר שיקולים שעשויים להיות רלוונטיים לבחינה עתידית, בהם חומרת הפגם, תום לבו של בעל הפטנט ומידת החידוש וההתקדמות ההמצאתית.
במקרה זה הבקשה נדחתה משני טעמים עצמאיים. תחילה, גם תיקון הפירוט לא היה פותר את קביעת היעדר היעילות. נוסף על כך, בעלת הפטנט לא העלתה את אפשרות התיקון בזמן המתאים בפני סגנית הרשם, והציגה אותה למעשה רק בשלבים מאוחרים של הערעור. בית המשפט הדגיש את הקושי שבמתן הזדמנות לתקן את הבקשה רק לאחר שבעלת הזכות נוכחה לדעת שהטענות שהעלתה בהליך הביטול לא התקבלו.
המשמעות לעריכת פטנט ולהליכי ביטול
פסק הדין מדגים מדוע ניסוח רחב של תביעה מכנית מחייב תיאור מפורט של תנאי פעולתו של המנגנון ולא רק של תוצאתו הרצויה. כאשר האמצאה תלויה בשילוב חומרים, טווחי טמפרטורות או גורמים חיצוניים, יש לוודא שבעל המקצוע יכול להגיע לפתרון הנתבע מתוך מסמכי הפטנט, בלי להידרש לתכנית ניסויים שממציאה אותו מחדש.
לבחינת העילות והמסלול הדיוני בביטול פטנט ראו: ביטול פטנט בישראל. על ביקורת שיפוטית של קביעות רשם הפטנטים ראו ערעור על החלטת רשם הפטנטים. מדובר בסוגיות הנדונות במסגרת תביעות והליכי פטנטים.
