המושג Upcycling מייצג מגוון תהליכים שבאמצעותם משנים מוצר "ישן" והופכים אותו למוצר "חדש". מדובר בדרך להפוך מוצרים ישנים למוצרים חדשים, מבלי לפרק את אותם מוצרים לחומרי גלם. Upcycling מקדם אופנה מחזורית, מכיוון שהחומר הקיים נשאר במחזור במקום להיזרק.
לגורמים רבים יש אינטרס לעשות Upcycling, הן למטרות סביבתיות והן למטרות מסחריות. עם זאת, כאשר המוצרים בהם נעשה ה-Upcycling מכילים קניין רוחני של אחר, ישנם חששות להפרת סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות.
במאמר זה נבחן מה זה Upcycling ומה הקשר בינו לבין הפרות בתחומי הקניין הרוחני בדגש על דיני סימני מסחר.
מה זה Upcycling?
Upcycling הינו יצירת משהו חדש מחומרים שנזרקו על ידי תיקון, שיפוץ או שימוש מחדש בהם. Upcycling פירושו לקחת מוצר קיים ולייצר לו שימוש חדש שיכול להיות איכותי יותר או בעל ערך גבוה יותר מהמקור.
דרך אחת לעשות שימוש חוזר היא על ידי פירוק מוצרים קיימים והשימוש במרכיבים שלהם כדי ליצור משהו חדש. דרך נוספת היא על ידי הוספה על המוצר המקורי כדי להעלות את ערכו.
ישנה נטייה להתבלבל בין המונח Upcycling (שימוש חוזר) לבין המונח Recycling (מחזור), אך למעשה מדובר בשני מונחים עם משמעויות שונות. מחזור פירושו הפיכת זבל לחומרי גלם שניתן להשתמש בהם על מנת ליצור מוצרים חדשים. לעומת זאת, ב- Upcycling לא הופכים מוצרים ישנים לחומרי גלם, אלא משחזרים אותם בצורה שונה או עם תוספת.
Upcycling והפרת דיני קניין רוחני
ביצוע Upcycling במוצרים הנושאים סימן מסחר או תוכן המוגן על ידי קניין רוחני אחר, על ידי צד שלישי שאינו הבעלים של אותו סימן מסחר או הקניין הרוחני, עשוי ליצור בעיות משפטיות כאשר המוצר שבו נעשה Upcycling נמכר על ידי אותו צד שלישי. חברה שמוכרת מוצרים שנעשה בהם Upcycling עשויה להיות חשופה לתביעות בגין הפרה של סימני מסחר או זכויות אחרות.
הזכויות העיקריות שיש לתת להן את הדעת בהקשר זה הן: סימני מסחר, גניבת עין, זכויות יוצרים ועיצובים.
מהי הפרה של סימן מסחר?
פקודת סימני המסחר מגדיה הפרה של סימן כ"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו גדר; (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום הטובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו גדר". כדי להראות כי מתקיימת הפרה ליטרלית (הפרה בשימוש בסימן זהה) לפי סעיף קטן (2), יש להצביע על כך שהמפר עשה שימוש בסימן המסחר הרשום. ואילו לצורך הבחינה האם התקיימה הפרה ביחס לסימן דומה שאינו זהה, נקבע בפסיקה "המבחן המשולש" הבוחן דמיון מטעה בין הסימן הרשום לבין הסימן המפר.
כך למשל, נניח שחברה מסוימת עשתה Upcycling בחולצה הנושאת את סימניה המסחריים של אדידס, ואותה חברה הוסיפה לחולצה את סימן המסחר שלה או תוכן אחר משלה. אדידס יכולה לטעון שהמוצר שנעשה בו Upcycling הוא מוצר חדש ושונה אשר יוצר רושם מוטעה לפיו מוצר זה שייך לאדידס עצמה או נוצר בחסותה או באישורה.
מהו דילול של סימן מסחר?
טענה נוספת שיכולה לעלות היא ביחס לדילול סימן המסחר. תכליתה של דוקטרינת הדילול, כפי שנקלטה במשפט הישראלי (בסעיף 46א לפקודת סימני המסחר), היא להגן על סימני מסחר שרכשו לעצמם הכרה בין-לאומית ומוניטין עוצמתי, מפני ניצולם בידי גורם זר. דילול מוניטין הוא למעשה מצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר כאמור, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להנחיל לצרכניו. כדי שתקום עילה מכח דוקטרינת דילול מוניטין אין צורך להוכיח כי התקיימה הטעיה. אולם אין בכך כדי לייתר את הדרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין שרכש הסימן הרשום כתוצאה משימוש בסימן האחר, בשל יצירת זיקה כלשהיא בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה – ראו לעניין זה תא (מחוזי ת"א) 45192-12-14 Societe Des Produits Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ (פורסם בנבו, 2.3.2017).
כך למשל, נניח שחברה מסוימת עשתה Upcycling בנעל הנושאת את סימניה המסחריים של נייקי, ואותה חברה צבעה והוסיפה ציור חדש על הנעל. נייקי תוכל לטעון שהמוצר שנעשה בו Upcycling הוא מוצר שאינו תואם את הקו העצובי שלה, מוצר פחות ערך המדלל את המוניטין שלה בסימני המסחר שלה. הדילול מתרחש הן בעת המכירה והן כאשר הצרכן מסתובב עם המוצר החדש שעבר Upcycling .
Upcycling והפרת זכויות יוצרים ועיצובים
לצד הסיכון הנובע מהפרה של סימני מסחר, קיים גם סיכון מהפרה של זכויות יוצרים ועיצובים.
כך למשל, במצב ובו פריט מסויים מוגן בעיצוב רשום, הפרה של עיצוב אינו כולל רכיב הכרחי של הטעייה, ולכן שימוש במוצר המוגן כעיצוב רשום יכול להוות הפרה.
כך גם למשל, במצב בו פריט מסויים כולל ציור המוגן בזכות יוצרים (לסקירה מלאה בנושא זה ראו עא 1248/15 Fisher Price Inc נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ (פורסם בנבו, 31.8.2017)), גם הפרה של זכות יוצרים אינה כוללת רכיב הכרחי של הטעייה, ולכן שימוש במוצר הכולל רכיב המוגן בזכויות יוצרים יכול גם הוא להיחשב כהפרה.
איך להקטין את הסיכון?
דרך המלך להקטנת הסיכון המשפטי היא גילוי מלא כי מדובר במוצר שנעשה בו Upcycling. גילוי שכזה עשוי לסייע בהפחתת החשיפה לתביעות הפרה של זכויות קניין רוחני וכן עשויים לשלול את החשש להטעיה בעת המכירה. אולם, גילוי שכזה אנו שולל את הסיכון מאחר ויכול להיות מצב של הפרת דיני קניין רוחני גם כשאין הטעייה.
דרך נוספת היא פנייה לקבלת אישור מבעל הזכות, הסיכון בדרך זו הוא שככל ובעל הזכות יסרב לתת רשות, יהיה בפנייה משום הודאה בכך יש צורך ברשותו של בעל הזכות. היתרון המרכזי בקבלת רשות היא ביטול מוחלט של הסיכון המשפטי הקיים בפעולת ה Upcycling.
הפרת קניין רוחני ודוקטרינת המכירה המקורית (The first sale doctrine)
בעלים של זכות קניין רוחני בכלל וזכות בסימן מסחר בפרט רשאי למנוע מאחרים לעשות שימוש בזכויות שלו. כך למשל, על מנת להוכיח הפרת סימן מסחר, הבעלים של הסימן נדרש להראות שבבעלותו סימן מסחר תקף, שהמפר השתמש באותו סימן מסחר או בסימן דומה ללא הסכמתו, ושהשימוש בסימן המסחר יוצר חשש להטעיה.
עם זאת, שימושים מסוימים בסימני מסחר או בקניין רוחני הינם מותרים גם ללא הסכמת הבעלים.
כך למשל, דוקטרינת המכירה המקורית (The first sale doctrine) מאפשרת למכור מחדש מוצרים הנושאים קניין רוחני של מישהו אחר מבלי לבקש את הסכמתו של הבעלים, כל עוד המוכר מחזיק במוצר המקורי באופן חוקי. הרציונל העיקרי מאחורי דוקטרינת המכירה המקורית הינו להבטיח שהבעלים של הקניין הרוחני מרוויח רק פעם אחת בעד המכירה של כל פריט.
בדיני סימני המסחר, דוקטרינת המכירה המקורית משמעותה שברגע שמוצר מקורי וממותג נמצא בתוך המסחר, ההגנה על סימן המסחר מוצתה. לאחר המיצוי, מכירה של מוצרים מקוריים ללא הסכמת בעל סימן המסחר אינה מפרה את סימן המסחר, למעט מכירות בהן המוכרים מציגים עצמם כסוכנים רשמיים של בעל סימן המסחר.
הדוקטרינה מחייבת את המוכרים בשנית של מוצרים שנושאים סימני מסחר שלא למכור את המוצרים באופן שירמוז לצרכנים שהם קשורים לבעל הסימן. דוקטרינת המכירה המקורית מציבה את אותה שאלה שעומדת בבסיס הפרת סימן מסחר – האם ישנו חשש להטעיה בקרב הצרכנים?
אם לא קיים חשש להטעיה, יש לשאול האם מתקיים אחד החריגים לדוקטרינה: החריג הראשון הינו חריג ההבדל המהותי – הסחורות שמוכר הנתבע שונות מהותית מהסחורות של התובע. החריג השני הינו חריג מכירה ראשונה בלתי מורשית – למשל כאשר הנתבע רכש את המוצרים ישירות מהיצרן של בעל הסימן.
נניח שחברה א' עושה Upcycling במוצר מקורי שנושא את סימני המסחר של חברה ב'. בהתבסס על דוקטרינת המכירה המקורית, סביר להניח שהמוצר שנעשה בו Upcycling לא יפר את סימני המסחר של חברה ב'. עם זאת, מוצר שנעשה בו Upcycling, הינו שונה מטבעו מהמוצרים המקוריים הנושאים את סימן המסחר, וזהו אחד החריגים לדוקטרינת המכירה המקורית.
בשנת 2018, Chanel (שאנל) הגישה תביעה נגד What Goes Around Comes Around (WGACA), בגין, בין היתר, זיוף והפרת סימן מסחר (Chanel, Inc. v. What Goes Around Comes Around, LLC ((1:18-cv-02253) (14.03.18). שאנל טענה ש-WGACA הטעתה את הצרכנים להאמין שיש קשר רשמי בינה לבין שאנל. בית המשפט המחוזי של המחוז הדרומי של ניו יורק קבע ש-WGACA עשתה יותר מאשר רק מכירה חוזרת של סחורה מקורית שכן היא טענה שהיא מוכרת בשמה של שאנל ולכן פסק כי מתקיימת הפרה של סימני המסחר של שאנל.
הגנת שימוש אמת ביחס לסימן מסחר
שימוש מותר נוסף בסימני מסחר הוא שימוש אמת. שימוש בסימני מסחר של אחר יכול להיות מותר בהתאם לסעיף 47 לפקודת סימני המסחר שקובע הגנה על "שימוש אמת": "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
על פי סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, אדם רשאי להשתמש בסימן לשם ציון הגדר המהותי של מהותו או איכותו של המוצר.
בפסיקה נקבעו שלושה מבחנים על מנת לבחון האם שימוש הוא "שימוש אמת". את שלושת המבחנים ניתן לחלק לשני סוגים. הסוג הראשון עניינו חשש להטעיית הצרכן לגבי קשר מסחרי כלשהו בין בעל הסימן לבין מי שמשתמש בו. הסוג השני עניינו מידתיות השימוש. סוג זה כולל שני מבחנים: האם השימוש בסימן המסחר הוא "הכרחי", והאם הוא אינו חורג מהנדרש "באופן סביר והוגן".
עם זאת, בעניין ע"א 8668/19 CHANEL נ' סנט וויש בע"מ (פורסם בנבו, 31.10.2021), בו בוקבקו מחדש בשמים ממותג המערערת, ונמכרו על ידי המשיבה במחיר נמוך יותר ממחיר הבקבוק המקורי, בית המשפט הסביר כי שימוש בסימן מסחר הוא לעולם אינו "הכרחי" במובן החזק של המילה, והכוונה היא האם השימוש מוצדק מבחינה עניינית, כלומר האם יש קשר אמיתי בין המשתמש או המוצר שלו לבין סימן המסחר הרשום. אין היתר גורף להשתמש בסימן מסחר, גם אם לא הוכח חשש להטעיה, אך גם אין איסור גורף להשתמש בו. יש לבחון את נסיבות השימוש בסימן המסחר, את טיב השימוש בו ואת מידתיותו.
כמו כן, באותו עניין נקבע כי אם יתברר כי קיים הבדל בתכונות הבשמים, הצרכן ייחס בטעות לבשמיה של המערערת תכונות לא נכונות. אמנם לא מדובר בחשש הרגיל להטעיה משום שלא מדובר במקור המוצר אלא בתכונותיו, אך אין הבדל של ממש בין שני סוגי ההטעיות. המשותף לשתיהן הוא הציפיה של הצרכן, שרשאי להסתמך על סימן המסחר כאינדיקציה לתכונותיו ואיכותו של המוצר או השירות. לפיכך, למרות שלא קיים חשש להטעיה ביחס לתהליך העברת הבושם, עדיין מתעורר חשש להטעיה ביחס לתכונות הבושם של המערערת. לפי הפסיקה, חשש להטעיית הצרכן שולל את ההגנה של שימוש אמת.
קרי הגנת שימוש אמת ביחס ל Upcycling , גם היא הגנה יחסית התלויה בנסיבות המקרה ובשאלת ההטעיה של הצרכן.
