בע"א 1248/15 Fisher Price Inc. ו-Mattel Inc. נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ ואח' (בית המשפט העליון, 31.8.2017), קיבל בית המשפט בחלקו, בחוות דעת המשנה לנשיאה (בדימ') אליקים רובינשטיין, את הערעור על דחיית תביעת הקניין הרוחני בקשר לכיסא נדנדה לתינוק. נקבע כי הכיסא כמוצר תעשייתי אינו נהנה בנסיבות המקרה מהגנת זכות יוצרים, אך איור האריה שעל הריפוד וחוברת ההדרכה הם יצירות מוגנות שהזכויות בהן הופרו. התיק הוחזר למחוזי לקביעת הסעדים.
כותבים: יונתן דרורי ואביחי גלבוע
ערעור שהוגש על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת (בת"א 39534-02-12) מיום 8.1.2015, מפי השופט יוסף בן-חמו, בו נדחתה תביעה שהוגשה על-ידי חברת Fisher Price וחברת Mattel כנגד חברת דוורון – יבוא ויצוא בע"מ ומנהליה, אהרון שטיין ודוד בן שושן, בגין הפרת זכויות יוצרים בכיסא נדנדה. הערעור נדון בבית המשפט העליון, בפני השופטים אליקים רובינשטיין, חנן מלצר ועוזי פוגלמן. ביום 31.8.2017 ניתן פסק הדין בתיק המקבל את הערעור בחלקו.
העובדות: המערערות הגישו תביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבים לייצר, לייבא, להפיץ ולמכור כיסא נדנדה לתינוק, המהווה, על-פי הנטען, העתק מדויק של כיסא נדנדה לתינוק מתוצרת המערערות, על כל מרכיביו, לרבות הריפוד המצויר של כיסא זה וחוברת ההדרכה שלו, וכן תביעה כספית לאחר מתן חשבונות, שעילתה טענות להפרת זכויות יוצרים, גניבת עין, הפרת סימן מסחר ועשיית עושר ולא במשפט. המערערות העמידו את תביעתן הכספית על סך של 750,000 ₪, מטעמי אגרה.
לטענת המערערות, המשיבים מייצרים, מייבאים ומפיצים כיסא נדנדה לתינוק שהוא העתק מדויק של כיסא הנדנדה מתוצרתן, ומשווקים אותו בישראל בכשני שליש ממחירו של כיסא הנדנדה מתוצרתן, תחת השם "Infanti", תוך הפרה בוטה וגסה של זכויות הקניין הרוחני שלהן.
בית המשפט המחוזי בנצרת דחה את התביעה ומכאן הליך זה.
פסק הדין של בית המשפט קמא: בפסק דינו דחה בית המשפט קמא את עמדת המערערות, וקבע כי לא שוכנע שהמשיבים הפרו את זכויות הקניין הרוחני של המערערות בכיסא הנדנדה כיצירה תלת ממדית, בריפוד המצויר של כיסא זה ובחוברת ההדרכה שלו, לרבות זכויות יוצרים, גניבת עין, הפרת סימן מסחר רשום ועשיית עושר ולא במשפט.
בנוסף, חייב בית המשפט את המערערות לשלם למשיבים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪.
לפסק הדין בבית המשפט המחוזי בנצרת – ראו מאמר זה.
תוצאות הערעור: הערעור התקבל בחלקו על-פי פסק דינו של המשנה לנשיאה (בדימ') אליקים רובינשטיין, בהסכמת השופט עוזי פוגלמן והשופט חנן מלצר (למעט דעת מיעוט של מלצר בסוגיית עוולת גניבת העין).
בית המשפט העליון מקבל את קביעת בית המשפט קמא, לפיה כיסא הנדנדה אינו זכאי על-פי הדין להגנת זכות יוצרים מכיוון שניתן היה להגן עליו באמצעות רישום מדגם.
עם זאת, בניגוד לבית המשפט קמא, קובע בית המשפט העליון כי ציור האריה עומד במבחנים הקבועים בחוק והוא זכאי להגנת זכות יוצרים.
בנוסף, בניגוד לבית המשפט קמא, בית המשפט העליון קבע כי המשיבים הפרו את סימן המסחר הרשום של המערערות, אף שלא הוכחה כוונת הטעיה. נפסק כי תום לב אינו שולל כשלעצמו אחריות להפרת סימן מסחר, וכי הפקודה אינה מקנה פיצוי ללא הוכחת נזק. המערערות לא הניחו תשתית להוכחת נזק שנגרם עקב השימוש בסימן הזעיר שבחוברת ההדרכה; בית המשפט ציין שהנזק, אם נגרם, היה נמוך מאוד וייתכן שמדובר בזוטי דברים. לכן לא נפסק סעד מכוח עילת הפרת הסימן.
השופט מלצר, בדעת מיעוט, סבר כי הוכחו גם יסודות עוולת גניבת העין: מוניטין וחשש להטעיה. דעת הרוב דחתה את העילה, אך נימוקי שני שופטיה לא היו זהים. המשנה לנשיאה רובינשטיין קבע כי המערערות לא הוכיחו את המוניטין הנדרש ביחס לכיסא הנדנדה. השופט פוגלמן היה נכון להניח כי הוכח מוניטין של היצרנית Fisher Price, אך קבע כי לא הוכח חשש סביר להטעיה בעת רכישת הכיסא, בין היתר לנוכח ההבדלים בין האריזות והסימון הבולט של היצרנים.
נפסק כי יש להחזיר את ההליך לערכאה הדיונית לשם הכרעה בעניין הסעדים המתאימים בגין ההפרה הישירה של זכות היוצרים בציור האריה ובחוברת ההדרכה.
בנוסף, חייב בית המשפט את המשיבים לשלם למערערות הוצאות בסך של 30,000 ₪.
הערת DWO: המדובר בפסק דין ראשון בסוגו שיצר הלכה בסוגיה של הגנת זכות יוצרים ביצירה דו-ממדית המקובעת על גבי חפץ. בית המשפט העליון יוצר את מבחן ההפרדה, על מנת לבחון האם היצירה יכולה להתקיים בנפרד מהחפץ ובכך לראות בה יצירה נפרדת הראויה ליהנות מהגנת זכות יוצרים, אנו סבורים כי מבחן זה הינו מבחן ראוי ורצוי אשר מדגים יישום של מערכות דינים שונות מעולם הקניין הרוחני המתקיימות זו לצד זו על מוצר אחד.
לפסק הדין המלא ראו: ע"א 1248/15 Fisher Price Inc נ. דוורון – יבוא ויצוא בע"מ
נקודות מרכזיות שנדונו בערעור:
היחס בין דיני המדגמים ודיני זכות יוצרים
התכליות העומדות בבסיס מערכות הדינים דומה, עם זאת כל מערכת דינים מקנה הגנה בעלת אופי שונה. כך למשל, בעל זכות יוצרים נהנה מן הזכות הבלעדית להשתמש ביצירה, בין אם ייצור עותקים ממנה ובין אם הצגתה בפומבי וכיו"ב'.
כמו כן, שני יוצרים שונים יכולים, בתיאוריה, ליצור באופן עצמאי, לא העתקה, יצירות אמנותיות זהות, וכל אחד מהם ייהנה מהגנת זכות יוצרים. לעומת זאת, בעל מדגם זכאי למנוע מאחרים את השימוש במדגם, ייצורו מכירתו וכיו"ב'. במידה ושני אנשים שונים מעצבים מדגם זהה, במנותק אחד מהשנייה, הראשון שירשום את עיצובו כמדגם ייהנה מהגנת דיני המדגמים ויהיה בכוחו למנוע מאחרים, כולל אותו אדם שהגיע לעיצוב זהה באופן עצמאי ומנותק ממנו, לעשות שימוש כלשהו במדגם.
הבדל נוסף בין מערכות הדינים הוא משך תקופת ההגנה, אשר קצר משמעותית במדגמים. במשטר המדגמים שקדם לחוק העיצובים תקופת ההגנה הייתה עד 15 שנה. לפי חוק העיצובים, התשע"ז-2017, שנכנס לתוקף באוגוסט 2018, ניתן להאריך את תוקפו של עיצוב רשום עד ל-25 שנה. ככלל, זכות יוצרים עומדת בתוקף בחיי היוצר ובמשך 70 שנים לאחר מותו, בכפוף להוראות הדין.
במשטר המדגמים הישן ההגנה על מדגם הייתה טעונה רישום, ואילו זכות יוצרים אינה טעונה רישום. מאז כניסת חוק העיצובים לתוקף, הדין הישראלי מכיר גם בהגנה על עיצוב לא רשום, לצד ההגנה על עיצוב רשום, בהתקיים תנאי החוק.
השופט רובינשטיין בפסיקתו היסודית סוקר את החוקים השונים, דברי ההסבר לחוקים, פרוטוקולים מדיונים של ועדת הכלכלה, פסיקות שונות בנושא זה, ומעלה את הסתירות הקיימות בין הפסיקות, כמו הגישות השונות בנוגע לחפיפה בית שתי מערכות הדינים. לבסוף, הוא מגיע למסקנה שהמחוקק משתדל להשאיר את סיווגי הקניין הרוחני בקטגוריות לעצמן, ולהגיע עד כמה שאפשר למצב בו "אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה" (בבלי יומא ל"ח, ב'). מכיוון שניתן היה לרשום את כיסא הנדנדה בשלמותו כמדגם, והמערערות בחרו שלא לעשות כן, והוא מיוצר באופן תעשייתי, לא ניתן להעניק הגנה לכיסא הנדנדה כולו מכוח דיני זכות יוצרים, למרות שדעה זו אינה נוחה עקב הדמיון הרב בין הכיסאות אך אלה הן הוראות החוק.
יצירות אמנות המקובעות על גבי חפץ: הלכה חדשה
השאלה האם ניתן להעניק זכות יוצרים לחלק מחפץ אשר היה כשיר להירשם כמדגם, הינה שאלה הנגזרת משאלת החפיפה בין מערכות הדינים. הגבול בין עיצוב החפץ שהינו חלק מהמדגם לבין יצירה המוטבעת על גבי החפץ אינה פשוטה כלל, ובתי המשפט בישראל טרם נדרשו לסוגיה זו.
בית המשפט העליון לא רואה מקום לפסול מראש הכרה בזכות יוצרים על יצירה המקובעת על גבי מוצר תעשייתי, לשון החוק אף אינה סותרת זאת, ונראה כי אף היועץ המשפטי לממשלה אינו חולק על כך.
עם זאת, בנוגע למבחן שבמסגרתו ייקבע האם יצירה על גבי מוצר זוכה להגנת זכות יוצרים או לא, שונה דעתו של בית המשפט העליון מדעתו של היועץ המשפטי לממשלה. כאן המקום להזכיר, כי בית המשפט קמא לא התייחס באופן ישיר לשאלה זו, שכן לגישתו ריפוד כיסא הנדנדה ועליו ציור האריה "נבלעים" בכיסא כולו, ומרגע שנקבע כי אינו זכאי להגנת זכות יוצרים, הדבר תקף גם ליצירה המוטבעת עליו.
המבחן אותו מציע בית המשפט העליון כדי שתוענק הגנת זכות יוצרים ביצירה דו-ממדית המקובעת על גבי חפץ, ואותה יצירה כשלעצמה אינה מוגנת על-פי המצב החוקי הקיים, נדרש כי ניתן יהיה להפריד בין היצירה לבין החפץ, בדומה, במידה מסוימת, למבחן במשפט האמריקני. לשם כך יש לצלוח שלושה שלבים:
א. מבחן א – האם החפץ כשיר להירשם כמדגם? תשובה חיובית תעביר אותנו לשלב השני, ואילו תשובה שלילית תעביר אותנו לשלב השלישי; נפסק כי אין חולק כי כיסא הנדנדה כשיר להירשם כמדגם ולכן בית המשפט עובר לבחון את השלב השני.
ב. מבחן ב – השלב העיקרי – האם ניתן להפריד את היצירה מהחפץ; מבחן ההפרדה. ישנו מבחן ההפרדה הפיסית ומבחן ההפרדה המהותית.
ג. מבחן ג – האם היצירה זוכה להגנה כיצירת אמנות לפי חוק זכות יוצרים.
מבחן ב – מבחן ההפרדה הפיסית ומבחן ההפרדה המהותית
דוגמה ליצירה הניתנת להפרדה פיסית, למשל, היא סמל מכונית אשר ניתן להפרידו ממכסה המנוע של הרכב מבלי להרסו או לפגוע במכונית עצמה. עם זאת, לא תמיד ניתן יהיה לבצע הפרדה פיסית של היצירה מהחפץ, ובכל זאת, ניתן יהיה להעניק ליצירה הגנה מכוח זכות יוצרים, זאת באמצעות מבחן ההפרדה המהותית.
בית המשפט העליון מציג דוגמאות שונות, בהן ניתן לבצע הפרדה של יצירה מחפץ, באמצעות מבחן ההפרדה המהותית, בהן ניתן להעניק ליצירה הגנה מכוח זכות יוצרים: הדפס על גבי חולצה; עיטור על גבי טפט; וקישוט על גבי כלי מטבח. בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון האמריקאי, הוחלט בדעת הרוב כי מבחן ההפרדה הפיסית אינו נחוץ, שכן לשון החוק מלמדת כי ההפרדה הנדרשת היא מהותית בלבד (Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc, p. 15 of the majority opinion, delivered by Justice Thomas (U.S. Mar. 22, 2017)).
דעת המיעוט הייתה בגישה אחרת, לפיה ניתן לעשות שימוש במבחן ההפרדה הפיסית, בנוסף למבחן ההפרדה המהותית, זאת הם למדים מדברי ההסבר לחוק. לגישת השופט רובינשטיין יש מקום למבחן ההפרדה הפיסית בנוסף למבחן ההפרדה המהותית, עם זאת, החוק בישראל שותק בסוגיה זו והוא משאיר זאת בצריך עיון, מכיוון שהדבר אינו נדרש באותו עניין, ומכל מקום, מבחן ההפרדה הפיסית הוא לכל היותר משני למבחן ההפרדה המהותית, גם על-פי השכל הישר.
המלומדת ש' פרלמוטר מציינת בספרה,Shira Perlmutter, Conceptual Separability and Copyright in the Designs of Useful Articles 37 J. Copyright Soc’y U.S.A 339 (1990), מספר מבחנים אשר שימשו את בתי המשפט האמריקניים בבואם להכריע האם יצירה אמנותית ניתנת להפרדה קונספטואלית: הניתן לשווק את היצירה בנפרד כיצירת אמנות; האם היצירה שווקה במקור כיצירת אמנות; האם היצירה נוצרה במקור כיצירת אמנות.
השופט רובינשטיין בוחר לאמץ, בשינויים המחויבים, את המבחן שהוצע על-ידי משרד זכויות היוצרים האמריקני אשר פורסם במדריך האמריקני הממשלתי לזכויות יוצרים לפיו, ניתן "להפריד מהותית" את היצירה מהחפץ אם היצירה יכולה להתקיים בנפרד מהחפץ, כשרטוט נייר או כפסל תלת ממדי למשל, מבלי להרוס את צורתו הבסיסית של החפץ. לעומת זאת, אם על-ידי הרכבה מחדש של היצירה נוצר גם החפץ, אזי שאין להכיר בזכויות יוצרים ביצירה.
ציור האריה יכול להתקיים בנפרד מכיסא הנדנדה ועדיין להיראות כיצירה, וכן צורתו הבסיסית של כיסא הנדנדה, החפץ, נשמרת. יתרה מכך, דמות האריה אף מופיעה על מוצרים נוספים של המערערות, בנפרד מכיסא הנדנדה. על כן, היצירה צולחת את השלב השני ויש לעבור לשלב השלישי.
מבחן ג – האם היצירה זוכה להגנה כיצירת אמנות לפי חוק זכות יוצרים?
האם ציור האריה נחשב ליצירה אמנותית לפי חוק זכות יוצרים? סעיף 4(א)(1) לחוק זכות יוצרים קובע כי תהא זכות יוצרים ב"יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי". ציור האריה עונה על הגדרת "יצירה אמנותית" בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים. בית המשפט העליון בוחן האם ציור האריה עונה על דרישת המקוריות, על מנת שיוכל להיחשב כיצירה הזכאית להגנת מכוח חוק זכות יוצרים, לפי שלושה מבחני משנה: מבחן ההשקעה, מבחן היצירתיות ומבחן המקור, ומגיע למסקנה שהציור אכן צולח את המבחנים ונושא זכות יוצרים.
הפרה ישירה
בית המשפט קמא קבע, כי לא הוכח שהמשיבים הם אלה שייצרו את כיסא הנדנדה כמכלול, את הריפוד עליו ציור האריה ואת חוברת ההדרכה, תוך התעלמות מטענתם הקודמת של המשיבים במסגרת בקשה בהליך הקובלנה הפלילית, שם במסגרת תצהירים שהוגשו נטען על-ידי המשיבים שהם מייצרים את המוצרים במפעלים בסין, ובעצם הצהירו על מעורבותם בייצור.
בית המשפט העליון חולק על דעתו של בית המשפט קמא, וקובע כי המשיבים מושתקים מהטענה כי לא ייצרו את כיסא הנדנדה, זאת בהסתמך על הצהרותיהם של המשיבים בהליך הפלילי והצהרותיהם בהליך זה.
אין אדם יכול לטעון דבר והיפוכו, ובתי המשפט אינם "תכנית כבקשתך", שאדם מצהיר בהם עובדות שונות לפי נוחותו.
הפרה עקיפה והגנת מפר תמים בזכויות יוצרים
בית המשפט העליון הוסיף, למעלה מן הצורך, שגם אילו התקבלה גרסת המשיבים שלפיה היו יבואנים ומשווקים בלבד ולא שותפים לייצור, ניתן היה להטיל עליהם אחריות להפרה עקיפה לפי סעיף 48 לחוק זכות יוצרים. הוראה זו חלה על פעולות כגון מכירה, הפצה מסחרית וייבוא של עותקים מפרים, כאשר הנתבע ידע או היה עליו לדעת כי מדובר בעותקים מפרים; להבדיל מהפרה ישירה, שהאחריות בגינה אינה מותנית בהוכחת מודעות להפרה.
המשנה לנשיאה רובינשטיין מצא כי גם הדרישה למודעות ממשית או קונסטרוקטיבית הייתה מתקיימת בנסיבות המקרה: הכיסאות נמכרו במחיר נמוך משמעותית ממחיר המוצר המקורי, המשיבים התחמקו ממתן תשובות על קשריהם עם יצרנית Infanti, והם היו גורמים ותיקים ומנוסים בתחום מוצרי התינוקות. קביעה זו בדבר ההפרה העקיפה הייתה חלופית, שכן בית המשפט מצא שהמשיבים היו שותפים לייצור במובן המסחרי ולכן ביצעו הפרה ישירה.
סעיף 58 לחוק, העוסק ב״מפר תמים״, אינו מקנה הגנת תום לב כללית למי שלא ידע שהוא מעתיק יצירה של אחר. זהו חריג מצומצם לחיוב בפיצויים כאשר המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת כי קיימת זכות יוצרים ביצירה. העליון הבהיר שאין להחיל אותו כתחליף לדרישת המודעות הקבועה בהפרה עקיפה לפי סעיף 48, ושבעניינם של המשיבים אף לא התקיימו התנאים המצומצמים לפטור מפיצויים בגין ההפרה הישירה.
אין הגנת תום לב בגין הפרת סימן מסחר
כאמור, בית המשפט קמא הגיע למסקנה שהמשיבים לא הפרו את סימן המסחר של המערערות, בטענה כי המשיבים פעלו בתום לב.
בית המשפט העליון חולק על מסקנה זו, שכן לשון החוק והפסיקה אינן תומכות בבחינת היסוד הנפשי של המפר במסגרת תביעה להפרת סימני מסחר. על-פי ההלכה הפסוקה, ברגע שמדובר בסימן מסחר זהה, כפי שהתרחש בעניין זה, ולא בסימן מסחר דומה, אין צורך לבדוק את קיומה של הטעיה כדי להטיל אחריות. על כן, משמדובר בהפרה של סימן מסחר רשום, לא היה מקום לבחון את תום הלב של המפר, ומכיוון שמדובר בשימוש בסימן מסחר זהה, גם לא היה צורך לבחון קיומה של הטעיה או חשש להטעיה.
סימן המסחר הרשום של המערערות הופיע בחוברות ההדרכה של המשיבים, ועל כן יש במעשיהם של המשיבים הפרה לפי פקודת סימני המסחר.
אין פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת סימן מסחר
פקודת סימני מסחר אינה מקנה בגין הפרת סימן רשום סעד של פיצוי ללא הוכחת נזק. בית המשפט קבע שהמערערות לא הניחו תשתית ראייתית להוכחת נזק שנגרם להן מן השימוש בסימן בחוברת ההדרכה. הסימן הופיע רק על שרטוטים בחוברת, בגודל שקשה להבחין בו בעין בלתי מזוינת; לכן צוין שהנזק, אם נגרם, נמוך מאוד, וייתכן שההפרה היא בגדר זוטי דברים. אף שנקבעה הפרה של סימן המסחר, לא נפסק למערערות סעד מכוחה.
גניבת עין
בית המשפט העליון דחה, בדעת רוב, את עילת גניבת העין, המותנית לפי סעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות בהוכחת שני יסודות מצטברים: מוניטין וחשש סביר להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או לקשר בינם לבין עוסק אחר. השופטים רובינשטיין ופוגלמן הגיעו לאותה תוצאה, אך השופט פוגלמן נימק את דחיית העילה בעיקר בהיעדר חשש להטעיה, ולא בשל היעדר מוניטין של היצרנית.
יסוד המוניטין
הפסיקה מבחינה בין מוניטין של היצרן, המקרין על תדמית מוצריו, לבין מוניטין של המוצר עצמו, גם כאשר היצרן אינו מוכר לציבור. המשנה לנשיאה רובינשטיין קבע כי המערערות לא הוכיחו את הזיקה הנדרשת בין כיסא הנדנדה לבין היצרנית, ולכן לא עמדו בנטל להוכחת המוניטין ביחס למוצר מושא התביעה.
השופט פוגלמן הבחין בין שני סוגי המוניטין: הנתון בדבר מכירת כ-5,000 כיסאות נדנדה בשנה, ללא נתוני נתח שוק והשוואה למתחרים, לא הוכיח לדעתו מוניטין עצמאי של הכיסא. לעומת זאת, לנוכח הראיות בדבר היקף מכירותיה ופרסומה של Fisher Price בישראל, הוא היה נכון להניח כי הוכח מוניטין של החברה העשוי להקרין גם על הכיסא. למרות הנחה זו, הוא קבע שהמערערות לא הוכיחו את יסוד ההטעיה.
השופט מלצר סבר כי המערערות עמדו בנטל להוכיח את יסודות העוולה. המערערת 1, חברת פישר פרייס, על-פי הצהרתה, הינה החברה הגדולה בעולם למוצרי תינוקות ומוצרי טרום בית ספר, כאשר היקף המכירות השנתי שלה בישראל עומד על 10,000,000 ₪ במכירה סיטונאית, וכ-20,000,000 ₪ במכירה קמעונאית. כן הוצהר, כי נציגת המערערות בארץ, חברת Sakal Toys, מוציאה מידי שנה סכומי עתק עבור על תקציב הפרסום של מוצרי פישר פרייס, הכולל פרסומות בטלוויזיה, באינטרנט ובקטלוגים מודפסים. כך, הוכח המוניטין הרב של המערערות, ומעבר לכך, הוכח המוניטין של המוצר עצמו – כיסא הנדנדה, אשר הוצגו לגביו נתונים אודות היקף המכירות שלו בישראל העומד על כ-5,000 יחידות בשנה.
יסוד ההטעיה
אף יסוד ההטעיה מתקיים לגישתו של השופט מלצר, כאשר הוא בוחן את התקיימותו לפי מבחן הדומה למבחן המשולש אשר נהוג ליישם בעילה של הפרת סימן מסחר: א. המראה והצליל; ב. סוג הסחורות וסוג הלקוחות; ג. יתר נסיבות העניין. יישום המבחן מוביל, לפי גישתו של השופט מלצר, להתקיימות יסודות עוולת גניבת עין.
השופט מלצר פוסק כי בשונה מפקודת סימני המסחר, סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק לתובע פיצוי בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 ₪.
לעומת השופט מלצר, השופט פוגלמן הדגיש כי חשש ההטעיה נבחן בנסיבות הרכישה. אף שהכיסאות דומים מאוד, אריזותיהם שונות באופן בולט, ועל כל אחד מהם ועל אריזתו מופיע שם יצרן אחר. לדעתו, צרכן המבקש לרכוש כיסא של Fisher Price לא היה צפוי לטעות ולרכוש את כיסא Infanti. משכך הצטרף פוגלמן לתוצאה של רובינשטיין ודחה את עילת גניבת העין. המחלוקת בין שופטי ההרכב נגעה אפוא גם להוכחת המוניטין וגם לשאלת החשש להטעיה; עמדת מלצר, שלפיה התקיימו שני היסודות, נותרה בדעת מיעוט.
עשיית עושר ולא במשפט
כמו כן, נקבע כי המערערות אינן זכאיות לפיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. על מנת שתקום זכות השבה על-פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, יש לעמוד בשלושת יסודותיה של העילה: א. התעשרות; ב. כי התעשרות זו היא על חשבון הזולת; ג. שלא על-פי זכות שבדין. בנוסף, נדרש שיתקיים "יסוד נוסף". המערערות טענו להתקיימותו של "היסוד הנוסף" בכלליות מבלי להתייחס לקריטריונים השונים שנקבעו בהלכת א.ש.י.ר. כתוצאה מכך, אמות מידה מרכזיות הדרושות להוכחת התקיימותו של "היסוד הנוסף" לא הוכחו, ביניהן, מידת ההשקעה בכיסא הנדנדה.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
בסמוך לדיון שנערך, הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו להליך והוגשה עמדה מטעמו. היועץ המשפטי לממשלה ביקש להאיר מספר סוגיות משפטיות אשר עלו בפסק דינו של בית המשפט קמא. עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה תואמת לגישתו של בית המשפט קמא שקבע כי לכיסא הנדנדה אין זכות יוצרים בשל היותו מדגם. כמו כן, מסכים היועץ המשפטי לממשלה גם עם הקביעה כי לריפוד כיסא הנדנדה אין זכות יוצרים, אולם מנימוקים שונים מאלו של בית המשפט קמא.
לגישתו, החפיפה שבין דיני המדגמים לדיני זכות יוצרים מוסדרת בסעיף 7 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. על-פי פרשנותו של היועץ המשפטי לממשלה, סעיף 7 אינו מבדיל בין מדגם רשום למדגם לא רשום, ועל כן מדגם יוכל ליהנות מהגנת זכות יוצרים רק בהתקיימם של מספר תנאים מצטברים: א. לא הוגשה בקשה לרישום המדגם; ב. לא מדובר במדגם המשמש לייצור תעשייתי; ג. המדגם אינו מכוון לייצור תעשייתי. לשיטתו, השאלה האם המדגם כשיר מלכתחילה לרישום לפי פקודת הפטנטים והמדגמים אינה רלוונטית לעניין זה.
בנוסף, מתייחס היועץ המשפטי לממשלה להיקף תחולתו של סעיף 7 לחוק זכות יוצרים על מדגם שהוא יצירה תלת ממדית. יש לתחום את היקף הגנת זכות היוצרים הנשללת להיקף ההגנה הניתנת למדגם, עליו מוטבעת היצירה, על-פי דיני המדגמים. דהיינו – בהנחה שמדגם נרשם בסוג מסוים, ויצרן מתחרה מייצר מוצר, הנושא את הדמות המוגנת בזכות יוצרים, באותו הסוג שנרשם המדגם, ניתן יהיה לתבוע אותו בגין הפרת מדגם מכוח פקודת המדגמים, אך לא ניתן יהיה לתבוע אותו בגין הפרת זכות יוצרים בדמות הדו-ממדית, מכוח חוק זכות יוצרים. לעומת זאת, אם הוא מייצר מוצר בסוג אחר מהסוג שבו נרשם המדגם, ועליו אותה דמות, ניתן יהיה לתבוע אותו מכוח חוק זכות יוצרים, אך לא מכוח פקודת המדגמים.
כמו כן, בניגוד לקביעתו של בית המשפט קמא, דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לשאלת היסוד הנפשי הנדרש בהפרת סימן מסחר שונה. בית המשפט קמא קבע כי לא הייתה הפרה של סימן המסחר הרשום של המערערות, שכן לא היה בשימוש בסימן כדי לקדם את עסקיהם של המשיבים בשל המוניטין של המערערות ואין בו כדי להטעות את הציבור או לעודד תחרות בלתי הוגנת, ואף נראה כי המשיבים לא היו מודעים להפרה של סימן המסחר. בית המשפט קמא קובע כי חלה הגנת תום הלב על המשיבים, הגנה אותה הוא שואב מסעיף 30 לפקודת סימני המסחר, סעיף אשר מתייחס לתום לב בהליך רישום של סימן מסחר. היועץ המשפטי לממשלה רואה בהפרה של סימן מסחר כנגזרת של השימוש בסימן המסחר, ולא של כוונתו של המפר להטעות את הצרכן. ההלכה היא כי כוונת המפר, רצונו לרמות או להטעות את הצרכן, אינה רלוונטית ואינה יסוד מיסודות העילה של הפרת סימן מסחר. לגישתו, אין מקום לבחינת היסוד הנפשי של מפר סימן מסחר רשום, שעה שהוראות פקודת סימני המסחר חד-משמעיות ואינן דורשות יסוד נפשי.
לבסוף, מתייחס היועץ המשפטי לממשלה לסוגיית תחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט במקביל ובנוסף לדיני הקניין הרוחני, זאת על-פי ההלכה שנקבעה ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998). עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא, כי יש לבטל הלכה זו, אשר עלולה לחתור תחת תכליותיהם ויסודותיהם של דיני הקניין הרוחני. מכיוון שבית המשפט העליון בחר שלא לסטות מקביעתו של בית המשפט קמא בסוגיה זו, נשארה שאלה כללית זו, האם יש לבטל את הלכת א.ש.י.ר, בצריך עיון.
לקריאה על ייעוץ וייצוג בנושא ראו זכויות יוצרים באתר המשרד.
מאמרים נוספים באשכול: עיצוב תעשייתי ויצירה אמנותית
מוצר שלא נרשם כמדגם – Studex | בעלות משותפת במדגם – תמרי נ׳ קומפי | זכויות יוצרים בפלנר – בלאיש
