חניתה נ' ישקר – התקדמות המצאתית בבקשת פטנט עשא (מחוזי ת"א) 13318-07-17 מפעל מתכת חניתה בע"מ נ' ישקר בע"מ (פורסם בנבו, 2018)

ערעור על החלטת רשם הפטנטים מיום 22.5.2017 שהחליט לקבל את התנגדותה של המשיבה ולדחות את בקשת הפטנט (177336) של המערערת. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת תמר אברהמי, ביום 18.3.2018 ניתנה ההחלטה בתיק.

הצדדים: המערערת: מפעל מתכת חניתה בע"מ נגד המשיבה: ישקר בע"מ.

העובדות: המערערת הגישה את בקשת הפטנט 177336 ביום 7.8.2006. האמצאה לגביה הוגשה בקשת הפטנט כונתה: "כרסום אצבע מיוצב נגד רעידות". הבקשה תובעת כרסום אשר מטרתו היא הקטנת או העלמת הרעידות של הכרסום והמכונה אליה הוא מחובר.

הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות ביום 30.5.2013. ביום 29.8.2013 הגישה המשיבה הודעת התנגדות לבקשת הפטנט. ההתנגדות התקבלה ונדחתה בקשת הפטנט.

סיכום החלטת הרשם: הרשם נדרש לשלוש עילות התנגדות אותן העלתה המשיבה: כי האמצאה אינה כשירת פטנט לפי שהיא נעדרת חידוש; כי האמצאה אינה כשירת פטנט לפי שהיא נעדרת התקדמות אמצאתית; וכי תביעות בקשת הפטנט אינן נובעות באופן סביר מהמתואר בפירוט הבקשה, כמתחייב מסע' 13 לחוק.

הרשם קבע כי תביעה 1 לבקשת הפטנט נעדרת התקדמות המצאתית ואף אינה עולה באופן סביר מן הפירוט וכי גם התביעות התלויות נעדרות התקדמות המצאתית. בהתאם, ההתנגדות התקבלה ובקשת הפטנט נדחתה.

יסודות החלטת הרשם: הרשם קבע כי בקשת הפטנט עמדה בדרישת החידוש מאחר ואף מהפרסומים אינו עומד בדרישה הנצרכת לטענת העדר חידוש, לפיה פרסום אחד לבדו יכלול את האמצאה במלואה כך שבעל מקצוע יוכל לבצעה. נמצא כי בפרסומים חסר אלמנט עיקרי באמצאה המתוארת ונתבעת בבקשת הפטנט.

הרשם קבע כי בקשת הפטנט אינה עומדת בדרישת ההתקדמות ההמצאתית מאחר והמערערת לא עמדה בנטל להוכיח כי בעל מקצוע ממוצע לא היה משלב את הנלמד מפרסומים F18 ו-F19 עם הידע הקיים לפיו שימוש בתלמים בגדלים שונים מפחית את רעידות הכרסום. הרשם קבע כי השתכנע שהעקרונות עליהם מבוססת האמצאה היו ידועים עוד קודם להגשת בקשת הפטנט וכי יסודותיה היו מוכרים לבעל מקצוע ממוצע בתחום בהתבסס על הידע הבסיסי הקיים ולאור פרסומים F18 ו-F19. עוד נקבע, בפירוט, כי גם התביעות התלויות נעדרות התקדמות המצאתית והנתבע בהן מהווה ידע סטנדרטי ומוכר בתחום.

הרשם המשיך ונדרש גם לטענה כי תביעות בקשת הפטנט אינן נובעות באופן סביר מהמתואר בפירוט הבקשה ומצא כי היקף תביעה 1 בבקשת הפטנט אינה נתמכת בפירוט ואינה נובעת באופן סביר מפירוט הבקשה.

תוצאות ההליך: הערעור נדחה. נפסק כי המערערת מחוייבת בהוצאות המשיבה בסך 25,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

התערבות בית המשפט בממצאים עובדתיים של רשם הפטנטים

נפסק כי טיעוני המערערת מתייחסים בעיקר להשגה על ממצאים עובדתיים של הרשם. נפסק כי רק במקרים חריגים בית המשפט יתערב במצב דברם זה.

לעניין זה מאזכר בית המשפט את ההלכה שנקבע ברע"א 5267/09 ‏ ‏H. Lundbeck A S‏ נ' אוניפארם בע"מ, 15.3.2010, בסע' 70:

"כידוע אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית, ובענייננו על ידי רשם הפטנטים, אלא במקרים חריגים בהם נראה כי הממצאים העובדתיים אינם מעוגנים בחומר הראיות או כאשר נראה כי הגרסה העובדתית שאומצה אינה מתקבלת על הדעת. … בענייננו מדובר כאמור בקביעה עובדתית ומקצועית של רשם הפטנטים אשר לו הכלים ובידיו המומחיות …".

וכן בעניין רע"א 6837/12 Merck Sharp& Dohme Corp. נ' אוניפארם בע"מ (28.4.2013), בסע' 6:

"התרשמותו הבלתי אמצעית של רשם הפטנטים, לצד מומחיותו בנושאים כגון דא, היא התומכת בהנחה כי על ההתערבות הערעורית להיות מצומצמת".

וכן בעניין רע"א 7337/12 כהן נ' John Deere Water Ltd (12.3.2013), בסע' 7:

"יש לשוב ולהזכיר כי רשם הפטנטים הוא הגורם המקצועי המוסמך והמתמצא מבחינה עובדתית בסוגיות מעין אלה. בשל כך, ייטו ערכאות הערעור שלא להתערב בקביעות עובדתיות מובהקות. כך בערכאה זו, לא רק מכח הלכת הגלגול השלישי וחניון חיפה, אלא נוכח מקצועיותו וייחודו של תפקיד רשם הפטנטים. אין זה אומר כי החלטותיו של האחרון חסינות מביקורת, אולם על בית המשפט לשכלל בביקורת השיפוטית-ערעורית את המימד האמור".

בית המשפט מדגיש כי גם מקום בו מצא בית משפט להתערב במסקנות הרשם, הנחת המוצא היתה קיומה של הלכה לפיה התערבות כזו לא תבוצע בנקל ושאלת התערבות בית משפט בממצאי הרשם תלויה בנסיבות הענין הקונקרטיות.

התקדמות ההמצאתית

חוק הפטנטים, סעיף 3, אמצאה כשירת פטנט היא "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית".

סעיף 5 לחוק קובע כי "התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."

בפסק דינו המנחה בענין "היוז" (ע"א 345/87 Huges Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (2.7.1990)) נדרש כב' הנשיא שמגר לסוגיית ההתקדמות ההמצאתית ובאר:

"דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש, וטעמה בכך, שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור, אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים. גם כאן ניתן להצביע על מספר כללי יסוד הנגזרים הטעם האמור.

כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוואנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת… אולם, יש לזכור תמיד, כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוואנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך – במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירורי מידע ממקורות שונים – אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית…"

"אשר לנמען אליו מופנית שאלת ההתקדמות, הרי זהו, כאמור בחוק, "בעל המקצוע הממוצע", היינו, אדם (או צוות אנשים, מקום בו נדרש כזה…) הבקי ברזי התחום המדעי הרלואנטי, אולם אינו מפעיל כושר מחשבה אמצאתי. דמות פיקטיבית (או "סבירה") זו עשויה להתמלא תוכן שונה בענף מקצועי או בתחום מדעי אלה או אחרים, בהתאם לאופי הטכני או המחקרי של אלה….

"כלל שלישי הוא, כי ההתקדמות הנדרשת, על-מנת שתהא בלתי מובנת מאליה, אינה צריכה להיות גדולה: צעד אמצאתי אכן נדרש, אך די שיהיה צנוע וקטן; פשטות האמצאה אינה צריכה לשמש מכשול לתקפות הפטנט (…). כלל נוסף הנקוט בידי בתי המשפט והקשור לאמור לעיל הוא, כי יש להיזהר מניתוח הידע הקודם תוך שימוש, ולו באורח בלתי מודע, בידע החדש שהביא עמו הפטנט. כדברי השופט ברנזון בע"א 75/55 הנ"ל, בעמ' 1994-1993: "קל להיות חכם לאחר המעשה ולאמור: 'אין בזה כל רבותא. כל איש בקיא במקצוע יכול היה לעשות זאת ללא-קושי'. אך אין להביט על הענין כפי שהוא נראה בדיעבד אחרי המצאתה של המשיבה, אלא כפי שהיה נראה לפני שנודעה ההמצאה". (ענין היוז, בעמ' 112-111.)

בית המשפט מסביר כי כב' הנשיא שמגר התייחס בפסק דינו גם למבחני עזר המתייחסים לשיקולים אובייקטיבים שאינם טכניים אלא כלכליים בעיקרם, ומשמשים בבחינת מדדים אפשריים לשאלת ההתקדמות. כגון: מבחן החסר המתמשך (long felt need), המתייחס לתקופה שלפני הפטנט (הצבעה על ניסיונותיהם הכושלים של גורמים שונים בתחום הרלוואנטי – ובמיוחד גופים גדולים אשר להם זרועות מחקר ופיתוח – שביקשו להגיע אל הפתרון אשר מצא לבסוף מקומו בפטנט הנדון); מבחן ההצלחה המסחרית של המוצר או התהליך נושא הפטנט (כשההצלחה נובעת מיתרונות האמצאה ואין מקורה בתנודת כוחות השוק מסיבות החיצוניות לאמצאה); התגובה שעוררה האמצאה בקרב קהיליית אנשי המקצוע בתחום הרלוואנטי; והעתקת האמצאה על-ידי מתחרים בענף (ענין היוז, בעמ' 114).

ומן הכלל אל הפרט, נפסק כי במקרה דנן לא אותרה התייחסות להצלחה המסחרית, לתגובה שעוררה אם עוררה האמצאה בקרב קהיליית אנשי המקצוע הרלוונטיים, להעתקה ע"י מתחרים בענף וכדומה. ככלל, לא בוצעה הפנייה ולא התאפשר לבית המשפט לעשות שימוש באותם שיקולים אובייקטיביים וכלכליים היכולים לשמש כמדד בסוגיית ההתקדמות ההמצאתית.

נפסק כי גם לאחר עיון בפרסומים, בשרטוטים, בקשת הפטנט, הדגם שהוצג ובמכלול החומר לא מצא בית המשפט הצדקה להתערב בממצאי הרשם ובמסקנותיו לרבות בכל הקשור לשילוב הפרסומים, מודעות בעלי מקצוע אליהם ולעקרונות שבבסיס האמצאה. בית המשפט מזכיר כי קביעות הרשם נעשו בין השאר לאחר חקירות ארוכות של עדים מקצועיים שבוצעו בפניו.

הנטל להוכיח כי האמצאה כשירה לרישום

בית המשפט מזכיר כי הנטל לשכנע כי האמצאה המתוארת בבקשת פטנט כשירה לרישום ובכלל זה שישנה התקדמות המצאתית בעיניו של בעל המקצוע הממוצע בתחום, מוטל גם בהליך התנגדות על כתפי מבקש הפטנט (ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, פ"ד מא(4) 729 (10.12.1987).

נפסק כי המשיבה הרימה נטל להטיל ספק בכשירות האמצאה לפטנט ומשכך, על מבקשת הפטנט להוכיח את כשירות אמצאתה לרישום פטנט. נפסק כי המערערת לא הרימה את הנטל המוטל עליה.

על כן נפסק כי משלא הרימה המערערת את הנטל לשכנע בהתקדמות האמצאתית, צדק הרשם כאשר הורה על דחיית בקשת הפטנט ועל קבלת ההתנגדות.

למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.

למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>