מוניטין במוצר שלא שווק המהווה המשך לקו מוצרים קיים תא (מחוזי מרכז) 32722-07-12 ציפי דבש בע"מ נ' שמיכות מורן מ.ד. בע"מ (פורסם בנבו, 29.1.2015)

נפסק כי הדרך המשפטית הנכונה לזכות בהגנה על עיצובים תעשייתיים כדוגמת זה בו עסקינן היא רישום מדגם.

עצם רישומו של המדגם אינו מקנה לו הגנה מפני תקיפת עקיפין בטענה שהרישום נעשה שלא כדין (ראו ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, 593, 619 (1997)). ואולם, הנטל להוכיח כי המדגם נרשם שלא כדין מוטל על הכופר בתוקפו של הרישום (הלכה זו נקבעה לאחרונה בע"א 8951/10 אורן יורם אריזות בע"מ נ' שקולניק ח.י. בע"מ, [פורסם בנבו] פסקאות 8 – 14 (ניתן ב- 2.11.2014)).

כידוע, התנאים לרישום מדגם הם היותו "מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" (סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים). הנתבעים לא הביאו ראיות לכך שהעיצוב בו עסקינן פורסם בישראל טרם הגשת בקשת הרישום, כך שעיקר המחלוקת היא בשאלת חדשנותו או מקוריותו של העיצוב.

לעניין זה ציין בית המשפט העליון באחרונה כי "בענייני מדגמים, בניגוד לפטנטים וסימני מסחר, מדובר בדרך כלל ב"ניצוץ המצאתי" קטן מאד שהחידוש שבו מינורי" (החלטה מיום 13.6.2013 בבקשה לתיקון פסק דין בע"א 3853/11 רונית דגלי אומות בע"מ נ' שטן [פורסם בנבו]).

לאור מבחן מקל זה נפסק כי הנתבעות לא עמדו בנטל לשכנע שהעיצוב של דגם "דובוני היער" אינו ראוי להגנה כמדגם. ודוק, בדורשנו חדשנות או מקוריות ממדגם אין כוונתנו לכך שהעיצוב יהיה כזה שיפתיע ויהמם את המתבונן או שיהווה פריצת דרך אומנותית. הגנת המדגם נועדה לאפשר לעוסקים לפתח עיצובים תעשייתיים הייחודיים להם ומאפיינים אותם. עיצוביה של דבש אינם יוצאי דופן, ואולם העובדה שמדובר בעיצובים שגרתיים איננה הופכת אותם לבלתי ראויים להירשם כמדגם.

שאלה נוספת אליה נדרש בית המשפט היא: האם העיצובים שייכים לדבש או למפעל הסיני?.

נפסק כי דבש הוכיחה כי הדגם "דובוני היער" עוצב על בסיס תרשים שהעבירה גב' דינה דבש לגב' לי באמצעות מייל. העובדה שבתרשים זה בוצעו מספר שיפורים מינוריים בסיוע אנשי המפעל הסיני, ושהוא הומר על ידי אנשי המפעל הסיני להנחיות ייצור, אינה מפקיעה את הזכויות בעיצוב מידיה של דבש. ואכן, גם גב' לי הודתה כי אם דבש הייתה מזמינה ממנה ייצור של הדגם לא הייתה רשאית לייצרו עבור לקוח אחר. למעשה, טענתה של גב' לי אינה שהמפעל הסיני הוא שייצר את העיצוב, אלא שדבש הפקירה את העיצוב, משלא ביצעה אצלה הזמנות. ואולם, בנסיבות המקרה שלפנינו לא ניתן לדבר כלל על קיום הפקרה מצד דבש. מאחר, והקשר בין דבש לבין המפעל הסיני נותק בניגוד לרצונה של דבש. ממילא לא יכלה דבש לבצע הזמנות מדגם "דובוני היער" לאחר שנותק הקשר עם המפעל (בסוף 2009). מטעם זה לא ניתן ללמוד מאי ביצוע הזמנות על כוונה להפקיר את הזכויות בדגם, ובהעדר "כוונת הפקרה" לא ניתן לדבר על אובדן זכויות מחמת הפקרה (השוו סעיפים  7 ו- 13(א) לחוק המיטלטלין, התשל"א – 1971).

סוג אחר של אינטרס לו טוענת דבש נובע לא מעצם היותה היוצרת של העיצוב, אלא מכך שבתודעת הלקוחות הפוטנציאליים מזוהה העיצוב איתה, ולפיכך השימוש בו מהווה גזל מוניטין שיצרה לעצמה. במילים אחרות, לטענת דבש ציבור הצרכנים הפוטנציאלי של מצעי תינוקות (הן בעלי החנויות והן הצרכנים הסופיים) מייחסים ערך חיובי למוצריה, ומזהים מוצרים הנושאים עיצובים מסוימים, ובכללם דגם "דובוני היער", כמוצריה. הטענה כי לדבש מוניטין ביחס למצעי תינוקות נבחנה בפסק הדין הראשון, ונקבע בה ממצא לטובת דבש, המחייב לפחות את דלל. ואולם למעשה גם סופר לא חלק על כך שמוצריה של דבש מוכרים לעוסקים בתחום. השאלה המרכזית לגביה היו הצדדים חלוקים, היא האם המוניטין שיש לדבש משתרע גם על דגם "דובוני היער", וזאת בשים לב לעובדה הבלתי שנויה במחלוקת שדגם זה מעולם לא שווק בארץ על ידי דבש.

אכן, עיצוב שהציבור טרם נחשף אליו אינו יכול, במקרה הרגיל, ליהנות מהמוניטין של היצרן. ואולם, במה דברים אמורים? באותם מצבים בהם המדובר בעיצוב בלתי מוכר, אשר אין דבר הקושר בינו לבין היצרן בתודעת הצרכנים הפוטנציאליים. לעומת זאת, כאשר העיצוב החדש הוא המשך של קו מוצרים קיים, ומתאפיין בקווים עיצוביים זהים לאלה המאפיינים את מוצריו הנוכחיים של היצרן, עשוי המוניטין של היצרן לדבוק בו גם אם טרם נחשף לציבור (כך, למשל, יוגורט פירות בטעם חדש של יצרן מוכר, המצטרף לקו מוצרים קיים, ועושה שימוש באותם מרכיבים עיצוביים המאפיינים את היצרן).

הדגם בו עסקינן "דובוני היער" הוא המשך של קו מוצרים קיים של דבש, המזוהה עמה. התובעת צירפה לכתב התביעה תצלומים של דגמים קיימים שלה, כדוגמת "דובי ביער", "דובה ביער" "לב של דובה" ו- "החברה הטובים" , וכל המתבונן בהם יתרשם בנקל בדמיון בקווים העיצוביים שלהם ושל "דובוני היער". מכאן, שגם אם הציבור טרם נחשף לדגם "דובוני היער", נפסק כי ניתן להניח ברמת וודאות גבוהה כי רבים מאלו המודעים למוניטין של דבש יניחו למראה הדגם "דובוני היער" כי עיצוב זה מצביע על כך שמדובר במוצר שלה.

נפסק כי לדבש אינטרס מוגן הן בעיצוב (בדמות מדגם) והן במוניטין (המוגן באמצעות העוולה של גניבת עין). נבחן להלן אם הופרו זכויות אלו על ידי סופר ודלל.

הקביעה כי המוניטין של דבש דבק גם בעיצוב שטרם שווק, בשל היותו חלק מקו עיצובי המאפיין באופן מובהק את דבש בשוק הרלוונטי, אין משמעו כי מרכיבים מסוימים (כגון הדובים) הפכו סימן מסחר מוכר היטב של דבש. המבחן לקיומו של סימן מסחר מוכר היטב הוא יכולת הציבור הרלוונטי לזהות עוסק בהתאם לסימן זה בלבד (ובמנותק מיתר הרכיבים העיצוביים של המוצר). על כן נפסק כי לא הוכח שקיים סימן מסוג זה במוצריה של דבש. במילים אחרות, הקישור בין העיצוב לבין העוסק אינו נובע מסימן מסוים, אלא ממכלול קווי עיצוב המאפיינים ומאבחנים את העוסק. קישור שכזה יכול במקרים מסוימים להקנות הגנה באמצעות העוולה של גניבת עין, ואולם אין די בו כדי להביא את העוסק לתחום דיני סימני המסחר (השוו רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, 313 (1997)).

סופר הוא זה שבשנת 2012 ייבא לארץ, ושיווק בתחומיה מצעים מדגם "דובוני היער". ודוק, המוצר אותו שיווק סופר הוא זה שיוצר בעבורו על ידי המפעל הסיני, והוא דומה במידה רבה למדגם הרשום. אכן, המפעל הסיני ביצע שינויים קלים בדוגמה, ואולם הדמיון בין המוצרים במבחן העין, כפי שניתן להתרשם מהשוואה בין המדגם הרשום לעומת הסטים שיובאו ע"י סופר, ומהווה בוודאי "חיקוי בולט" כלשון סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים (למבחנים לצורך קביעת הפרת מדגם ראו ע"א 7125/98 מיפרומאל נ' קליל, פ"ד נז(3) 702 (2003); יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי – אורלנד דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי 359 – 381 (תשע"ד)).

סופר טען כי פעל בתום לב, וכי הוא זכאי להגנת תקנת השוק. נפסק כי יש ספק אם מבחינה עובדתית, יכול סופר לטעון לקיומו של תום לב. מעדותו של סופר עולה כי הוא מכיר היטב את עיצוביה של דבש, וכי הבחין בחלק מהם באולם התצוגה של המפעל הסיני. לפיכך ניתן להניח כי ידע, או לפחות חשד, כי העיצוב בו מדובר הוכן על ידי דבש או למענה. הסיבה לכך שסופר בחר בכל זאת לייבא דגם זה (בעוד שנמנע מלייבא דגמים אחרים של דבש) מובנת על רקע טענתו כי ידע שדבש לא ייבאה דגם זה לארץ. מטענה (נכונה) זו מתקבל הרושם כי סופר הניח שכל עוד דבש לא ייבאה את הדגם לארץ, אין הוא מנוע מלהשתמש בו. ואולם סברה שגויה זו אינה שקולה לתום לב. במילים אחרות, לא לתום לב טוען סופר כי אם לטעות בהבנת המצב המשפטי. בכך אין די כדי להקים לו הגנה מפני תביעה בשל הפרת מדגם.

זאת ועוד, נפק כי גם אם נניח לצורך הדיון כי סופר פעל בתום לב, עדיין אין בכך כדי לפטור אותו מאחריות להפרת מדגם. האחריות בגין הפרת מדגם איננה תלויה באשם (וזאת בשונה מהאחריות בגין הפרת זכות יוצרים. השוו ע"א 15/81 גולדנברג נ' בנט, פ"ד לו(2) 813, 822 (1981) המבהיר את השוני בין דיני הפטנטים ודיני זכויות היוצרים לעניין זה), ואילו הגנת תקנת השוק אינה יפה כדי להתגבר על זכויות קניין רוחני (אלא על פגם בזכותו הקניינית של המוכר בלבד. השוו ע"א 4630/06 שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ, [פורסם בנבו] פסקאות 38 – 47 (ניתן ב- 8.7.2012) בו נקבעה הלכה זו ביחס לזכויות יוצרים).

דבש תבעו בגין ההפרות סעד כספי של כ- 2 מיליון ₪, המשקף לטענתם את הנזק שנגרם להם משיווק סטים של "דובוני היער" בארץ על ידי סופר. לטענתם שיווק זה גרם לכך שלא יכלו להשתמש בדגם האמור בעצמם, מאחר שכבר נמכר בשוק על ידי אחר. במצב זה תבעו פיצוי הן בגין הפגיעה במוניטין (אותה עמדו במיליון ש"ח) והן בגין אובדן ההכנסות שהיו מתקבלות משימוש בדגם "דובוני היער" על ידם, אותן העריכו, בסיוע חוות דעת רואה החשבון של התובעת, ב- 722,338 ש"ח.

הוכחת הנזק שנגרם בפועל בגין גניבת עין והפרת מדגם איננה עניין קל. בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון בסוגיית הפיצוי בגין הפרת מדגם, ע"א 3853/11 רונית דגלי אומות בע"מ נ' שטן [פורסם בנבו] (ניתן ב- 13.5.2013. להלן: "עניין רונית דגלי אומות") מציין השופט נעם סולברג, "כי פסיקת פיצויים על דרך של חישוב אריתמטי המבוסס על נתונים מדוייקים היא בוודאי רצויה, אולם גם פסיקת פיצויים על דרך של אומדן הריהי מקובלת בתחומים משפטיים שונים (ראו למשל: ע"א 3400/03 רובינשטיין נ' עין טל (1983) בע"מ [פורסם בנבו] (ניתן ב- 23.3.2005), פסקה 11 לפסק-דינו של השופט י' טירקל). בייחוד לנוכח העובדה כי הקשיים בכימות הנזקים הם אופייניים לכל דיני הקניין הרוחני, לאור טיבן וטבען של הזכויות הנדונות (שם)" (פסקה 55). ואולם הקושי בהוכחת הנזק אין משמעו כי התובע בעילות אלו רשאי לעשות מלאכתו קלה, ולהימנע מהבאת נתונים שיאפשרו לאמוד את הנזק ולו על דרך מקורבת. גם על כך עמד השופט סולברג בפסק הדין בעניין רונית דגלי אומות, בציינו: "אין בידי לקבל את הגישה המובאת בספרות (…) לפיה אין לדקדק עם הראיות מטעמו של בעל הזכות לצורך הוכחת רווחיו האבודים וכי כל ספק יפורש לטובתו. זאת, משום שלא ראיתי הצדקה מספקת לחסרים המהותיים הנ"ל בחוות הדעת" (פסקה 67).

בעניין דנן לא טרחו דבש להביא ולו ראיות ראשוניות להוכחת הנזקים להם טענו. לעניין הפגיעה במוניטין, לא הוצג כל בסיס שיאפשר לאמוד לא את המוניטין שהיה לתובעת עובר להפרה, ולא את הפגיעה שספגה (ככל שהייתה כזו). לעניין אובדן הרווחים כל שצורף היא חוות דעת לעניין הרווחים שהופקו מדגם אחר ("בייבי של רכבת"), כאשר אין כל בסיס להניח שרווחים אלו מהווים מדד כלשהו לרווחים הצפויים מהדגם לגביו נטענת ההפרה (כך, למשל, בשים לב לחדשנות הדגם, לאפשרות לעצב דגם חלופי ולהשפעת ההחלטה על היקף המכירות של הדגמים הקיימים). זאת ועוד, סופר טען כי מספר הסטים המפרים אותם ייבא עמד על 100 יחידות בלבד, וכי מכרם לחנויות במשך חודש-חודשיים. ראיות אלו לא נסתרו, ולאורם הטענה כי הנזק שנגרם בפועל למוניטין של דבש ולרווחיה העתידיים הוא בשיעורים אותם טענה נראה מופרך. במצב דברים זה, אין אפשרות לפסוק לטובת דבש נזק בהתאם להפסד שנגרם לה בפועל (דבש לא תבעה סעד של מתן חשבונות, ואף לא סעד כספי על פי רווחי המפר).

בהעדר אפשרות לפסוק לדבש סעד לפי הנזק שנגרם לה בפועל, נותרה רק האפשרות לפסוק לה פיצויים בלא הוכחת נזק. אפשרות זו קיימת במקרה שלפניי ביחס לעוולה של גניבת עין מכוח סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, ונראה כי היא קיימת גם ביחס להפרת המדגם, בהתאם להלכה שנקבעה בעניין רונית דגלי אומות, פסקאות 70 – 81.

יחד עם זאת, בית המשפט לא סבר כי יש לפסוק פיצויים אלו במצטבר, מאחר שההפרה בה מדובר היא באותו מעשה.

לעניין גובה הפיצוי בלא הוכחת נזק, הרי שמצאתי כי יש להעמידו על סכום של 50,000 ש"ח, וזאת בהתחשב בשיקולים הבאים:

א.   היקף ההפרה בה מדובר (מבחינת כמות היחידות המפרות שנמכרו ומשך הזמן בו נמכרו) הוא מצומצם, ואולם התוצאה של ההפרה היא שדבש נמנעה כליל מהשימוש בדגם בו מדובר, מתוך חשש לגיטימי ששיווק דגם שכבר נמכר על ידי אחר יפגע במוניטין שצברה. מכאן שהנזק שנגרם לדבש משמעותי, ואינו מוגבל להפסד המכירות שבוצעו על ידי סופר.

ב. בית המשפט לא סבר שניתן להתייחס לסופר כמי שפעל בתום לב, ואולם מאידך הוא נקלע, שלא בטובתו לריב לא לו.

ג.   עסקו של סופר הוא עסק זעיר, והרווח שהפיק מההפרה מצומצם.

מהנימוקים שפורטו לעיל, החליט בית המשפט לחייב את הנתבעים 4 ו-5 בפיצוי התובעת בסכום של 50,000 ש"ח כפיצויים ללא הוכחת נזק בגין הפרת מדגם וגניבת עין.