בקשה לרישום סימן מסחר עלולה להיתקל בהשגה כאשר כבר רשום בפנקס סימן של בעלים אחר, והסימן המבוקש זהה לו או דומה לו באופן העלול להטעות ביחס לטובין הרלוונטיים. זהו אחד המחסומים המרכזיים בדרך לרישום: גם שם בעל אופי מבחין, שאינו תיאורי או גנרי, עשוי להתנגש בזכות רשומה קודמת. ההכרעה מחייבת לבחון הן את הקשר בין הטובין והשירותים והן את מידת הדמיון בין הסימנים.
המאמר עוסק בעיקר בעילת הפסלות הנובעת מקיומו של סימן רשום קודם לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר. את דרך ההשוואה בין הסימנים באמצעות מבחני המראה והצליל, סוג הטובין, חוג הלקוחות ויתר נסיבות העניין נבחן בהרחבה במאמר נפרד על המבחן המשולש בסימני מסחר.
מה קובע סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר?
סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, קובע כי סימן אינו כשר לרישום כאשר הוא זהה לסימן השייך לבעלים אחר וכבר רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. ההוראה חלה גם על סימן הדומה לסימן הרשום עד כדי שיש בו להטעות. לפיכך, קיום סימן קודם אינו חוסם אוטומטית כל שימוש במילה או בצירוף דומים: יש לזהות את הזכות הרשומה, את הבעלים, את פרטת הטובין והשירותים ואת טיב הדמיון.
יש להבחין בין זהות של סימנים ובין דמיון בין סימנים. כשהסימנים זהים והם מתייחסים לאותם טובין או לטובין מאותו הגדר, מתעוררת מניעת הרישום הקבועה במפורש בסעיף. כשהסימנים דומים אך אינם זהים, יש לקבוע אם מידת הדמיון יוצרת חשש להטעיה. עם זאת, אין לתאר את התוצאה כאוטומטית בכל מצב: סעיף 30 לפקודה מאפשר בנסיבות המצדיקות זאת, כגון שימוש מקביל בתום לב, להתיר רישום מקביל של סימנים זהים או דומים, בתנאים ובהגבלות שיקבע הרשם. מדובר בחריג הנתון לשיקול דעת, ולא בזכות לרישום מקביל.
מהם ״אותם טובין או טובין מאותו הגדר״?
אחד התנאים המהותיים לתחולת סעיף 11(9) הוא הקשר בין הטובין או השירותים שלגביהם רשום הסימן הקודם לבין אלה שבבקשה החדשה. הביטוי ״אותו הגדר״ אינו זהה בהכרח למספר הסוג לפי סיווג ניצה. בחינת ההגדר עוסקת במהות הטובין, בייעודם, בדרכי שיווקם ובשאלה אם הם משתייכים, לפי נסיבות השוק, לאותה משפחה מסחרית. לכן גם טובין משלימים או חלופיים עשויים, בנסיבות המתאימות, להיחשב קרובים מבחינה מסחרית. ההשוואה בין פרטת הטובין של הסימן הקודם לבין הפעילות המתוכננת היא חלק מבדיקת התנגשויות עם סימנים רשומים לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, ואינה מסתכמת בחיפוש אחר שם זהה.
בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט נדונה החשיבות של בחינת המשפחה המסחרית והקשר שהציבור עשוי לייחס בין מוצרים או שירותים. המבחן אינו רק אם שני מוצרים נמכרים באותו מקום או רשומים באותה כיתה, אלא אם הציבור עלול להבין כי עומד מאחוריהם אותו מקור מסחרי או קשר של חסות. מכאן נובעת החשיבות של בדיקת פרטת הסימן הקודם ושל ניסוח פרטת הטובין בבקשה החדשה.
כיצד נבדק הדמיון המטעה?
כאשר הסימנים אינם זהים, הפסיקה בוחנת אם הדמיון ביניהם עלול להטעות את הצרכן הרלוונטי. לצורך כך משמש המבחן המשולש, המשלב את חזות הסימנים וצלילם, סוג הטובין ודרכי שיווקם, ויתר נסיבות העניין. לצד אלה עשוי לשמש גם מבחן השכל הישר. אין מדובר במבחן מכני, ואין הכרח להראות צרכנים שכבר הוטעו בפועל כדי לעורר את עילת הסירוב.
הבחינה נעשית על יסוד הסימנים כפי שנרשמו או הוגשו לרישום ובהתחשב ברושם הכולל שלהם, ולא רק על סמך רכיב מילולי בודד המשותף להם. כאשר הרכיב המשותף תיאורי או מקובל בענף, עשויה להיות לכך השלכה על היקף ההגנה ועל המשקל שיש לתת לו. מנגד, אופי מבחין חזק, מולד או נרכש, של הסימן הקודם עשוי לחזק את החשש להטעיה. להבחנה בין קבוצות הסימנים השונות ראו את המאמר המרכזי כשירות לרישום סימן מסחר.
דוגמה מן הפסיקה: Clip Fresh לעומת Click & Fresh
בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 234114, מילניום מרקטינג – אינטרטרייד (1999) בע"מ נ' Farm Chalk Investment Limited, נדונה בקשה לרישום הסימן המעוצב Clip Fresh By Farm Chalk ביחס למכלים לאחסון מזון. בעלת הסימן הרשום Click & Fresh טענה כי קיים דמיון מטעה בין הסימנים, בין היתר מכוח סעיף 11(9) לפקודה. שני הסימנים עסקו בטובין קרובים מאוד, אך השאלה המכרעת נותרה מידת הדמיון המטעה ביניהם.
בהחלטת הרשם משנת 2014 נדחתה ההתנגדות לאחר בחינת המכלול, ובכלל זה העיצוב, המבנה המילולי והמשקל התיאורי של הרכיבים המשותפים. דוגמה זו ממחישה מדוע השתייכות לאותו תחום מוצרים אינה מספיקה כשלעצמה, כאשר הסימנים דומים אך אינם זהים. במקביל היא מדגישה שגם הבחנה חזותית אינה נבחנת במנותק מדרך הצגת הסימנים וממאפייני השוק.
דוגמה נוספת: ״שיק עיצובים״ מול ״שיק דיזיין תעשיות״
גם בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 223957, דוד יחזקאל עזריאל נ' שיק דיזיין תעשיות בע"מ, שנדונה בשנת 2014, התעוררה טענה לדמיון מטעה בין סימנים בתחום הריהוט והשירותים הנלווים לו. בהליך עלו שאלות בדבר המשמעות התיאורית של הרכיב ״שיק״, האופי המבחין של צירופי המילים, סוג הטובין והשירותים, אופן פעולת העסקים וזיקת ציבור הלקוחות אליהם.
שתי ההחלטות מדגימות היבטים משלימים של אותה עילה: סעיף 11(9) מבקש למנוע מצד אחד פגיעה בבעל סימן רשום בעקבות בלבול צרכנים, ומצד אחר להגן על הציבור מפני ייחוס מקור מסחרי שגוי. אין די בהתרשמות ממילה אחת או בטענה כללית לקיומו של מוניטין, בלי לבחון את הסימנים ואת ההקשר המסחרי הרלוונטי.
מתי חשוב לבצע את בדיקת הסימנים הרשומים?
לסימן קודם עשויה להיות משמעות כבר בשלב בחירת השם למותג, גם בטרם בוצעה השקעה בפרסום או באריזות. חיפוש בפנקס, בחינת סטטוס הרישום, השוואת הפרטות ובדיקת הקרבה המסחרית חיוניים לזיהוי הסיכון. השאלה אינה רק אם אפשר להגיש את הבקשה, אלא אם צפויה השגה ומה היקף ההגנה שניתן יהיה לבסס בהמשך.
אם במהלך הבחינה מתגלה רישום קודם, אופן ההתמודדות תלוי בנסיבות: ניתן לבחון האם הסימנים שונים במידה מספקת, האם הפרטות משקפות אותו הגדר טובין, והאם קיימת הצדקה משפטית לשינוי או להגבלת הבקשה. במקרים חריגים עשויה לעלות גם שאלת השימוש המקביל בתום לב לפי סעיף 30. אין בכך כדי להבטיח שרישום יתאפשר, וכל טענה טעונה תשתית עובדתית ומשפטית מתאימה.
מאמרים נוספים באשכול: כשירות לרישום סימן מסחר ואופי מבחין
כשירות לרישום סימן מסחר | עילות סירוב לרישום סימן מסחר | סימן מטעה ביחס לסימנים אחרים: המבחן המשולש | מהות האופי המבחין הנרכש | המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן הרומז לקשר עם נשיא המדינה | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן המכיל דגלים או סמלים של המדינות ומוסדותיהן | סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור
