בקשה לרישום סימן מסחר "5-HOUR ENERGY" שהוגשה על ידי חברת Innovation Ventures לגבי משקה אנרגיה בסוג 32. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 17.4.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן בטענה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר לגבי הטובין האמורים וגם לאור קביעתו של הבוחן מכוח סעיף 11(10) לפקודה כי הסימן תיאורי בהיותו נוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן הוא נועד.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן המסחר התקבלה לאור הוראות סעיף 16 לפקודה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
אופי מבחין
אופי מבחין על פי סעיף 8(א) לפקודה יבוא לכלל ביטוי בכך שהצרכן הרואה את הסימן יוכל להבחין מה הוא מקור הטובין נושאי הסימן, אם הסימן משמש לטובין שונים, יוכל הצרכן לדעת שכולם באים מאותו מקור.
סימנים אשר מורכבים מאותיות או ספרות העשויות להיות שבח או תיאור של הטובין נושא הסימן או של תכונותיהם, יקשו על הצרכן להבחין במקור הטובין, לכן המחוקק ראה לנכון באמצעות סעיף 11(10) לפקודה להשאיר תיאורים שכאלה פתוחים לשימוש הציבור ולא לייחד אותם לאדם מסוים. סימנים אשר יימצאו מתארים ובכך נופלים בגדר סעיף 11(10) לפקודה, יחשבו כסימנים נעדרי אופי מבחין לצרכי סעיף 8(א) לפקודה.
השאלה אם סימן כולל תאור או דבר שבח, הפוסלים אותו לשמש כסימן מסחר, אינה נבחנת בחלל ריק, אלא בזיקה לטובין המיועדים. זוהי, בין היתר, הסיבה לכך, שסימן שהוא תיאורי לגבי טובין מסוימים יכול להיות מסווג כשרירותי או כמרמז לגבי טובין אחרים. זאת ועוד: העובדה כי לסימן המתאר או משבח את הטובין המיועדים קיימות משמעויות לשוניות נוספות אינה הופכת את הסימן למרמז והוא הדין באשר לעובדה, שהסימן יכול להתקשר גם לטובין או לשירותים אחרים.
בענייננו נפסק כי בחינת הסימן תיעשה בהתאם לפרטת הטובין לגביה מבוקש רישומו של הסימן בזיקה למשקאות אנרגיה בכלל ושוטים מרוכזים שלהם בפרט. בהקשרם של הטובין הסימן המבוקש מסמן לצרכן שתיגרם לו תחושת אנרגיה פיסית למשך חמש שעות במידה וישתה אותו, וככזה הוא מתאר את מהות המוצר ואת תוכנו.
על כן נפסק כי הסימן המבוקש נוטה למנעד התיאורי ומתרחק מהמרמז. סימן זה נופל לתחום האפור בין שני סוגי סימנים אלה. הוא אינו תיאורי גרידא, אך יחד עם זאת , אינו מרמז דיו כדי לאפשר רישומו בפנקס, שכן במקרים כגון אלה, כאשר הסימן נמצא בתחום הביניים, נדחה אינטרס הפרט ברישום הסימן לטובת האינטרס הציבורי של השארת הסימן פתוח לשימוש.
אופי מבחין נרכש
האופי המבחין האינהרנטי והאופי המבחין הנרכש הם ביחס הפוך זה לזה. ככל שהסימן מתרחק מהסימנים הדמיוניים על ציר התיאוריות ומתקרב אל הסימנים התיאוריים והגנריים, כך הנטל שחל על המבקשת להוכחת האופי המבחין הנרכש גדול יותר. המשמעות המשנית שרוכש הסימן התיאורי עשויה לזכות אותו בהגנה גם אם הוא תיאורי או משבח על פי סעיף 11(10) לפקודה.
הרשם פסק כי לא שוכנעתי שהסימן רכש אופי מבחין מספיק על מנת שיעבור את משוכתו של סעיף 8(ב) לפקודה. הראיות שהביאה המבקשת לגבי הוכחת האופי המבחין הנרכש לעניין סעיף 8(ב) לפקודה מתייחסות ברובן המוחלט לאופי שאם נרכש הרי שנרכש בארה"ב. לצרכי סעיף 8(ב) לפקודה יש להידרש לשאלת רכישת אופי מבחין להיותו נרכש בישראל.
על כן נפסק כי המבקשת לא הצליחה להוכיח שהסימן שלה רכש אופי מבחין בישראל עד כדי שיוכל לעבור את המשוכה הקבועה בסעיף 8(ב) לפקודה.
רישום בישראל של סימן שנרשם בחוץ לארץ
כאמור, הטענה החילופית של המבקשת היא על פי סעיף 16(א) לפקודה המאפשר לרשם לקבל סימן גם כאשר הוא לא עונה על התנאים בסעיפים 8 עד 11 לפקודה בסייגים מסוימים.
בסעיף 16 ששה תנאים לאורם, למרות היות הסימן רשום בארץ המוצא, לא יירשם בישראל, כדלקמן:
"16. (א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:
(1) רישום הסימן בישראל יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר;
(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין; סימן מסחר לא ייפסל לרישום אם הוא שונה מסימן המסחר הרשום בארץ מוצאו, בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין ואינם פוגעים בזיהוי הסימן הרשום בארץ מוצאו;
(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים;
(4) הסימן שגור בשפת הדיבור או במנהגי המסחר ההגונים והמקובלים בישראל;
(5) הסימן נוגד את תקנת הציבור או המוסר;
(6) יש בסימן כדי להטעות את הציבור."
מבין תנאים אלה בענייננו עשויים לבטל את אפשרות קבלתו לרישום של סימן חוץ הוראות סעיף 16(א)(2) לגבי העדר מידה כלשהי של אופי מבחין וסעיף 16(א)(3) לגבי הרכב הסימן באופן בלעדי מאותיות או ציונים המשמשים במסחר או מתארים את הטובין.
האופי המבחין אשר נדרש בסעיף 16(א)(2) הוא אופי מבחין בעל מידה כלשהי מעל לאפס והוא יכול להיות אופי מבחין נרכש, אינהרנטי או איזון בין שניהם.
המבקשת הראתה מידת היכרות גבוהה של הצרכן בארה"ב, ארץ מוצאו של הסימן, עם הסימן האמור והיקפי פעילות שיווקית נרחבת באמצעים אשר לא ניתן לפסול כי נגישים במידה זו או אחרת בקרב הציבור בישראל החשוף למדיה גלובאלית כגון הפרסום של הסימן בתוכניות טלוויזיה אמריקאיות ומתן חסות לאירועי ספורט אמריקאים, אשר חלקם משודרים בארץ.
כאמור לעיל, הסימן המבוקש מצוי על ציר התיאוריות בין התיאורי למרמז. מכאן שעל פניו נראה שלמרות שאין בפנינו אופי מבחין אינהרנטי במידה מספקת לעבור את משוכתו של סעיף 8(א) הרי שאינו נעדר אופי מבחין לחלוטין.
סעיף 16(א)(3) מסייג את הרישום על פי סעיף 16 רבתי בזאת הלשון:
"(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים;"
זאת בעוד שסעיף 11(10) לפקודה קובע שלא יהיה כשיר לרישום:
"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
בקריאת ההבדלים הללו עומדת תכלית חקיקתו של סעיף 16 לפקודה אשר מטרתה לצמצם ולהקל רישומם של סימנים מחוץ לארץ. הוראות סעיף 16(א)(3) אינן מייתרות את הוראות סעיף 11(10) לפקודה. בעוד סעיף 11(10) לפקודה מפרט סוגי סימנים אשר לא ייחשבו סימן כשר לרישום לפי הפקודה, הרי שמבלי לאיין את הוראות סעיף 11(10) לפקודה אותו כאמור לא חייבה האמנה לתקן, סעיף 16(א)(3) בא להחריג ולקבוע מקרים מיוחדים, נפרדים ומצומצמים בהם ניתן יהיה לקבל סימן מחוץ לארץ לרישום.
בעוד שבסעיף 11(10) דרישה להיות הסימן "מורכב" מרכיבים שיש בהם לתאר את הטובין, סעיף 16(א)(3) מקל ומצמצם את המגבלה לכך שאם הסימן יהיה "מורכב אך ורק" מרכיבים שיש בהם לתאר את הטובין לא יהיה כשיר לרישום. דהיינו, סעיף זה יחול רק במקרים בהם הסימן הוא תיאורי גרידא. רק רמת תיאוריות גבוהה זו לא תאפשר להקל בבחינה לכשרות הרישום של סימן חוץ.
כפי שנקבע כי לצרכי סעיף 16א(2) לפקודה יידרש אופי מבחין כלשהו יותר מאפס כדרישה מינימאלית, כך סעיף 16(א)(3) לפקודה דורש תיאוריות מקסימלית כתנאי למנוע רישומו של הסימן על פי הוראות סעיף 16 לפקודה.
לענייננו, אין המדובר בסימן המצוי באופן חד משמעי בקצה התיאורי של ציר התיאוריות. אמנם, כאמור לעיל הסימן 5-HOUR ENERGY נמצא נוטה למנעד התיאורי ומתרחק מהמרמז ובכך אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(10) לפקודה. עם זאת, ספק אם ניתן לקבוע כי הסימן המבוקש מורכב אך ורק ממספרים ואותיות אשר עשויים להיות בשימוש במסחר לגבי סוג הטובין הנדון. בסימן המבוקש שלושה רכיבים: הספרה "5" והמלים "HOUR" ו-"ENERGY". כפי שעמד על כך בית המשפט בארה"ב, מלים אלה לכשעצמן, אף בזיקה לטובין לגביהם מבוקש הרישום, אינן בהכרח משמשות למסחר. מכאן שלא ניתן לקבוע הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים מתארים.
על כן נפסק כי יירשם הסימן כמבוקש לאור הוראות סעיף 16 לפקודה.
