בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני אסא קלינג, רשם סימני המסחר. ביום 2.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי חומרת מחשב וזאת מכוח דין קדימה מבקשה דומה שהוגשה בארה"ב. הבקשה סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר אשר סברה כי אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת מצאה כי הסימן המבוקש נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום. הבוחנת אף מצאה כי לצרכי סעיף 8(ב) לפקודה לא הראתה המבקשת כי הסימן רכש אופי מבחין.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר נדחית. הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין.
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:
אופי מבחין אינהרנטי של סימן מסחר
הפסיקה הכירה בחמישה סוגי סימנים והם: סימנים דמיוניים, שרירותיים, מרמזים, תיאוריים וסימנים גנריים. בין סוגי הסימנים הללו נמתח ציר הנמשך מהסימנים הגנריים ועד הסימנים הדמיוניים – הוא ציר התיאוריות.
ככל שסימנים נמצאים בצד הדימיוני של הציר הם בעלי אופי מבחין אינהרנטי וככל שהם נמצאים בצידו הגנרי של הציר הם אינם בעלי אופי מבחין אינהרנטי.
אופי מבחין של סימן כמשמעותו בסעיף 8(א) לפקודה הוא "הסגולה היסודית" של הסימן הגורם לכך ש"קהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות" (א. ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, תשל"ג – 1973, בעמוד 20).
רק סימן שהוא בעל אופי מבחין ירשם כסימן מסחר (בין אם המדובר באופי מבחין אינהרנטי ובין אם המדובר באופי מבחין נרכש).
המבקשת טענה שלטעמה המדובר בסימן בעל אופי מבחין אינהרנטי אשר הנו לכל היותר מרמז. הרשם לא קיבל את עמדת המבקשת נפסק כי לשיטת המבקשת עצמה השימוש במלים one-way בהקשרו של חיבור תקשורת, מתאר את אופי וטיב ההתחברות בפועל של מוצריה.
על כן נפסק כי השימוש במונחים השגורים בתחום לתיאור טיבו, אופיו ודרך פעולתו של המוצר של המבקשת מעיד על כך שמדובר בסימן הנמצא בתחומו התיאורי של הציר ורחוק מתחומם של הסימנים המרמזים.
על כן נפסק כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין אינהרנטי לצרכי סעיף 8(א) לפקודה.
אופי מבחין נרכש של סימן מסחר
לביסוס טענתה החלופית לגבי רכישתו של אופי מבחין על מנת לעמוד בדרישות סעיף 8(ב) לפקודה, הביאה המבקשת שלל פרסומים. הרשם פסק כי משנקבע שהסימן המבוקש הוא בבחינת סימן מתאר, הנטל על המבקשת לביסוס אופי מבחין נרכש – משמעות משנית – הוא נטל נכבד.
נפסק כי עיון בפרסומים שהובאו מראה כי במעט מאוד מאלה נעשה כלל שימוש בסימן המבוקש וככל שנעשה שימוש בסימן המבוקש הרי זה נעשה תמיד יחד עם השם WATERFALL כאשר אותיות הסימן המבוקש קטנות במידה משמעותית ביותר מאותיות שם החברה.
נפסק כי לא הובאו ראיות מהם ניתן ללמוד כי הסימן המבוקש (להבדיל משם המבקשת) רכש אופי מבחין כלשהו.
