הליך שנדון בבית המשפט העליון בארצות הברית בפני השופטים John Roberts, Samuel Alito, Ketanji Jackson, Clarence Thomas, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Barrett ו- Sonia Sotomayor.
הצדדים: המערערת: Abitron Austria GmbH. ; המשיב: Hetronic, Int’l, Inc.
העובדות: תיק זה נוגע לסכסוך סימני מסחר בין חברה המאוגדת בארצות הברית (Hetronic International, Inc.) לבין שישה גורמים זרים (חמש חברות ואדם אחד – יחד Abitron).
המשיבה, חברת Hetronic מייצרת שלטים רחוקים לציוד בנייה. היא מוכרת ומספקת שירותים עבור מוצרים אלה, שהינם בעלי ערכת צבעים ייחודית של שחור-צהוב השונה מאלה של מתחרותיה, ביותר מ-45 מדינות. Abitron פעלה במקור כמפיצה עבור Hetronic, אך מאוחר יותר היא הגיעה למסקנה שהיא מחזיקה בזכויות בחלק גדול מהקניין הרוחני של Hetronic, כולל סימני המסחר המופיעים על המוצרים נושא תביעה זו. Abitron התחילה למכור מוצרים ממותגים של Hetronic שכללו חלקים שמקורם בגורמים שלישיים. Abitron מכרה את מוצריה בעיקר באירופה, אבל היא גם ביצעה כמה מכירות ישירות בארצות הברית.
חברת Hetronic תבעה את Abitron בבית המשפט המחוזי באוקלהומה על הפרת סימני מסחר לפי שני סעיפים קשורים ב- Lanham Act:
הראשון הוא סעיף 1114(1)(a) האוסר על שימוש בלתי מורשה במסחר של כל העתק של סימן מסחר רשום בקשר למכירה, הצעה למכירה, הפצה או פרסום של כל סחורה או שירות, כאשר שימוש כזה עלול לגרום להטעיה.
השני הוא סעיף 1125(1)(a) שאוסר על שימוש במסחר בסימן מוגן, רשום או לא רשום, אשר עלול לגרום להטעיה.
חברת Hetronic תבעה פיצויים תחת הוראות סעיפים אלה בשל הפרותיה של Abitron בעולם.
בהליך בבית המשפט המחוזי Abitron טענה ש- Hetronic ביקשה תחולה אקסטריטוריאלית אסורה של ה-Lanham Act. בית המשפט המחוזי דחה טענה זו של Abitron, וחבר המושבעים פסק ל-Hetronic פיצויים בסך של 96 מיליון דולר בעבור ההפרה העולמית של סימני המסחר שלה על ידי Abitron. סכום זה כלל פיצויים בעבור הנזקים שנגרמו ל-Hetronic מהמכירות הישירות של Abitron לצרכנים בארצות הברית, ממכירותיה מחוץ לארצות הברית של מוצרים שעבורם הקונים הזרים ייעדו את ארצות הברית כיעד הסופי וממכירותיה מחוץ לארצות הברית אשר לא הגיעו לארצות הברית. לאחר מכן בית המשפט המחוזי נתן צו מניעה קבוע שאוסר על Abitron להשתמש בסימני המסחר של Hetronic בכל מקום בעולם.
בערעור, בית המשפט לערערים צמצם את צו המניעה כך שיכלול רק מדינות מסוימות אך אישר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בית המשפט לערעורים הגיע למסקנה ש- Lanham Act חל גם על ההתנהגות המפרה הזרה של Abitron משום שהשפעותיה בתוך ארצות הברית היו בעלות אופי והיקף מספיקים שיעניקו לארצות הברית עניין חזק בהתדיינות המשפטית.
Abitron ערערו על כך לבית המשפט העליון.
תוצאות ההליך: נקבע כי Lanham Act אינו חל על התנהגות שהתרחשה מחוץ לארצות הברית. בית המשפט ביטל את פסק דינו של בית המשפט לערעורים והחזיר אליו את התיק.
החזקה נגד אקסטריטוריאליות
השופט Alito (בהסכמה של ארבעה שופטים):
עיקרון ותיק של החוק האמריקאי, הוא שהחקיקה של הקונגרס אמורה לחול רק בתוך תחום השיפוט הטריטוריאלי של ארצות הברית (אלא אם מופיעה בחוק כוונה הפוכה). עיקרון זה, שנקרא החזקה נגד אקסטריטוריאליות (presumption against extraterritoriality), מתייחס לחזקה נגד בקשה לפעול בטריטוריה של ריבון אחר. החזקה תפקידה למנוע מחלוקות בינלאומיות שעלולות להיגרם כאשר החוק האמריקאי יוחל על התנהגות שהתרחשה במדינות זרות ומשקפת את התפיסה המקובלת לפיה הקונגרס מחוקק בדרך כלל מתוך מחשבה על בעיות מקומיות.
הבחינה להחלת החזקה נגד אקסטריטוריאליות כוללת מסגרת דו-שלבית:
בשלב הראשון, יש לקבוע האם הוראת חוק היא אקסטריטוריאלית, וקביעה זו מתייחסת לשאלה האם הקונגרס הורה באופן חיובי וברור כי ההוראה הנדונה צריכה לחול על התנהגות זרה. אם הקונגרס סיפק הוראה שאין לטעות לגביה שהיא אקסטריטוריאלית, ניתן להגיש תביעות הטוענות להתנהגות זרה בלבד, בכפוף למגבלות שהקונגרס הטיל (או לא) על התחולה הזרה של החוק.
אם הוראת חוק אינה אקסטריטוריאלית, יש לעבור לשלב השני, אשר בודק האם התביעה מבקשת תחולה מקומית מותרת או תחולה זרה אסורה של הוראת החוק. על מנת לקבוע זאת, על בתי המשפט להתחיל בזיהוי מוקד "הדאגה של הקונגרס" העומד בבסיס הוראת החוק הנדונה. מוקד החוק הינו מושא ההתעסקות שלו, אשר עשוי לכלול את ההתנהגות שהוא מחפש להסדיר, כמו גם את הצדדים והאינטרסים עליהם הוא מבקש להגן.
השופט Alito הסביר כי השלב השני אינו מסתיים בזיהוי מוקד החוק. בתי המשפט חייבים לזהות את מוקד החוק ולשאול האם ההתנהגות הרלוונטית למוקד זה התרחשה בטריטוריה של ארצות הברית. כלומר, על מנת להוכיח שתביעה כרוכה בתחולה מקומית של חוק, התובע נדרש להוכיח כי ההתנהגות הרלוונטית למוקד החוק התרחשה בתוך ארצות הברית.
השלב השני נועד על מנת להחיל את החזקה נגד אקסטריטוריאליות על תביעות שכוללות גם התנהגות מקומית וגם התנהגות זרה, תוך הפרדה בין ההתנהגות הרלוונטית לבין ההתנהגות שאינה רלוונטית. לחזקה לא תהיה משמעות אם כל התנהגות מקומית תוכל להפריך אותה. אם ההתנהגות הרלוונטית למוקד החוק מתרחשת בתוך ארצות הברית, אז התיק כרוך בתחולה מקומית מותרת של החוק, אפילו אם התנהגות אחרת מתרחשת מחוץ לארצות הברית. אם ההתנהגות הרלוונטית מתרחשת מחוץ לארצות הברית, אז התיק כרוך בתחולה אקסטריטוריאלית אסורה, ללא קשר לכל התנהגות אחרת שהתרחשה בתוך ארצות הברית. אם כל ההתנהגויות הנוגעת להפרות התרחשו מחוץ לארצות הברית, בתי המשפט אינם נדרשים לקבוע את מוקד החוק. במקרה כזה, לא קיימת התנהגות מקומית שעשויה להיות רלוונטית למוקד, ולכן למבחן המוקד אין כאן תפקיד.
השופט Alito הסביר כי בעניין הנדון, השאלה הראשונה היא האם הוראות החוק הרלוונטיות ב-Lanham Act (1114(1)(a) ו-1125(1)(a)) מספקות אינדיקציה ברורה וחיובית לכך שהן חלות באופן אקסטריטוריאלי. השופט Alito ענה על כך בשלילה. חוק שמעיד בבירור על השפעה אקסטריטוריאלית למרות היעדר הצהרה מפורשת על אקסטריטוריאליות, הינו נדיר ביותר. ההחלטה בעניין RJR Nabisco[1] מלמדת על הבהירות הנדרשת בשלב הראשון של המסגרת הדו-שלבית. שם נקבע של-Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act עשויה להיות תחולה אקסטריטוריאלית בנסיבות מסוימות משום שהרבה מהעבירות הבסיסיות שבו חלות בבירור לפחות על התנהגות זרה כלשהי ולפחות עבירה בסיסית אחת שמצויה בו חלה רק על התנהגות המתרחשת מחוץ לארצות הברית.
בעניין הנדון, אף אחת מהוראות החוק הנדונות אינה מספקת הצהרה מפורשת על תחולה אקסטריטוריאלית או אינדיקציה ברורה אחרת שהיא אחת מאותן הוראות חוק "נדירות" שבכל זאת חלות מחוץ לארצות הברית. שתי הוראות החוק בסך הכל אוסרות על השימוש במסחר, תחת התנאים שנקבעו על ידי הקונגרס, בסימני מסחר מוגנים כאשר שימוש זה עשוי לגרום להטעיה.
Hetronic הכירה בכך שאף אחת מההוראות הנדונות לא מאותתת על תחולה אקסטריטוריאלית, אך טענה שהאינדיקציה הנדרשת עשויה להימצא בהגדרת המונח "מסחר" ("commerce") ב-Lanham Act אשר מופיע בשתי הוראות החוק. תחת הגדרה זו, "מסחר" מוגדר ככל מסחר שעשוי להיות מוסדר בחוק על ידי הקונגרס (סעיף 1127). Hetronic הציעה שני נימוקים לפיהם הגדרה זו מספיקה על מנת להפריך את החזקה נגד אקסטריטוריאליות. ראשית, היא טענה שלשון הוראות החוק מובילה לתוצאה זו באופן טבעי משום שהקונגרס יכול להסדיר בחוק התנהגות זרה תחת סעיף מסחר החוץ (Foreign Commerce Clause). שנית, היא טענה שהאקסטריטוריאליות מאושרת על ידי העובדה שהגדרה זו הינה ייחודית ב- U. S. Code ולכן שונה ממה שהיא מתארת כהגדרות של "מסחר" בחוקים אחרים.
השופט Alito הסביר כי אף אחד מהנימוקים שהציעה Hetronic אינם מספקים. כאשר בתי המשפט החילו את החזקה בעבר, הם קבעו שוב ושוב שאפילו חוקים המתייחסים במפורש ל"מסחר חוץ" כאשר הם מגדירים "מסחר", אינם אקסטריטוריאליים. מסקנה זו מחסלת את הטענה של Hetronic. אם הוראת חוק המתייחסת מפורשות ל"מסחר חוץ" אינה מספיקה כדי להפריך את החזקה, אותו הדבר חייב להיות נכון לגבי הגדרת המונח "מסחר" המתייחסת לסמכות של הקונגרס להסדיר בחוק מסחר חוץ. תוצאה זו אינה משתנה רק משום שהוראת החוק מתייחסת "לכל" מסחר שהקונגרס יכול להסדיר בחוק.
השופט Alito הסביר שמכיוון שהוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) אינן אקסטריטוריאליות, ישנה חובה לשקול האם התביעה כוללת תחולה "מקומית" של הוראות אלה. כאמור, המבחן המתאים דורש להגדיר את המוקד של הוראות החוק ולאחר מכן לבחון האם Hetronic יכולה להוכיח שההתנהגות הרלוונטית למוקד זה התרחשה בתוך ארצות הברית. רוב טענות הצדדים בתיק זה פספסו את הנקודה הקריטית הזו והתמקדו ב"מוקד" של הוראות החוק הרלוונטיות מבלי להתייחס להתנהגות הרלוונטית למוקד זה. Abitron טענה שהוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) מתמקדות במניעת שימוש מפר בסימני מסחר, ו-Hetronic טענה שהוראות סעיפים אלה מתמקדות בהגנה על המוניטין של הבעלים של סימן מסחר ומניעת הטעיית צרכנים. מדינת ארצות הברית כידידת בית המשפט (amicus curiae) טענה שהוראות חוק אלה מתמקדות רק בחשש להטעיית צרכנים.
כל הצדדים ניסו לתמוך את עמדותיהם בפסק הדין בעניין Steele [2], אך השופט Alito הסביר כי להחלטה זו כמעט ואין תרומה למקרה הנדון. בעניין Steele נטען שהנתבע, באמצעות פעילות שהתרחשה גם בארצות הברית וגם במקסיקו, הפר את Lanham Actבכך שייצר ומכר שעונים שעליהם מוטבעים סימני מסחר המוגנים בארצות הברית. השופט Alito הסביר כי למרות שבית המשפט התיר לתביעה להמשיך, הניתוח שלו לא פעל לפי המסגרת הדו-שלבית שפותחה עשרות שנים מאוחר יותר. החלטת בית המשפט היתה צרה ולא קשורה לעובדות המקרה. היא נשענה על הפסיקה לפיה, העובדות בפרוטוקול, כאשר מסתכלים עליהן כמכלול, היו מספיקות על מנת להפריך את החזקה נגד האקסטריטוריאליות. בהגיעו למסקנה זו, בית המשפט הדגיש שוב ושוב הן כי הנתבע ביצע "צעדים חיוניים" במסגרת התנהגותו המפרה בתוך ארצות הברית והן כי התנהגותו עלולה לגרום להטעיית הצרכן בארצות הברית. מאחר שעניין Steele כלל גם התנהגות מקומית וגם חשש להטעיה מקומית, הוא אינו מלמד מי מהשניים קובע את התחולה המקומית של הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a). לפיכך, הטענות המסוימות של הצדדים לגבי המוקד של הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) אינן ממצות את הבחינה הרלוונטית. השאלה לגבי התחולה המקומית המותרת מתמקדת במיקום ההתנהגות הרלוונטית למוקד. ההתנהגות הרלוונטית לכל אחד מהמוקדים שהצדדים הציעו הינה שימוש מפר במסחר, כפי שמוגדר בחוק. מסקנה זו נובעת מהטקסט ומההקשר של הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a). שתי ההוראות אוסרות על שימוש בלתי-מורשה "במסחר" בסימני מסחר מוגנים, כאשר, בין היתר, שימוש זה עלול לגרום להטעיה. כלומר, הקונגרס אסר על שימוש במסחר בסימן מסחר בתנאים מסוימים. התנהגות זו, חייבת ליצור חשש מספיק להטעיה, אבל הטעיה אינה דרישה נפרדת, היא פשוט מאפיין הכרחי של שימוש פוגע. מכיוון שהקונגרס קבע אחריות על פעולה ספציפית (סוג מסוים של שימוש במסחר), פעולה ספציפית זו תהיה ההתנהגות הרלוונטית לכל מוקד המוצע כיום.
לסיכום, השופט Alito הסביר כי "שימוש במסחר" (“use in commerce”) הינו ההתנהגות הרלוונטית לכל מוקד פוטנציאלי של הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) משום שהקונגרס העריך שהפרה של כל אחת מהוראות אלה תתקיים בכל פעם שנעשה שימוש במסחר בסימן המסחר באופן שתואר על ידי הקונגרס, ללא צורך בהטעיה בפועל. תחת השלב השני של המסגרת לבחינת האקסטריטוריאליות, "שימוש במסחר" מספק קו הפרדה בין תחולה מקומית לבין תחולה זרה של הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a).
השופט Alito התייחס לפסק דינה של השופטת Sotomayor. השופט Alito הסביר כי בניגוד ליישום הפשוט של התקדים של בית המשפט העליון שנעשה על ידו, השופטת Sotomayor הגיעה למסקנה שהשלב השני של המסגרת הדו-שלבית לבחינת האקסטריטוריאליות מתייחס אך ורק לשאלה האם מושא המוקד של החוק נמצא או התרחש בתוך ארצות הברית. השופט Alito הסביר כי התוצאה של סטנדרט המתמקד במוקד בלבד היא שכל תביעה הכרוכה בחשש להטעיית צרכנים בארצות הברית תהיה תחולה מקומית של החוק. השופט Alito הסביר כי גישה זו הינה שגויה, והיא תעניק ל-Lanham Act תחולה רחבה באופן בלתי סביר שתערער את המסגרת הדו-שלבית לבחינת האקסטריטוריאליות.
על מנת להצדיק את ההתמקדות אך ורק במוקד של הוראות החוק, השופטת Sotomayor קבעה כי תחולה של חוק עשויה להיות מקומית גם כאשר מתרחשת התנהגות זרה. השופט Alito הסביר שאם קביעה זו בסך הכל אומרת שתחולה מקומית מותרת יכולה להתקיים גם כאשר פעילות זרה מעורבת בתיק, אז היא נכונה אבל מפספסת את הנקודה. כאשר תביעה כוללת גם פעילות מקומית וגם פעילות זרה, השאלה הינה האם ההתנהגות הרלוונטית למוקד החוק התרחשה בתוך ארצות הברית. אם התנהגות זו מתרחשת בתוך ארצות הברית, אז התיק כרוך בתחולה מקומית מותרת של החוק, גם אם התנהגות אחרת מתחרשת מחוץ לארצות הברית. אך אם ההתנהגות הרלוונטית למוקד החוק מתרחשת במדינה זרה, אז התיק כולל תחולה אקסטריטוריאלית אסורה ללא קשר לכל התנהגות אחרת המתרחשת בתוך ארצות הברית.
השופט Alito הסביר כי מעבר לסטייה מהתקדים שנקבע, גישה המתמקדת במוקד בלבד עשויה לייצר "כאבי ראש" לערכאות הנמוכות הנדרשות להתמודד עם גישה חדשה זו. עבור חוקים המסדירים התנהגות, המיקום של ההתנהגות הרלוונטית למוקד מספק איתות ברור בשני השלבים של המסגרת הדו-שלבית. לעומת זאת, תחת הסטנדרט שקבעה השופטת Sotomayor נאמר למתדיינים ולערכאות הנמוכות כי הבחינה בשלב השני מתמקדת במוקד בלבד, אשר עשוי להיות "התנהגות", "צדדים" או "אינטרסים" עליהם הקונגרס רצה להגן או שאותם רצה להסדיר בחוק. כתוצאה מכך, ניתן להפוך כמעט כל תביעה הכוללת התנהגות זרה בלבד ל"תחולה מקומית". כמו כן, ניתן לבטל כמעט כל תביעה לפי חזקת האקסטריטוריאליות על ידי תיוגה כ"תחולה זרה" אפילו אם ההתנהגות הנדונה היתה מקומית בלבד. מצב זה רחוק ממידת הוודאות שהחזקה נגד האקסטריטוריאליות נועדה לספק.
השופט Alito הסביר כי הבנתה המרחיבה של השופטת Sotomayor את התחולה המקומית של ה- Lanham Act, מאיימת על החזקה נגד אקסטריטוריאליות. בעניין Morrison[3] בית המשפט העליון הזהיר כי החזקה נגד אקסטריטוריאליות תהיה כלב שמירה פחדן אם היא תיסוג למלונה שלה בכל פעם שפעילות מקומית כלשהי מעורבת בתיק. אם תביעה תחת ה-Lanham Act תכלול תחולה מקומית בכל פעם שהשפעות מסוימות צפויות להתרחש בתוך ארצות הברית, כלב השמירה אינו יותר מצי'וואווה. תחת מבחן כזה, לא יהיה אפילו צורך שתהיה מעורבת פעילות מקומית כלשהי. די בכך שתהיה רק סבירות להשפעה בתוך ארצות הברית. החלת סטנדרט זה במקרה הנדון תדרוש אפילו פחות קשר לארצות הברית מאשר במספר חוקים אקסטריטוריאליים מפורשים, אשר מחייבים, לכל הפחות, השפעות מקומיות ממשיות על מנת שיפעלו. גישה זו מהווה איום למחלוקת בינלאומית. כמעט בכל המדינות בעולם, כולל בארצות הברית, דיני סימני המסחר הם טריטוריאליים. לסימן מסחר ישנו קיום נפרד בכל טריטוריה ריבונית שבה הוא רשום או הוכר חוקית כסימן מסחר. לכן, כל מדינה מוסמכת להעניק זכויות בסימן מסחר ולאכוף את הפרתו בגבולותיה. עיקרון זה מעוגן זה מכבר בדין הבינלאומי. באמנת פריז (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) נקבע כי סימן מסחר שרשום כדין במדינה של האיחוד ייחשב כבלתי תלוי בסימנים הרשומים במדינות האחרות של האיחוד ותפיסת טובין מפרים הינה מותרת רק כאשר הם מיובאים למדינה שבה סימן מסחר או שם מסחרי זכאים להגנה משפטית. האמנה מספקת מנגנונים עבור בעלי סימני מסחר לצורך הגנה על סימני המסחר שלהם במדינות אחרות תחת החוק המקומי של מדינות אלה. ה-Lanham Act, אשר נועד ליישם אמנות והסכמים הנוגעים לסימני מסחר, משלב הנחת יסוד טריטוריאלית זו, כאשר הוא קובע שרישומו של סימן מסחר זר בארצות הברית יהיה בלתי תלוי ברישומו במדינת המקור וכי הזכויות של סימן זה בארצות הברית יהיו כפופות לחוק המקומי של ארצות הברית.
בשל האופי הטריטוריאלי של סימני מסחר, ההסתברות לאי התאמה עם חוקים החלים במדינות אחרות הינה כל כך ברורה, כך שאם הקונגרס היה מעוניין בתחולה זרה הוא היה מתייחס לנושא ההתנגשויות עם חוקים ונהלים זרים. לשימוש בסימן מסחר, אפילו אם הוא נעשה רק במדינה אחת, תהיינה לרוב השפעות המקרינות למדינות אחרות. כאשר מגדירים בדיוק איזו צורה של הטעיה צרכנית מופשטת הינה מספיקה בתיק נתון, מערכת המשפט תידרש למשימה של ניווט סכסוכי מדינות חוץ השייכים לזרועות הפוליטיות. אם מספיק מדינות יאמצו גישה זו, מערכת סימני המסחר תקרוס.
הנציבות האירופית (The European Commission) הזהירה את בית המשפט העליון של ארצות הברית מפני יישום של ה- Lanham Actבמקרים של הפרות המתרחשות באיחוד האירופי ומחוץ לארצות הברית.
לסיכום, השופט Alito הסביר כי הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) אינן אקסטריטוריאליות ושהשימוש המפר במסחר בסימן מסחר מספק את קו ההפרדה בין תחולה מקומית לבין תחולה זרה של הוראות אלה. המונח "שימוש במסחר" (“use in commerce”) מוגדר ב-Lanham Act כשימוש בתום לב בסימן מסחר במהלך מסחר רגיל, כאשר הסימן משמש לזיהוי והבחנה של הסחורות של המשתמש בסימן והצבעה על מקור הסחורות. מכיוון שההליכים הקודמים לא עלו בקנה אחד עם הבנה זו של אקסטריטוריאליות, השופט Alito ביטל את פסק דינו של בית המשפט לערעורים והחזיר את התיק להליכים נוספים בהתאם להבנה זו.
השופטת Jackson:
השופטת Jackson הסכימה עם השופט Alito בכך שלהוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) אין תחולה אקסטריטוריאלית. היא גם הסכימה שה"שימוש במסחר" בסימן מסחר שמתואר בשתי הוראות החוק מספק את קו ההפרדה בין תחולה מקומית לבין תחולה זרה של הוראות אלה. היא הסבירה שבית המשפט אינו נדרש לפרט את המשמעות של "שימוש במסחר", ולא נדרש לדון בשאלה מתי משמעות זו מנחה את שאלת התחולה המקומית המותרת בתיק מסוים.
השופטת Jackson הסבירה שמה שהופך סימן מסחר לסימן מסחר לפי ה- Lanham Actהוא תפקידו כמזהה מקור. לפי ה-Lanham Act, סימן מסחר הוא כל מילה, שם, סמל או מכשיר, או כל שילוב ביניהם, שאדם משתמש בו או צפוי להשתמש בו על מנת לזהות ולהבחין את הסחורות שלו מאלה שנוצרו או נמכרו על ידי אחרים וכדי להצביע על מקור הסחורות. הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a) מאפשרות לבעל סימן מסחר לתבוע אדם שמשתמש בסימן המסחר שלו "במסחר" באופן שעלול להטעות או להונות. ה-Lanham Act מגדיר את המונח "שימוש במסחר" (“use in commerce”) כשימוש בתום לב בסימן מסחר במהלך המסחר הרגיל. לאור התפקיד המרכזי של סימני המסחר כמזהים מקור, הסכמה הסטטוטורית של הקונגרס מגלמת הבחנה בין שימוש בסימני מסחר (שימוש בסמל או שווה ערך על מנת לזהות או למתג את הסחורות או השירותים של הנתבע) ושימוש בסימנים שאינם סימני מסחר (שימוש בסמל, אפילו זהה, באופן שאינו מזהה את המקור). זה מצביע על חשיבות המשמעות של שימוש בסימן מסחר באופן שהקונגרס אסר – כלומר, באופן שעלול לבצע את "החטא הקרדינלי" של הטעיית צרכנים לגבי מקור הסחורות או השירותים.
"שימוש במסחר" אינו נפסק כאשר סימן המסחר הוטבע לראשונה, או כאשר הפריט עליו הוא מוטבע נמכר לראשונה. במקום זאת, שימוש במסחר יכול להתרחש כאשר סימן המסחר משמש בתפקידו כמזהה מקור. לכן, גם לאחר שמתחיל ה"שימוש במסחר" בסימן המסחר (כלומר, כשסחורות עליהן הוא מוטבע נמכרות), נעשה "שימוש במסחר" בסימן מסחר זה כאשר וכל עוד סחורות אלה נמצאות במסחר, מכיוון שכל עוד הן נמצאות במסחר, סימן המסחר מזהה ומבחין את המקור של הסחורות. שימוש כזה אינו "צף חופשי". נעשה שימוש בסימן המסחר על ידי ה"אדם" שהטביע את סימן המסחר על הסחורות על מנת לזהות ולהבחין אותן במסחר ולהצביע על המקור שלהן. השופטת Jackson הסבירה כי זהו השימוש במסחר אליו מתייחסות הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a).
מאחר ש"השימוש במסחר", כפי שהגדיר אותו הקונגרס, הוא זה שמספק את קו ההפרדה בין תחולה מקומית לבין תחולה זרה של הוראות סעיפים 1114(1)(a) ו-1125(1)(a), בחינת התחולה המקומית המותרת צריכה להיות פשוטה. אם מוצר מסומן נמצא במסחר המקומי, והסימן משרת תפקיד של מזהה מקור באופן שתואר על ידי הקונגרס, הוראות סעיפים אלה עשויות לחול על אדם המשתמש בסימן כסימן מסחרי. אבל אם הסימן לא משרת תפקיד זה במסחר המקומי, אז ההתנהגות לגביה הקונגרס דאג אינה מתרחשת בתוך הארץ (באופן מקומי), והוראות סעיפים אלה לא יכולות לחול על אדם זה.
השופטת Sotomayor (בהסכמת שלושה שופטים):
השופטת Sotomayor הסבירה כי הוראות סעיפים 32(1)(a) ו- 43(a)(1)(A)(כלומר 1114(1)(a) ו-1125(1)(a), כפי שתוקנו) ל-Lanham Act אוסרות על פעילויות של הפרת סימן מסחר ותחרות בלתי הוגנת שעשויות להטעות או להונות. הסוגיה בתיק הנדון הינה האם, ובאיזה היקף, הוראות סעיפים אלה חלות על פעילויות שהתרחשו במדינה זרה. השופטת Sotomayor הסכימה עם מסקנת דעת הרוב לפיה יש לבטל את החלטת בית המשפט לערעורים. עם זאת, היא לא הסכימה עם המסגרת הדו-שלבית לבחינת האקסטריטוריאליות שאימץ בית המשפט העליון בתיק זה. היא הסבירה כי הוראות סעיפים 32(1)(a) ו- 43(a)(1)(Aל- Lanham Act חלות על פעילויות שמתרחשות מחוץ לארצות הברית כאשר קיים חשש להטעיית הצרכנים בתוך ארצות הברית.
השופטת Sotomayor התייחסה לעניין Steele, והסבירה כי בעניין זה בית המשפט החיל את ה- Lanham Act על פעילויות של הפרת סימן מסחר ותחרות בלתי הוגנת שהתרחשו מחוץ לארצות הברית אך הטעו צרכנים בתוך ארצות הברית. מאחר שבית המשפט דן בעניין Steele לפני 70 שנים, לא היתה לו הזדמנות ליישם את המסגרת הדו-שלבית שבית המשפט העליון פיתח מאז על מנת לבחון את התחולה האקסטריטוריאלית של חוק מסוים. עם זאת, לטעמה של השופטת Sotomayor, יישום הולם של המסגרת הדו-שלבית מוביל לתוצאה שעולה בקנה אחד עם התוצאה שהתקבלה בעניין Steele: למרות שאין אינדיקציה ברורה לכך שהוראות החוק הנדונות של ה- Lanham Actמפריכות את החזקה נגד אקסטריטוריאליות בשלב הראשון, תחולה מקומית של החוק יכולה להשפיע על התנהגות זרה בשלב השני, כל עוד התובע יוכיח כי קיים חשש להטעיית צרכנים באופן מקומי (בתוך ארצות הברית)
בעניין Steele, חברת Bulova Watch, המאוגדת במדינת ניו יורק ומשווקת שעונים תחת סימן המסחר הרשום שלה "Bulova", תבעה את Sidney Steele, אזרחית ארצות הברית ותושבת טקסס, בעלת עסק לשעונים במקסיקו סיטי. כאשר Steele גילתה שהסימן "Bulova" אינו רשום כסימן מסחר במקסיקו, היא רשמה אותו כסימן המסחר במקסיקו תחת שמה, הרכיבה שעונים במקסיקו באמצעות חלקי רכיבים שרכשה מארצות הברית ומשוויץ, הטביעה עליהם את סימן המסחר "Bulova" ומכרה אותם. כתוצאה מכך, שעוני "Bulova" מזויפים הסתננו לארצות הברית דרך הגבול המקסיקני, מה שגרם לנציג המכירות של חברת Bulova לקבל תלונות רבות מתכשיטנים קמעונאיים באזור הגבול המקסיקני בטקסס שלקוחותיהם הביאו לתיקון שעוני "Bulova" פגומים אשר לאחר בדיקה התברר שאינם מוצרים של חברת Bulova.
Steele לא ביצעה פעולות לא חוקיות בתוך ארצות הברית. בית המשפט קבע שמאחר שפעולותיה של Steele והשפעותיהן לא היו מוגבלות לגבולות הטריטוריאליים של אומה זרה, ה-Lanham Act חל על פעולותיה. בית המשפט בעניין Steele הסביר שלהתנהגותה של Steele היה פוטנציאל לפגוע המוניטין המסחרי של חברת Bulova בארצות הברית. העובדה ש- Steeleהטביעה את הסימן "Bulova" על השעונים במקסיקו ולא בארצות הברית לא שינתה מצב זה.
לאחר עניין Steele בית המשפט לערעורים פיתח מספר מבחנים שעוצבו על פי העובדות בעניין Steele, על מנת לקבוע את התחולה האקסטריטוריאלית של Lanham Act. בית המשפט לערעורים אימץ מסגרת דו-שלבית על מנת לקבוע מתי חוק יחול באופן אקסטריטוריאלי על התנהגות זרה. מסגרת זו כוללת מבחנים שידועים כחזקה נגד אקסטריטוריאליות. החזקה משקפת עיקרון ותיק של החוק האמריקאי לפיו החקיקה של הקונגרס, אלא אם מופיעה בה כוונה הפוכה, אמורה לחול רק בתוך תחום השיפוט של ארצות הברית. לכן, בתי המשפט יצאו מנקודת הנחה, שבדרך כלל החוק האמריקאי שולט בארצות הברית אך לא שולט בכל העולם.
תחת מסגרת זו, בית המשפט בודק קודם כל האם החזקה נגד אקסטריטוריאליות הופרכה על ידי אינדיקציה ברורה וחיובית לכך שהחוק חל באופן אקסטריטוריאלי. אם החזקה לא הופרכה בשלב הראשון, בית המשפט צריך לעבור לשלב השני ולהכריע האם התיק כרוך בתחולה מקומית של החוק. על מנת לקבוע אם קיימת תחולה מקומית, בית המשפט נדרש לקבוע את מוקד החוק (כלומר, מוקד "הדאגה" של החוק). השופטת Sotomayor הסבירה כי למרות שהיא מסכימה עם התוצאה שאליה הגיעו הרוב בעניין זה בנוגע לשלב הראשון, היא אינה מסכימה עם הניתוח של הרוב של השלב השני.
הוראות סעיפים 32(1)(a) ו- 43(a)(1)(A)ל- Lanham Actמטילות אחריות אזרחית על נתבע ש"משתמש במסחר" בסימן מסחר באופן שעלול להטעות או להונות. ה-Lanham Act מגדיר את המונח "מסחר" ("commerce") ככל מסחר שעשוי להיות מוסדר בחוק על ידי הקונגרס (סעיף 1127).
לפי התקדימים של בית המשפט העליון, לשון זו אינה מספיקה על מנת להפריך את החזקה נגד אקסטריטוריאליות. בית המשפט העליון קבע פעמים רבות שאפילו בחוקים שיש בהם הגדרה רחבה של המונח "מסחר" שמתייחסת באופן מפורש ל"מסחר זר" ("foreign commerce") אינם חלים מחוץ לארצות הברית בנוגע לכל התנהגות זרה. בית המשפט העליון גם הסביר כי המונחים הגנריים כמו המונחים "every" או "any" אינם מפריכים את החזקה. המונח "all" אינו שונה ממונחים אלה.
השופטת Sotomayor הסבירה כי בחינתו של בית המשפט בשלב השני מתמקדת ב"מוקד" הוראות החוק. כמו הניתוח של בית המשפט בשלב הראשון, בחינה זו הינה הקשרית. בית המשפט אינו מנתח את הוראת החוק בחלל הריק. במקום זאת, בית המשפט בוחן את הוראת החוק "בהתאמה" להוראות חוק רלוונטיות אחרות, ושוקל איך החוק באמת הוחל. המטרה של קביעת מוקד החוק הינה להעריך מה מהווה תחולה מקומית של חוק. השופטת Sotomayor הסבירה כי תחולה הינה מקומית כאשר מושא מוקד החוק, נמצא או מתרחש בתוך ארצות הברית.
הצדדים הציעו פרשנויות שונות למוקד של הוראות סעיפים 32(1)(a) ו-43(a)(1)(A). Abitron טענו שמוקד החוק הינו "השימוש" בסימן המסחר "במסחר". לטענת Abitron, ה-Lanham Act אינו חל על מוצרים שנמכרים מחוץ לארצות הברית. לטענתם, על מנת שה- Lanham Act יחול, הנתבע חייב למכור את המוצרים ישירות בתוך ארצות הברית. לעומת זאת, Hetronic טענה של- Lanham Actיש שני מוקדים שונים: הגנה מפני פגיעה במוניטין של בעלי סימני מסחר והגנה על צרכנים מפני הטעיה. לטענתם, פגיעה במוניטין של בעלי סימני מסחר אינה בהכרח קשורה למוקד של הטעיית צרכנים או למוקד של התנהגות הנתבע. היא טענה כי פגיעה במוניטין של בעל הסימן מתרחשת במקום שבו בעל הסימן מתגורר.
מדינה ארצות הברית, כידידת בית המשפט, לא תמכה באף אחת מטענות הצדדים, והציעה "שביל ביניים". לטענתה, המוקד של החוק הוא הטעיית צרכנים. לפיכך, כאשר הטעיית צרכנים עלולה להתרחש בתוך ארצות הברית, התחולה של הוראות סעיפים 32(1)(a) ו-43(a)(1)(A) תהיה תחולה מקומית מותרת, גם אם התנהגותו של הנתבע התרחשה במקום אחר.
השופטת Sotomayor הסכימה עם עמדתה של מדינת ארצות הברית. היא הסבירה כי הוראות סעיפים 32(1)(a) ו-43(a)(1)(A) אוסרות על סוג מסוים של "שימושים במסחר": שימושים שעלולים לגרום להטעיה או להונות. לפיכך, החוק מבהיר כי האיסור על שימוש במסחר הינו בסך הכל האמצעי שבאמצעותו החוק משיג את מטרתו להגן על צרכנים מפני הטעיה. מאחר שמוקד החוק הינו הגנה על צרכנים מפני הטעיה, החוק מכסה גם פעילויות של הפרות זרות אם ישנו חשש להטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית וכל שאר התנאים לאחריות מתקיימים.
השופטת Sotomayor הסבירה כי התייחסות להטעיית צרכנים כמוקד החוק עולה בקנה אחד עם עניין Steele, אשר התמקד בהשפעות המקומיות של התנהגותו הזרה של הנתבעת. עניין Steele מדגיש כי למרות שהנתבעת לא הטביעה את הסימן או מכרה את המוצרים בתוך ארצות הברית, ההסתננות של שעוני Bulova מזויפים דרך הגבול המקסיקני לתוך ארצות הברית, גרמה להטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית. בית המשפט בעניין Steele הסביר כי השפעות מקומיות אלה, היו עשויות להשפיע לרעה על המוניטין המסחרי של חברת Bulova בתוך ארצות הברית. כלומר, בהתאם לטקסט הסטטוטורי, עניין Steele התמקד בהשפעה של ההתנהגות הזרה של הנתבע על השוק הצרכני בתוך ארצות הברית, ולא במיקום של המכירה המקורית של המוצרים המפרים או המיקום של בעל סימן המסחר (בניגוד לטענות המערערים והמשיבה בעניין הנדון).
השופטת Sotomayor הסבירה כי גם התקדים של בית המשפט העליון תומך בכך שתחולתו של חוק עשויה להיות מקומית גם אם מעורבת התנהגות זרה. בעניין Morrison, למשל, בית המשפט קבע שסעיף 10(b) ל- Securities Exchange Act of 1934, אינו מעניש על התנהגות מטעה, אלא רק על התנהגות מטעה בקשר לרכישה או מכירה של ניירות ערך בתוך ארצות הברית. לפיכך, המוקד של חוק זה אינו המקום שבו נוצרה ההטעיה, אלא רכישות ומכירות של ניירות ערך בתוך ארצות הברית. עסקאות רכישה ומכירה הם מושא הדאגה של החוק. לפי עניין Morrison, תחולה מקומית של סעיף 10(b) מכסה מצגי שווא שנעשו מחוץ לארצות הברית, על עוד ההתנהגות המטעה נושאת את הקשר הנדרש למוקד החוק: הרכישה המקומית או המכירה המקומית של נייר ערך. השופטת Sotomayor הסבירה כי באופן דומה, תחת הוראות סעיפים 32(1)(a) ו-43(a)(1)(A) ל-Lanham Act, ניתן להגיש תביעה בגין שימושים במסחר בסימן מסחר כאשר הם עשויים לגרום להטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית, גם אם ההתנהגות מתרחשת מחוץ לארצות הברית.
דעת הרוב הסכימה עם טענת Abitron לפיה ה- Lanham Actדורש "שימוש במסחר" באופן מקומי. לפי דעת הרוב בעניין זה, "השימוש במסחר" מספק את קו ההפרדה בין תחולה מקומית לבין תחולה זרה של הוראות סעיפים 32(1)(a) ו-43(a)(1)(A) ל-Lanham Act. עם זאת, השופטת Sotomayor הסבירה כי דעת הרוב לא נקטה עמדה בפועל לגבי מוקד החוק או יישמה את הדין הקבוע של בית המשפט העליון של ארצות הברית. במקום זאת, על מנת להגיע למסקנה שאליה הגיעו, הרוב הפכו את המסגרת הדו-שלבית לבחינת האקסטריטוריאליות לבדיקת התנהגות קצרת-רואי בלבד. בעיקר, במקום להבחין במוקד החוק ולהעריך האם המוקד נמצא באופן מקומי, כפי שמורה התקדים של בית המשפט העליון, הרוב דורשים שלב שלישי: הערכה האם ההתנהגות הרלוונטית למוקד התרחשה באופן מקומי, אפילו כאשר מוקד החוק אינו התנהגות. כמו כן, הרוב דילגו על השלב האמצעי של המסגרת החדשה הזו, והגיעו למסקנה שמיותר להבחין במוקד של ה- Lanham Actמשום שההתנהגות הרלוונטית לכל מוקד פוטנציאלי שהצדדים הציעו חייב להיות "שימוש במסחר", מכיוון שזו ההתנהגות שמצוינת בחוק. כלומר, השופטת Sotomayor הסבירה כי תחת המסגרת התלת-שלבית חסרת התקדים של דעת הרוב אף חוק אינו יכול לחול על התנהגות רלוונטית מחוץ לארצות הברית, לא משנה מה המושא האמיתי של דאגת החוק.
השופטת Sotomayor הסבירה כי הגישה החדשה של דעת הרוב הפכה את הבחינה המסורתית בשלב השני למבחן התנהגות בלבד, בניגוד ישיר לפסיקת בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הכיר באופן מפורש בכך ש"מוקד" החוק יכול להיות "ההתנהגות", "הצדדים" או "האינטרסים" שהקונגרס רצה להגן עליהם או להסדיר אותם בחוק. לא כל חוק פדרלי הכפוף לניתוח אקסטריטוריאליות מסדיר באופן ישיר התנהגות. מאחר שהתקדים של בית המשפט העליון אינו תומך בניתוח של דעת הרוב למסגרת לבחינת האקסטריטוריאליות, הרוב נסוג לבחינה מעוותת של החלטות העבר של בית המשפט העליון. הרוב נשען על עניין RJR Nabisco, אבל עניין זה אינו תומך בעמדת הרוב. בעניין RJR Nabisco נקבע כי הוראת התביעה האזרחית של ה- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act דורשת פגיעה בעסק או נכס. באותו עניין נקבע כי ישנה תחולה מקומית של הוראה זו כל עוד ישנה "פגיעה מקומית". כלומר, בית המשפט קבע שמוקד החוק צריך להתרחש באופן מקומי. בית המשפט בעניין RJR Nabisco לא נדרש לשלב שלישי.
השופטת Sotomayor הסבירה כי בעניין הנדון, בית המשפט ציטט שוב ושוב תיקים בהם נקבע כי תחולה מקומית דורשת שההתנהגות הרלוונטית למוקד החוק תתרחש בתוך ארצות הברית. השופטת Sotomayor הסבירה כי בתיקים אלה, בית המשפט קודם כל הגיע למסקנה (או הניח) שמוקד הוראת החוק הנדונה היתה התנהגות ורק לאחר מכן עבר לבחון האם ההתנהגות הרלוונטית התרחשה באופן מקומי. בעניין [4]WesternGeco, למשל, בית המשפט בחן את התחולה האקסטריטוריאלית של הוראת סעיף 271(f )(2) ל-Patent Act, אשר הינה הבסיס להגשת תביעה בגין הפרת פטנט. בית המשפט קבע ש"המוקד" של הוראה זו, היא פעולת האספקה לארצות הברית או מארצות הברית, ולכן ההתנהגות הרלוונטית למוקד היתה פעולת האספקה המקומית של הנתבע של רכיבים המפרים את הפטנט של התובע. כלומר, בית המשפט בחן האם מוקד חוק הנדון התרחש באופן מקומי.
השופטת Sotomayor הסבירה כי אף אחד מהתיקים עליהם הסתמכה דעת הרוב אינו קובע באופן קטגורי שחייבת להיות התנהגות מקומית על מנת שתהיה תחולה מקומית של החוק.
השופטת Sotomayor הסבירה כי הגישה הטרנספורמטיבית של הרוב מסכלת את יכולת הקונגרס להסדיר בחוק "אינטרסים" או "צדדים" חשובים שלקונגרס יש כוח להסדיר בחוק. לחוקים מסוימים עשוי להיות מוקד שאינו התנהגות בבירור ואשר משפיע על התנהגות כלשהי מחוץ לארצות הברית. תחת הכלל הקטגורי החדש של דעת הרוב, חוקים אלו עשויים שלא לכסות התנהגות רלוונטית המתרחשת מחוץ לארצות הברית, אפילו אם התנהגות זו משפיעה על אינטרסים מקומיים שעליהם הקונגרס רצה להגן. כלומר, על ידי ניסוח מחדש של הבחינה בשלב השני כמבחן התנהגות בלבד, הכלל החדש של הרוב מסכל פונקציה מרכזית של החזקה נגד אקסטריטוריאליות: הבחנה במשמעות הקונגרסית ושמירה על רקע יציב שעליו יכול הקונגרס לחוקק חוקים עם השפעות צפויות כדי להגן על האינטרסים המקומיים, כולל אלה של בעלי סימני מסחר הרשומים בארצות הברית ושל צרכנים.
השופטת Sotomayor הסבירה כי הניתוח של דעת הרוב גם לא עולה בקנה אחד עם עניין Steele. לפי דעת הרוב, עניין Steele כלל גם התנהגות מקומית וגם חשש להטעיית הצרכן ולכן הוא לא מספק הנחיות לפתירת העניין הנדון. השופטת Sotomayor הסבירה כי עניין Steele מכיר בבירור בכך שה- Lanham Actחל על פעולות מפרות שהושלמו מחוץ לארצות הברית כאשר הן גורמות להטעיית הצרכן בתוך ארצות הברית. השופטת Sotomayor הסבירה כי מאחר שעניין Steele לא תורם הרבה לגישה המצמצמת של דעת הרוב, הרוב קבע כי עניין Steele הינו עניין "צר" שאין לו תחולה מעבר לעובדות בו. השופטת Sotomayor לא הסכימה עם דעה זו. היא הסבירה כי עניין Steele מתייחס לשאלה החשובה האם ה- Lanham Act חל מחוץ לגבולות ארצות הברית, והנחה את בחינת האקסטריטוריאליות על ידי הערכאות הנמוכות יותר מ-70 שנים. הרוב אינם יכולים להתעלם מהתקדים של בית המשפט רק משום שנוח להם לעשות זאת. מאחר שהרוב לא יכול היה לבסס את קביעותיו בתקדים, הוא פנה לשיקולי מדיניות מופשטים. לפי דעת הרוב, המוקד של ה- Lanham Act אינו יכול להתמקד בהטעיית צרכנים, על אף עניין Steele ועל אף הטקסט הברור של החוק, מכיוון שכל מוקד שאינו התנהגות הינו חסר וודאות ויגרום ל"כאבי ראש" לערכאות הנמוכות. השופטת Sotomayor הסבירה כי מסקנתו של הרוב מושתתת על הנחה שגויה לפיה סיכוי להשפעה בארצות הברית בלבד יהיה מספיק על מנת להטיל אחריות על הנתבע לפי ה-Lanham Act. היא הסבירה כי ה-Lanham Act דורש חשש להטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית, ולא סתם "השפעה" מופשטת ובלתי מוגדרת. מבחן החשש להטעיה מגיע ישירות מהטקסט של החוק. בחינת החשש להטעיה עשויה לדרוש מבחן מעט שונה, אבל זהו המבחן שהקונגרס בחר ובתי המשפט החילו.
כמו כן, השופטת Sotomayor הסבירה שתובעים יצטרכו לעשות יותר מרק להצביע על חשש להטעיה. הם יצטרכו להוכיח את כל המרכיבים ההכרחיים של הוראת החוק. כך למשל, למרות ש"שימוש במסחר" אינו מוקד החוק, החוק עדיין דורש להוכיח "שימוש במסחר". כפי שנקבע בעניין Steele, מכיוון שהמונח "מסחר" כולל כל מסחר שהקונגרס מוסמך להסדיר בחוק, מכירות זרות מסוימות עשויות ליפול תחת החוק. כמו כן, התובעים גם חייבים להראות באופן כללי שהפגיעה בהם נגרמה על ידי הפרה של החוק.
השופטת Sotomayor הסבירה כי בעניין הנדון בית המשפט הגיע למסקנה לא נכונה לפיה המבחן שמתמקד בהטעיית צרכנים מקומית מתנגש עם כלל הטריטוריאליות של דיני סימני המסחר. כלל זה מכיר בכך שלסימן מסחר קיום משפטי נפרד בכל מדינה שבה הוא רשום או הוכר באופן רשמי. לכן, על מנת להשיג את היתרונות הנובעים מזכויות סימני מסחר, כגון הזכות שהציבור לא יוטעה, התובע נדרש להבטיח את הזכויות הללו במדינה שבה הוא רוצה הגנה.
השופטת Sotomayor הסבירה כי התמקדות בהטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית עולה בקנה אחד עם המערכת הבינלאומית. מוקד זה מבטא כראוי את הגישה של החוק להתנהגות זרה שגורמת להפרת מוצרים הגורמת להטעיית צרכנים מקומית תוך השארת הסמכות לסמכויות שיפוט זרות לתקן את ההטעיה בשטחן. כלומר, החלת ה-Lanham Act על הטעיית צרכנים מקומית מקדמת את היתרונות של זכויות סימני המסחר הרשומים בארצות הברית בטריטוריה של ארצות הברית. גישת הרוב, לעומת זאת, תפטור מאחריות נתבעים שמוכרים מחוץ לארצות הברית מוצרים מפרים שמגיעים לשטח ארצות הברית וגורמים להטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית. השופטת Sotomayor הסבירה כי הטעיית צרכנים בתוך ארצות הברית נופלת לחלוטין בתוך האינטרסים עליהם נועד להגן ה- Lanham Act.
השופטת Sotomayor הסבירה כי הטיעונים של דעת הרוב בנוגע ל"מחלוקת הבינלאומי" הינם מוגזמים. אין ראיות לכך שעניין Steele, שבו נקבע מוקד של הטעיית צרכנים מקומית, גרם למתח בינלאומי מאז שניתן לפני 70 שנים. כמו כן, מכירות זרות אשר אינן קשורות לארצות הברית אינן צפויות לגרום להטעיית צרכנים באופן מקומי. לרשות חברות זרות בעלות פעילות זרה בלבד עומדות הגנות חשובות המבוססות על הליך הוגן ועקרונות צדק בינלאומיים, לרבות היכולת לדחות תיק בארצות הברית בשל היעדר סמכות שיפוט אישית או בטענה של פורום לא נוח.
לסיכום, השופטת Sotomayor הסבירה כי ה- Lanham Act מכסה את המעשים של Abitron מחוץ לארצות הברית כל עוד Hetronic יכולה להראות שמעשים אלה עשויים להטעות או להונות בתוך ארצות הברית ויכולה להוכיח את כל שאר המרכיבים ההכרחיים על מנת לקבוע אחריות תחת החוק. מכיוון שהערכאות קמא לא החילו מבחן זה, השופטת Sotomayor הסכימה כי יש להחזיר את התיק לבית המשפט לערעורים. עם זאת, היא הסבירה כי דעת הרוב מנחה את בית המשפט לערעורים להחיל מבחן שאינו נתמך ב- Lanham Act או במסגרת הדו-שלבית המסורתית לבחינת האקסטריטוריאליות. לפיכך היא הסכימה רק לפסק הדין.
[1] RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 579 U. S. 325
[2] Steele v. Bulova Watch Co., 344 U. S. 280 (1952)
[3] Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 U. S. 247
[4] WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U. S