התנגדות לבקשת פטנט – העדר חידוש והתקדמות המצאתית (החלטה שנייה) פ.מ.ס מיגון נ DSM IP - התנגדות לבקשת פטנט מס' 142789

לאחר שהבוחנת בדקה את הראיות הנוספות – שני תיקי בחינה המתייחס לבקשת פטנט אירופאית מס' 1256641 של המבקשת, נפסק כי: אין בתיקים האירופאים כל תרומה לעשיית צדק או לחקר האמת בהליך ההתנגדות דנן. תיקים אלו אינם כוללים פרסומים הקודמים לתאריך הקובע אשר לא נידונו לעומקם במסגרת ההחלטה הראשונה של הפוסקת מיום 17.10.2013; אין בתיקים אלה דיון לגופו של עניין וממילא לא הכרעה בעניין העדר חידוש ו/או התקדמות המצאתית באמצאה בגינה נרשם פטנט. אף לא קיימת התייחסות המשרד האירופאי לעניין עיקר האמצאה בגינה נרשם הפטנט המקביל. בנוסף, אין בתיקים האירופאים כל ממצא ראייתי אשר יש בו כדי לתמוך באילו מטענות המתנגדת המתייחסות לליקויים לכאורה בהתנהלות המבקשת מול רשות הפטנטים הישראלית. לבסוף, אין בתיקים האירופאים דבר אשר יש בו כדי לשנות ממסקנות הפוסקת לעניין אופיים של נטלי הראייה וההוכחה בהליך ההתנגדות שהתנהל בפני.

בהליך התנגדות לפטנט, נטל ההוכחה בדבר כשירות האמצאה לפטנט רובץ לפתח מבקש הפטנט (ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, פיסקה 5 לפסק הדין, פ"ד מא(4) 729; עש"א (י-ם) 645-06-13  אוניפארם בע"מ נ' Lilly Icos פיסקה 56, (פורסם בנבו, 26.1.2014). עם זאת, נטל הבאת הראיה נודד מצד לצד כאשר המתנגדת היא הפותחת בהבאת ראיותיה (החלטה בעניין התנגדות לרישום פטנט מס' 143977 Astra Zenca AB נ' אוניפארם בע"מ, סעיף 44 (פורסם בנבו 29.7.2007).

עוד נקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי כי שעה שעבר הנטל הראייתי אל המבקשת, וזו הראתה כי אין בפרסומים הקודמים אשר הציגה המתנגדת כדי לבסס את טענותיה, חוזר נטל הראייה למתנגדת להוכיח כי הפרסומים הקודמים שוללים את כשירות האמצאה לפטנט (ע"ש 001086/04 אוניפארם נ' Eli Lilly and Company (פורסם בנבו 7.10.2007) (להלן: "פרשת Eli Lilly")).

ניתוח עיקר האמצאה הנתבעת הינו למעשה מלאכת פרשנות, לקביעת היקף  תביעה מסוימת, לאור פירוט בקשת הפטנט (ראו: ע"א 345/87 Huges Aircraft Company נ' מדינת ישראל פ"ד מד(4) 45 (פורסם בנבו 2.7.1990) (להלן: פרשת היוז") וכן ע"א 407/89‏‎ ‎צוק אור בע"מ‎ ‎נ' קאר סקיוריטי בעמ' 678, פ"ד מח(5) 661 (פורסם בנבו 25.10.1994). בפרשת היוז נקבע כי פרשנות התביעות תעשה לאור יתר חלקי הפירוט, מתוך מגמה להעניק להן את המשמעות שרצה להעניק להן הממציא, בכפוף להיותה מובנת לבעל המקצוע בתחום (שם, 68ב-ג).

מתוך בקשת הפטנט עולה כי עיקר האמצאה (הנתבעת בתביעה 1) הוא סיב פוליאולפין בעל  צמיגות אינטרינזית של לפחות5 dl/g , אשר הינו בעל תכולת ממס שאריתי בטווח 0.05-5% ממשקל הסיב, ובו משתמרות התכונות המכניות הרצויות לסיב, היינו חוזק למתיחה של לפחות 26 cN/dtex, מודולוס במתיחה של לפחותcN/dtex  700 ושיעורי זחילה של עד 10% מאורכו המקורי, אחרי 5 שעות, בטמפרטורת ˚C50 תוך הפעלת עומס של 8.11 gr/dtex.  קרי, עיקר האמצאה נעוץ בשילוב תכונות סיב הפוליאולפין הנתבעות בתביעה 1, המשתמרות בנוכחות הממס השאריתי.

טענת המתנגדת מעלה שאלה עקרונית, קרי, האם בעת פרשנות תביעות על ידי ערכאה זו, יש מקום להגביל את מבקש הפטנט לנוסח התביעות בבקשות מקבילות לפטנטים אשר הוגשו על ידי מבקש הפטנט במדינות אחרות. יוזכר כי שוני בנוסח תביעות פטנט המוגשות על ידי מבקש פטנט במדינות שונות ביחס לאותה האמצאה, יכול שינבע משיקולים מסחריים-כלכליים, משפטיים (הנובעים מן השוני בדיני הפטנטים), אסטרטגיים (שיתופי פעולה) וכד'.

בעניין זה קיימת דוקטרינה אמריקאית הקרויה בשם "File Wrapper Estoppel" , והקובעת כי לא יורשה מבקש הפטנט להכליל הגבלות בתביעות או לפרשן באופן מצומצם בשעת בחינת הפטנט, ולאחר מכן להתנער מן התיקונים לתביעות או לפרשן בהרחבה במסגרת הליכים משפטיים כנגד הפטנט או בקשת הפטנט (החלטת ביהמ"ש העליון בארה"ב: Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)).

אלא שבישראל בית המשפט העליון טרם הכריע בסוגיה זו ואף קבע בע"א 804/89 לנפלסט (1974) בע"מ ואח' נ' בקמן ואח', (פורסם בנבו, 11.3.1992) כי קליטת דוקטרינת ה – "File Wrapper Estoppel" אל הדין הישראלי אינה פשוטה כלל ועיקר בשל ההבדלים שבין הליכי הבחינה הנקוטים בישראל לעומת אלה הנוהגים בארצות הברית.

בנוסף, בענייננו המתנגדת חפצה לעשות שימוש בהליכים שננקטו על ידי המבקשת בבקשות פטנט מקבילות אשר הוגשו על ידי המבקשת באירופה לצורך פרשנות תביעות הפטנט בישראל. בכך יש הרחבה של דוקטרינת ה -"File Wrapper Estoppel" שאינה מתיישבת עם העקרון הגלום בה בדבר מתן תוקף לעוללות בחינת הפטנט וגיבושו במסגרת הליכים מאוחרים שננקטו, באותה המדינה, בגין בקשת הפטנט או הפטנט הרשום. אפילו היתה נבחנת תחולת דוקטרינה זו במקרה זה, שהרי ממילא בתביעה 1 לבקשת הפטנט נשוא הליך זה, בהיותה תובעת סיב אשר הינו בין היתר בעל תכונת זחילה מסוימת, נתבעת הגנה מצומצמת יותר ולא רחבה מזו אשר הוגשה על ידה במקור מחוץ לישראל. לפיכך אפילו הייתה נקלטת לדין הישראלי, ממילא לא הייתה חלה הדוקטרינה הנ"ל בנסיבות העניין.

סעיף 3 לחוק מגדיר אמצאה כשירת פטנט מהי:

בהתאם להוראות סעיפים 4 ו- 5 לחוק, וכן לאור הקבוע בפרשת היוז, כשירות האמצאה לפטנט תבחן לאור הפרסומים הקודמים שהוצגו מטעם המתנגדת, בעיני בעל המקצוע הממוצע בתחום בו עוסקת האמצאה, קודם למועד הקובע. אין חולק כי האמצאה מצויה בתחום סיבי הפוליאולפין בעלי הכיווניות הגבוהה (Highly Oriented Polyolefin Fibers) המיוצרים מפוליאולפין בעל משקל מולקולארי אולטרה-גבוה. האמצאה תובעת את הרכב הסיב עצמו כמו גם חבלים ופריטי מיגון אנטי בליסטים הכוללים אותו.

מכאן נגזר, ולא נתגלעה בעניין זה מחלוקת בין הצדדים, כי יש לבחון את כשירות האמצאה המבוקשת לפטנט, בעיני בעל מקצוע ממוצע (או צוות בעלי מקצוע כאמור) אשר עסק במועד הבכורה בתכנון ופיתוח של סיבים פולימריים בכלל וסיבי פוליאולפין בפרט, ולו ידע וניסיון בתחום זה כמו גם באשר לאפשרויות יישום הסיבים הנ"ל לתעשיות ייצור החבלים ומוצרי המיגון האנטי בליסטים.

סעיף 4 לחוק קובע כי דרישת החידוש משמעה העדר פרסום פומבי של האמצאה הן בישראל והן מחוצה לה, קודם למועד דין הקדימה. פרסום, כוונתו תיאור האמצאה או שימוש בה באופן שבעל מקצוע יכול לבצעה מתוך הפרטים שנודעו אודותיה. לשון סעיף 4(1) היא כדלקמן:

"4. אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –

(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;

לעניין סעיף 4(1) לחוק, אמצאה תחשב נעדרת חידוש, אם היא מתוארת בפרסום קודם אחד ויחיד (ראו: פרשת היוז בעמ' 102-103). כלומר, על אותו פרסום קודם לתאר את כלל רכיבי האמצאה באופן המאפשר לבעל המקצוע לבצעה.

טענת העדר החידוש שהעלתה המתנגדת מתבססת אך ורק על פרסום JP'311. טוענת המתנגדת כי פרסום JP'311 שולל חידוש מתביעה 1 באשר מכיל הוא את כלל התכונות הקיימות בסיב הנתבע בתביעה 1. זאת משום שהמדובר בסיב בעל נתוני חוזק ומודולוס וכן טווח ממס שאריתי החופפים לאלו הקיימים בסיב נשוא האמצאה. לגישתה, אין בהעדר שיעורי זחילה ונתוני צמיגות אינטרינזית, כדי לגרוע מכשירותו של פרסוםJP'311  לשלול חידוש מן הסיב הנתבע.

נפסק כי לצורך הכרעה בשאלת החידוש באמצאה בהתאם לסעיף 4 לחוק, יש להידרש לשאלה האם  שיעורי הזחילה וערכי הצמיגות האינטרינזית הנתבעים בתביעה מס' 1 קיימים בפרסום JP'311.

נפסק כי ניכר כי פרסום JP'311 אינו מציין במפורש את שיעורי הזחילה של הסיב המתואר בו.

על מנת להוכיח כי אלמנט מסוים מצוי אינהרנטית בפרסום קודם, יש צורך בעדות חיצונית לפרסום הקודם הנדון, המעידה באופן ברור כי האלמנט החסר בהכרח נמצא בו, וכן כי אלמנט זה הינו מזוהה על ידי בעלי המקצוע הממוצע בתחום. כאמור לעיל, טענת אינהרנטיות לא תהא מבוססת על היתכנות או השערה, ולא די בעובדה הפשוטה כי דבר מסוים עשוי לנבוע ממערך נסיבות מסוים. גישה זו לניתוח טענות בדבר הכרעה בדבר קיומו האינהרנטי של אלמנט מסוים בפרסום ידע קודם, אינה ייחודית להנחיות החיפוש והבחינה של ה – PCT לרשויות חיפוש ובחינה בינלאומיות, והיא משתקפת אף בדין הקיים בארה"ב (ראו למשל:Re Oelrich, 666 F.2d 578, 581-82, 212 USPQ 323, 326 (CCPA 1981) ).

ומן הכלל אל הפרט. ראשית, על מתנגד לפטנט הטוען כי רכיב כלשהו מצוי אינהרנטית בפרסום ידע קודם להוכיח טענתו זו. המתנגדת לא עשתה כן.

נפסק כי עלה בידי המבקשת להרים את נטל הראיה הרובץ לפתחה, ולהראות כי הסיב המתואר בפרסום JP'311 אינו בהכרח בעל שיעורי הזחילה של 10% לכל היותר מאורך הסיב במקור, כנתבע בבקשת הפטנט וכי כך היה מסיק בעל המקצוע הממוצע בתחום.

לסיכום, נפסק כי שיעורי זחילת הסיב אינם מצוינים בפרסום JP'311 לא במפורש ולא באופן אינהרנטי או משתמע, ואף לא כתוצאה מנתוני החוזק או הייעוד של הסיב המתואר בפרסום זה, ודי בכך כדי לדחות את טענת המתנגדת באשר להעדר חידוש באמצאה הנתבעת בתביעה 1.

סעיף 4(2) לחוק קובע כי אמצאה תיחשב חדשה אם לא פורסמה בפומבי עובר למועד הקובע  "על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."

לטענת המתנגדת סיבים כמוגדר בלשון התביעה יוצרו ושווקו עובר לתאריך הבכורה הן על ידי המבקשת והן על ידי אחרים. סיבים ו/או יריעות הקרויים Dyneema יוצרו באמצעות המבקשת עצמה ונשלחו למתנגדת כשהם מפיצים ריח חריף אשר מקורו בממס דקלין.

נפסק כי דין טענתה זו של המתנגדת להידחות. עלה בידי המבקשת להוכיח כי לא נעשה שימוש באמצאה הנתבעת בתביעה 1 קודם למועד הקובע, ואי לכך הינה עומדת אף בדרישות סעיף 4(2) לחוק. הדבר נכון אף ביחס ליתר תביעות בקשת הפטנט המכילות את תביעה 1, כולן בעלות החידוש הנדרש על פי סעיף 4(2) לחוק.

הוראת סעיף 3 לחוק קובעת כי בנוסף לדרישת החידוש, תהא באמצאה הנתבעת גם התקדמות המצאתית שאינה נראית לבעל המקצוע כעניין המובן מאליו:  "5. התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."

בפרשת היוז, התייחס כב' נשיא בית המשפט שמגר (כתארו אז), בסעיף 49 שם, לדרישת סעיף 5 לחוק, וקבע כי בעת ההכרעה בשאלת ההתקדמות ההמצאתית ובשונה מדרישת החידוש, ניתן להצביע על פסיפס פרסומי הידע הקודם לכדי תמונה כוללת. שילוב פרסומי הידע הקודם עשוי לשלול התקדמות המצאתית אם בעל המקצוע הממוצע במועד הרלוונטי היה חושב באופן טבעי ושגרתי שיש לשלבם. אולם, גם על פעולת הצירוף להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע.

כלל יסוד נוסף הוא כי בעת בחינת קיומה של התקדמות המצאתית בבקשת הפטנט הנתבעת, יש להיזהר מפני ניתוח הידע הקודם תוך שימוש באמצאה הנתבעת כחכמה שבדיעבד.

באשר לנטל הבאת הראיה הרובץ לפתח המתנגדת לענין סעיף 5 לחוק, שהרי כבר נקבע כי המדובר בחובת פירוט שאין להקל בה ראש, להצביע בבירור על אותם הפרסומים הקודמים השוללים לטענתה התקדמות המצאתית מן האמצאה הנתבעת, תוך הפניה מדויקת למראי מקומות ומתן הסברים מפורטים מדוע בעל המקצוע היה משלב את אותן פיסות המידע עליהן הצביעה, לכדי תמונה אחת ההופכת את האמצאה למובנת מאליה (ראו: החלטה בהתנגדות לבקשות פטנט מספר 142028, 135522, 130226, 149587 קמטק בע"מ נ' אורבוטק בע"מ פורסמה באתר הרשות (10.11.2006) בעמ' 3-4) (להלן: "עניין אורבוטק").

נפסק כי טענת המתנגדת, לפיה די בפרסום JP'311 כדי לשלול התקדמות המצאתית מן האמצאה הנתבעת נטענה בעלמא ללא ביסוס ראוי. טענתה זו התבססה על פרשנותה, שנדחתה דלעיל במסגרת החלטה זו, כי עיקר האמצאה הנתבעת מתמצה אך ורק בממס השאריתי בסיב הנתבע וכי לפיכך אין בה כל חידוש. אי לכך, נפסק כי המתנגדת לא הרימה את הנטל הרובץ לפתחה ולא פירטה כיצד היה זה מובן מאליו עבור בעל המקצוע להגיע לאמצאה הנתבעת בתביעה 1 לאור פרסום JP'311 בלבד.

למעלה מן הצורך, יצוין כי המתנגדת לא טענה וממילא לא עלה בידה להראות כי בעל המקצוע בתחום, היה רואה זאת כמובן מאליו לקבל את תכונת הזחילה והצמיגות האינטרינזית של הסיב הנתבע בתביעה מס' 1 החסרים בפרסום JP'311 ובה בעת לשמר את יתר התכונות המכניות של הסיב.

בקשת הפטנט מלמדת על יתרונות בלתי צפויים לסיב הנתבע ממנו ניתן ליצר חבלים ופריטי מיגון אנטי בליסטים, ואף מדגימה אותם.

לעניין מבחן ה – Obvious to try, טענה המתנגדת (סעיף 92 לסיכומיה) כי לבעל המקצוע בתחום הייתה מוטיבציה  לנסות ולייצר סיב אשר מחד יהא בעל תכולת ממס גבוהה יחסית, ומאידך ישמר את שיעורי הזחילה הנמוכים, לאור שילוב הידע הנלמד מפרסום JP'311 ופרסומים US-EP. זאת לטענתה מאחר שתהליך ייצור הסיב ממילא כולל בתוכו שלב של הוספת ממס וסילוקו לאחר מכן.

מנגד טענה המבקשת כי המתנגדת לא הסבירה בסיכומיה כיצד מיושמים מבחני העזר אותם ציינה כנובעים מפסה"ד האמריקאי KSR, ביחוד לא ברור לדעתה יישום טענת המתנגדת לעניין מבחן ה- Obvious to try ביחס לפרסומי הידע הקודם אשר הוצגו על ידה.

במסגרת הכרעה בשאלת ההתקדמות ההמצאתית של האמצאה הנתבעת, ניתן ליישם מבחני-עזר שונים. אחד מאלו הוא מבחן ה- obvious to try, על פיו יש לבחון האם במועד הרלוונטי בעל המקצוע בתחום היה עורך ניסוי בהנחה כי קיימת סבירות להצלחה בו. הנחיות הרשות לבחינת בקשת פטנט לעניין סעיף 5 (נספח ז', תאריך 09.12.2012) קובעות בעמ' 5 בסעיף 13.11 כדלקמן: "שווה לנסות (OBVIOUS TO TRY) – אם בעל מקצוע ממוצע היה סבור שקיימת סבירות להצלחה בניסוי, אין התקדמות המצאתית."

מבחן ה- obvious to try יושם באופן דומה עוד קודם להנחיות הרשות הנ"ל במספר החלטות אשר יצאו תחת היושבים בדין ברשות הפטנטים ובין היתר בהחלטת כב' רשם הפטנטים (כתארו אז) ד"ר מאיר נועם, בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 153109 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואוניפארם בע"מ נ' Merck & Co. Inc (פורסם באתר רשות הפטנטים 5.8.2010). בעניין זה ראו פס"ד ביהמ"ש העליון אשר ניתן ברע"א 6837/12 Merck & Co. Inc נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואוניפארם בע"מ (מיום 28.4.13), המותיר על כנה את פסיקת ביהמ"ש המחוזי (עש"א 35096-09-10; ו"ע 41681-05-11; ע"ו 38663-06-11 (כב' השופטת מ' מזרחי) הדוחה את ערעור המבקשת על החלטת כב' רשם הפטנטים הנ"ל. בפסק דין זה, כב' שופט ביהמ"ש העליון, ניל הנדל, בעמ' 11-12 קיבל את יישום מבחן ה- obvious to try במסגרת הכרעה בשאלת קיומה של התקדמות המצאתית בתביעות הפטנט המבוקש.

הפוסקת קיבלה את עמדת המבקשת כי טענת המתנגדת, לפיה היה בעל המקצוע מומרץ לנסות לייצר את הסיב הנתבע באמצעות שילוב הידע מן הפרסומים לעיל, לא הוסברה, לא הוכחה ולא יושמה כדבעי על נסיבות העניין דנן.

כשלה המתנגדת, משלא טענה וממילא לא הראתה כי בעל המקצוע בתחום היה עורך את הניסוי מתוך הנחה כי קיימת סבירות להצלחה בו. תנאי זה (לפיו יש צורך להצביע על כך כי בעל המקצוע פעל מתוך הנחה כי קיימת סבירות להצלחה בניסוי) הקבוע אף בהנחיות הבחינה שצוינו לעיל, הינו אחד מן התנאים הקבועים בדין האמריקאי להוכחת הטענה בדבר Obvious to try. המתנגדת הפנתה לדין האמריקאי לעניין התקדמות המצאתית (סיכומי המתנגדת עמ' 29-30 סעיפים 83-87), אך לא יישמה, אף לא אחד מן התנאים המנויים בו על נסיבות המקרה, לעניין טענתה בדבר מבחן ה- Obvious to try. למשל, לא טענה ולא הראתה המתנגדת כי קיים מספר סופי של דרכים צפויות מראש ופוטנציאליות לפתרון בעיה בפניה עמד בעל המקצוע בתחום (פס"ד KSR, עמ' 1742) היינו, הצורך בשיפור איכויות הסיב.

על כן נפסק כי האמצאה הנתבעת בתביעה 1 לא הייתה מובנת מאליה לבעל המקצוע בתחום לאור פרסום JP'311 לבדו, אף לא לאור השילוב הנטען בין פרסומי הידע הקודם EP-US עם פרסום JP'311 ולפיכך הינה בעלת התקדמות האמצאתית כנדרש בסעיף 5 לחוק. בנוסף נפסק כי תביעות 2-20 התלויות בתביעה 1 באופן ישיר או בשרשור, כולן יש בהן התקדמות המצאתית כנדרש בסעיף 5 לחוק.

לטענת המתנגדת, למעשה לא התקיימה בחינה מהותית של בקשת הפטנט, לאור קיבולה מכח סעיף 17(ג) לחוק, על בסיס פטנט אמריקאי מקביל אשר בבעלות המבקשת.

טוענת המתנגדת כי יש לפרש את הוראת סעיף 17(ה) לחוק כמחייבת את המבקשת לדווח לבוחן הפטנטים הישראלי באשר לעוללות התיקים האירופאים. לגישתה, פרשנות לביטוי "הפטנט המקביל" בסעיף 17(ה) לחוק, המתייחסת לפטנט הספציפי מכוחו נתבקשה הפעלת סעיף 17(ג) – הינה שגויה. עוד נטען כי במועד בו ביקשה המבקשת את הפעלת סעיף 17(ג) לחוק (29.8.2005), כבר עמדה לנגד עיניה עמדת המשרד האירופאי ב- EP'828 לעניין סוגית החידוש בתביעות הפטנט. לגישת המתנגדת המבקשת לא ניסתה להתמודד עם עמדת המשרד האירופי ותחת זאת מחקה את תביעות המוצר ונותרה עם תביעות לתהליך בלבד. באשר לתיק אירופי EP'641, טענה המתנגדת כי בקשת הפטנט סורבה על ידי הבוחן באירופה עוד לפני שהמבקשת ביקשה מן הבוחן הישראלי בחינה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק. לפיכך ולשיטת המתנגדת, הפרה המבקשת את חובת הדיווח המוטלת לכאורה על המבקשת לפי סעיף 17(ה) לחוק ומשום כך יש להורות על דחיית בקשת הפטנט.

לטענת המבקשת, בקשת הפטנט קובלה כדין מכח סעיף 17(ג) לחוק על בסיס פטנט מקביל US'533 שניתן בארה"ב. לגישתה, סעיף 17(ה) לחוק מטיל על המבקשת חובה לעדכן את הרשות בדבר הליכים לביטול או הליכי התנגדות הנוגעים לפטנט זה ותו לא. בנוסף, טוענת המבקשת כי על אף שאין עליה חובת בדין, הגדילה לעשות ועדכנה את הרשות על קיום הליך ההתנגדות כנגד פטנטEP'828  ואף צירפה לרשימה שהגישה את הפרסום היחיד הרלוונטי להליכים דנן, היינו JP'311. לגישתה לא היה מקום לצרף את גרף הרקולס, שכן ה-OD לא איזכרו בזימון ולא הסתמך עליו או סבר שהמדובר באסמכתא מהותית.

בקשת הפטנט אכן קובלה לפי סעיף 17(ג) לחוק הקובע כי בשעת בחינת בקשה לפטנט, בהתקיים תנאים מסוימים (המפורטים בסעיף, והמתקיימים בענייננו), תחשב בקשת הפטנט כעומדת בתנאי החוק לעניין כשירות הבקשה לפטנט. לשון הסעיף:

 "17(ג) בקשה שנתקיימו לגביה התנאים המפורטים להלן, רואים אותה כאילו נתקיימו לגביה הוראות סעיף 4, 5, 8, 12 ו-13 –

 (1) המבקש הגיש בקשה למתן פטנט על אותה אמצאה (בסעיף זה – בקשה מקבילה) וקיבל את הפטנט, במדינה ששמה מופיע ברשימה שפרסם הרשם ברשומות (בסעיף זה – פטנט מקביל)…"

לאור הוראת סעיף 17(ג), שלשונה ברורה ומפורשת, נפסק כי אין לקבל את טענת המתנגדת לפיה בקשת פטנט שקובלה על פי סעיף זה לא נבחנה מהותית. סעיף החוק מטרתו לאפשר לבעל בקשת הפטנט לבקש מבוחן הפטנטים הישראלי, להתבסס על כך שבקשת פטנט מקבילה (מכוחה מוגשת בקשת הפטנט הישראלית), עברה בחינה מהותית באחת מן המדינות המאושרות ונרשם בגינה שם פטנט. מעיון בתיק בחינת פטנט המקביל US'533, עולה כי ביום 30.12.2004 הוציא בוחן הפטנטים הודעת קיבול מנומקת ומפורטת ביחס לבקשה. הנה כי כן, בקשת הפטנט המקביל US'533, עברה גם עברה בחינה מהותית.

יושם אל לב, כי סעיף 17(ג) אינו מפקיע את שיקול דעתו של הבוחן, המעוגנת בסעיף 17(ד) לחוק להחליט כי יש מקום להוסיף ולבחון בקשת פטנט מסוימת וכי לפיכך אין מקום לקבל את בקשת הפטנט לפי סעיף 17(ג) לחוק (החלטת כב' רשם הפטנטים, א. קלינג, בעניין השגה על החלטת בוחן בפטנט 168734 אנה וראובן ברמן (פורסם באתר הרשות 11.12.2012).

באשר לטענת המתנגדת בדבר חובת הגילוי המעוגנת בסעיף 17(ה) לחוק, להלן תובא לשונו: "מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או מתקיימים הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל מחוץ לישראל, יודיע על כך המבקש לרשם, לא יאוחר ממועד מתן הפטנט בישראל."  (הדגשות אינן במקור).

החובה המעוגנת בסעיף 17(ה) מטרתה לעדכן את בוחן הפטנטים באשר לסטאטוס המשפטי של אותו פטנט מקביל, מכוחו קובלה בקשת הפטנט בישראל בהתאם לסעיף 17(ג). במידה שהפטנט המקביל בוטל או מתקיימים כנגדו הליכים כאלו ואחרים (ביטול או התנגדות) שאז יתכן כי לא יתקיים עוד צידוק לקיבול בקשת הפטנט, בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק.

לשון סעיף 17(ה) מתייחסת לחובת הגילוי מוטלת על בעל בקשת הפטנט ביחס להליכים המתקיימים כנגד הפטנט המקביל (היינו, אותו פטנט מקביל מסוים מכוחו מתבקשת הפעלת סעיף 17(ג)). אי לכך, אין בידי לקבל את פרשנות המתנגדת, לפיה מחויב מבקש הפטנט על פי חוק להודיע על כלל ההליכים המתקיימים במדינות המוכרות לעניין סעיף 17(ג) ביחס לכל פטנט מקביל, שכן פרשנות המתנגדת אינה עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף אשר קבע המחוקק. אי לכך, אין אלא לקבוע כי המבקשת עמדה בחובת הגילוי המוטלת עליה מכח סעיף 17(ה) לחוק. למעלה מן הנדרש, הודיעה המבקשת על קיומם של הליכי התנגדות כנגד הפטנטים המקבילים אשר הוגשו על ידה באירופה, על אף שאלו לא שימשו בסיס להגשת בקשתה לבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק. עוד יצוין כי כלל לא התקיימו הליכי התנגדות ביחס לפטנט המקביל שנרשם על שם המבקשת בארה"ב.

לטענת המתנגדת המבקשת הפרה את החובה המוטלת עליה מכח סעיף 18 לחוק. זאת משום שנמנעה מלדווח לבוחן בישראל על שני פרסומים קודמים מהותיים שעליהן לגישתה הסתמך ה -OD  במסגרת התנגדות לפטנט האירופאי EP'828 והם: 1. תרגומו של פרסום קודם JP'311 מיפנית לאנגלית ו – 2. גרף הרקולס.  בכך, לגישת המתנגדת, נקטה המבקשת מהלך הסתרה שיטתי ומכוון שמטרתו לשלול מהבוחן הישראלי את האפשרות לבחון את כשירות האמצאה הנתבעת לפטנט.

מנגד טוענת המבקשת כי עמדה בחובת הגילוי המוטלת עליה לאור סעיף 18 שכן בהתאם לדרישת בוחן הפטנטים הגישה המבקשת רשימת פרסומים מלאה אשר כללה בין היתר את אלו שאוזכרו בארה"ב ובאירופה. עוד טענה המבקשת כי תרגומו של פרסום קודם JP'311 מיפנית לאנגלית לא עמד כפרסום עצמאי במסגרת תיק בחינה אירופאי EP'828 וכי גרף הרקולס אינו בבחינת פרסום מהותי עליו הסתמכו משרדי הפטנטים באירופה או בארה"ב. בנוסף, נטען כי לא קמה לה בדין החובה לדווח על פרסומים שהובאו על ידי צד ג' אלא רק על אלו עליהם הסתמכו רשויות פטנטים במדינות חוץ.

סעיף 18(ג)(1)(א) קובע כדלקמן:

"נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הרשות על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה –

 (1) רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה: (א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט;"

מעיון בתיק בחינת בקשת הפטנט עולה כי ביום 10.5.2005 נשלחה למבקשת מטעם הרשות הישראלית דרישה לפי סעיף 18 לחוק. בתשובה לדרישה וביום 29.8.2005 הגישה המבקשת, בין היתר, רשימת פרסומים, אשר כללה את כלל הפרסומים אשר אוזכרו בארה"ב ובאירופה.

רשימת הפרסומים הנ"ל כללה אף את פרסום JP'311 שאוזכר על ידי ה- OD ובוחן הפטנטים האירופאי, אם כי פרסום זה לא נדון לגופו ולא הוצגה עמדתם לגביו. פרסום זה היה אחד מן הציטוטים שהובאו על ידי המתנגדת. עם זאת, הפוסקת לא התרשמה כי נכונה טענת המתנגדת לפיה פרסום JP'311 היווה פרסום מהותי אשר היווה בסיס לחוות הדעת של ה – OD בתיק בחינתEP'828 , שכן לא ניתנה מטעמה כל חוות דעת, כי אם זימון מטעם ה – OD  לשימוע בלבד במסגרתו הועלו השערות בלבד ביחס למעמד הפרסום. הדברים נכונים אף באשר להודעת הבוחן מיום 30.3.2003 למבקשת בתיק בחינת פטנט אירופי EP' 641 ובה הועלתה שאלת הבוחן ביחס לרלוונטיות ההליכים המתקיימים ב – EP'828. מכל מקום, סברה הפוסקת אני כי המדובר בפרסום קודם שהיה על המבקשת חובה באזכורו לפי סעיף 18.

כזאת עשתה המבקשת ולפיכך יצאה ידי חובתה. המבקשת אף הגדילה לעשות מעבר להצגת רשימה כפי שנדרשה, וציינה במפורש שפרסום זה נשקל על ידי הבוחן בארה"ב ואף הובא בהליך ההתנגדות במסגרת תיק אירופיEP'828 .

נפסק כי לא נמצא בתשובת המבקשת לדרישה על פי סעיף 18 נמסר פרט מטעה. אי לכך, לא סברה הפוסקת כי המדובר בנסיבות חריגות המצדיקות נקיטת פעולה עונשית כנגד המבקשת, ודאי שאין צידוק ראוי להיעתר לבקשת המתנגדת ולמנוע מן המבקשת את רישום הפטנט על שמה מכח הוראת סעיף 18ג(1) לחוק. זאת ביחוד מאחר שהפרסומים, לגביהם טענה המתנגדת כי קיימת חובת גילוי, נבחנו בקפידה רבה ונידונו בפירוט במסגרת הליך ההתנגדות שבפני, ונמצא כי אין בהם כדי לשלול פטנט מן האמצאה המבוקשת. ראו לעניין זה הלכת ביהמ"ש העליון בע"א 2972/95‏ יוסף וולף ושות' בע"מ נ' דפוס בארי שותפות מוגבלת (פורסם בנבו 6.7.1999) (להלן: "פסה"ד בעניין וולף"). שם נקבע בסעיף 11 כדלקמן:

"הן לפי סעיף 182(א) והן לפי סעיף 18ג(1), הסנקציה של ביטול הפטנט, או של אי-רישומו מלכתחילה, מסורה לשיקול-דעתו של בית-המשפט (או של הרשם). במקרה שלנו, לא זו בלבד שבית-המשפט הגיע למסקנה שלא נהגו בחוסר תום-לב באשר לאי-גילוי הפרסומים, אלא שבית-המשפט טרח ובדק את השפעתם האפשרית של הפרסומים הקודמים על תקפות הפטנט. מאחר שהגיע למסקנה כי לא היה בפרסומים אלה דבר שיכול היה למנוע את רישומו של הפטנט, צדק בית-המשפט שלא הטיל על דפוס בארי את הסנקציה של שלילת תוקף הפטנט."

טוען ב"כ המתנגדת כי על מבקש הפטנט מוטלות חובות תום לב וגילוי מוגברות כלפי בוחן הפטנטים. בעניין זה מפנה ב"כ המתנגדת לת"א (נצ')  14/92 פלסאון מפעלי מעגן מיכאל בע"מ נ' פרדי פריינט (פורסם בנבו, 26.8.1993) (להלן: "פסק הדין בעניין פלסאון"). שם קבע כב' השופט הבכיר (כתארו אז) ג. גינת, ביחס להפרת חובת הגילוי לפי סעיף 18 (קודם לחקיקת סעיף 18ג') כי חובת תום הלב חלה על המבקש מעצם הגשת הבקשה לפטנט, אשר הינו מטיבו הליך חד צדדי. עוד מפנה המתנגדת להחלטה בת"א 18514-12-13 מגנטיקה אינטראקטיב בע"מ נ' אמברוזיה סופרהרב בע"מ (פורסם בנבו, 2.1.2014) (להלן: "החלטה בעניין מגנטיקה"). בהחלטה זו, קבע כב' השופט הבכיר ג. גינת כי בנסיבות העניין, על בעלת הפטנט הרשום בישראל, העותרת לצו מניעה זמני במעמד צד אחד במסגרת תביעה להפרת הפטנט, מוטלת החובה לעדכן את בית המשפט כי בקשת פטנט מקביל שהוגשה על ידה סורבה בארה"ב.

המבקשת טוענת כי חובת תום הלב כלפי בוחן הפטנטים בה מחויב מבקש הפטנט עוגנה על ידי המחוקק בסעיף 18ג' לחוק ולפיכך פסק הדין בעניין פלסאון (אשר ניתן לפני חקיקת סעיף 18ג') אינו רלוונטי עוד. בנוסף לגישתה, פסק הדין הנ"ל סוייג לאחר שנקבעה הלכה מאוחרת יותר על ידי ביהמ"ש העליון בפסה"ד בעניין וולף. באשר לפסה"ד בעניין מגנטיקה נטען כי המדובר בבקשה לצו מניעה זמני אשר ידוע כי במסגרתה חלות הלכות מחמירות, כן ציינה כי בפסק דין זה ביהמ"ש דחה את הבקשה לצו מניעה בלבד ולא את תביעת ההפרה כולה.

נפסק כי המבקשת עמדה במלוא חובות הגילוי המוטלות עליה כלפי בוחן הפטנטים, הן מכח סעיף 17(ה) (ואף הגדילה לעשות מעבר לחובתה זו, בעדכנה את הרשות ביחס להליכי ההתנגדות המתקיימים כנגד הפטנט המקביל EP'828 ב- EPO) והן מכח סעיף 18 לחוק; וכי לא נמצא כל צידוק להורות על סירוב הפטנט המבוקש מכח סעיף 18ג'(1) כמו גם לאור הלכת ביהמ"ש העליון בפסה"ד בעניין וולף. המבקשת התנהלה בתום לב מול רשות הפטנטים הישראלית.