התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת קמטק בע"מ כנגד חברת אורבוטק בע"מ. ההליך נדון ברשות הפטנטים בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 12.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "שיטה לבדיקת מעגל מודפס", האמצאה נשוא הבקשה מצויה בתחום הבדיקה האופטית הממוכנת. באופן ספציפי עוסקת הבקשה בתהליך בדיקה אופטית של לוחות מעגלים מודפסים.
המתנגדת טוענת כי האמצאה הנתבעת תוארה בפרסומים קודמים וכי נעשה בה שימוש קודם לפני המועד הקובע ואי לכך אינה חדשה במשמעות סעיף 4 לחוק. עוד נטען כי לאור הידע שהיה ברשות בעל המקצוע הממוצע בתחום הרלוונטי, האמצאה הנתבעת נעדרת התקדמות המצאתית כנדרש בסעיף 5 לחוק. כמו כן, טוענת המתנגדת כי תביעות הבקשה אינן נובעות באופן סביר מן הפירוט ולפיכך חמדניות וזאת בניגוד לסעיף 13 (א) לחוק ואף אינן בהירות דיין כנדרש בתקנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות").
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת, נמצא כי לתביעות 1-10 לא קיים תימוכין סביר בפירוט הבקשה וכי לשונן אינה ברורה כנדרש בסעיף 13(א) לחוק ובתקנה 20(א)(3) לתקנות, וכי תביעה מס' 1 אינה חדשה ואינה בעלת התקדמות המצאתית כנדרש בסעיפים 3,4,5 לחוק.
בנוסף נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות שכר טרחת באי כוח המתנגדת בגין הצורך בניהול הליך זה, בסך 20,000₪ הכולל מע"מ.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
טענת חמדנות התביעות והיותן בלתי בהירות
הוראת סעיף 13(א) לחוק הפטנטים קובעת כי:
"הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט".
תקנה (20)(א)(3) לתקנות הפטנטים מוסיפה ומפרטת באשר לדרישות סעיף 13(א) דלעיל, וקובעת כי על התביעה להגדיר את האמצאה באופן בהיר ותמציתי. הפירוט יכלול, על פי לשון התקנה:
"תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה."
תביעות הפטנט הן אשר מגדירות את תחום הזכות הבלעדית הנתבעת (ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 109 (2.7.90) (להלן: "פרשת היוז"), בעמ' 64). פרשנות התביעות תתבצע לאור בקשת הפטנט בכללותה לרבות הפירוט והשרטוטים הנכללים בה (שם, עמוד 65). עם זאת, אין משמעות הדבר כי ניתן לייבא אל תוך התביעות רכיבים אשר אוזכרו בפירוט ולא נכללו בהן. כלומר, מה שלא נכלל בתביעות אינו כלול בתחום ההגנה המוענקת למבקש הפטנט (שם, עמ' 68 וכן ע"ש (ת"א) 598/93 שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים, סעיף 7(ב) (פורסם בנבו, 21.11.96)).
על פי הפסיקה, בבסיס הוראת סעיף 13(א) לחוק הפטנטים עומד בין היתר הצורך ביצירת "וודאות באשר להיקף ההגנה המוענקת במסגרת הפטנט, ושימוש על ידי הציבור באותם הרכיבים באמצאה שאינם מוגנים לצורך המשך מחקר ופיתוח" (ראו: ע"א 2626/11 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ (פורסם בנבו, 11.4.2013).
בפסק הדין ה"מ (ת"א) 1008/58 אמריקן סיאנמיד קומפני נ' לפטיט ואח', 261 (פורסם בנבו, 04.04.1960) נקבע כי תביעה חמדנית היא תביעה במסגרתה נתבעת הגנה רחבה יותר מאשר מתואר בפירוט ובכך חורגת מהוראות סעיף 13(א) לחוק. תביעה מעין זו עלולה להימצא בלתי קבילה.
מהשוואת תביעה מס' 1 לתיאור הבקשה עולה כי אכן האמצאה הנתבעת בתביעה מס' 1 שונה מזו המופיעה בתיאור הבקשה, ואף רחבה בהיקף ההגנה המבוקש במסגרתה.
ראשית, תיאור הבקשה מתייחס רובו ככולו לשיטה לבניית מפת תמונה, על ידי זיהוי יחידות PCB שונות, החוזרות על עצמן, וקיבוצן לאשכולות בשיטות של Pattern Recognition ושמירתן פעם אחת. על פי תיאור הבקשה עצמה, תהליך הקיבוץ לאשכולות הינו רכיב מהותי בשיטה הנתבעת. עם זאת, תהליך זה, המוסבר באריכות במסגרת תיאור הבקשה, נעדר לגמרי מתביעה מס' 1. נפסק כי יש לקבל אפוא את טענת המתנגדת לפיה בתביעה מס' 1 נתבעת הלכה למעשה הגנה רחבה על כל שיטה באשר היא, במסגרתה נבנה ונעשה שימוש במפת תמונה, ובה רפרנסים עבור שתי יחידות לפחות שהינן בעלות תצורה שונה, תוך התייחסות לנתוני האוריינטציה השונים שלהן. הדברים נכונים אף באשר לתביעות תלויות מס' 2,3,8,9,10 החסרות את תהליך הקיבוץ לאשכולות של יחידות חוזרות ולפיכך תובעות הגנה רחבה יותר מזו המתוארת בפירוט בקשת הפטנט.
בנוסף, התקבלה טענת המתנגדת לפיה תביעות הפטנט אינן בהירות כנדרש. על פי תביעה מס' 1, מתקבלים הרפרנסים הבודדים לכל מעגל חשמלי כחלק מתהליך יצירת תמונת המפה. זאת בעוד שעל פי איור מס' 1 לתיאור הבקשה, מתקבלים הרפרנסים לכל יחידת PCB, רק לאחר השלמת שלב יצירת מפת התמונה. קיימת אפוא אי התאמה בין תביעה מס' 1 לפירוט בקשת הפטנט בכל הקשור לתהליך יצירת הרפרנסים ל – PCBs הבודדים. לפיכך ניתן לקבוע כי תביעה מס' 1 אינה בהירה דייה באשר לתהליך יצירת מפת התמונה.
כמו כן, התקבלה טענת המתנגדת לפיה תביעות תלויות מס' 4-7 נעדרות בהירות ואף אינן נתמכות בפירוט, שכן כולן מתייחסות לתהליך יצירת אשכולות של רפרנסים, בעוד שתיאור הבקשה עוסק ביצירת אשכולות של PCBs זהים.
בנוסף לכל אלו, מתוקף חובת רשם הפטנטים לטוהר הפנקס, נפסק כי לא ניתן להתעלם מחוסר ההלימה בין תביעה מס' 1 לבין התיאור, בהתייחס למושא הבדיקה האופטית הממוכנת. העדר הלימה זו בין תביעות הבקשה לבין התיאור בהקשר זה, יוצר אי בהירות רבה באשר למהות מושא שיטת הבדיקה הנתבעת בבקשה. במצב דברים עמום זה, לתביעה מס' 1 ניתן ליחס שתי פרשנויות שונות.
לאור העובדה כי בהתייחס למושא הבדיקה קיימת יותר מפרשנות אפשרית אחת לתביעה מס' 1, ניתן לקבוע כי תביעה זו, ויתר התביעות התלויות בה, אינן ברורות בניגוד לנדרש בתקנה 20(א)(3) לתקנות.
סוף דבר, נפסק כי תביעות מס' 1-10 אינן נתמכות במלואן באופן סביר בפירוט הבקשה כנדרש בסעיף 13(א) לחוק ולוקות בהעדר בהירות בניגוד לתקנה 20(א)(3) לתקנות. אי לכך, כלל תביעות הבקשה אינן קבילות על פי הדין.
העדר חידוש
סעיף 3 לחוק קובע כי על מנת שאמצאה תהא כשירת פטנט עליה להיות, בין היתר, חדשה. סעיף 4 לחוק מגדיר את דרישת החידוש וקובע כדלהלן:
"אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
כידוע, על מנת לשלול חידוש מאמצאה יש להראות כי קיים פרסום שנתפרסם עובר למועד הקבוע, הוא מועד הגשת בקשת הפטנט, המתאר את האמצאה כולה (ראה: פרשת היוז בפסקה 45).
נפסק כלל רכיבי תביעה מס' 1 מצויים בפרסום המכונה בשם פרסום מוגנטי ולפיכך יש בפרסום זה כדי לשלול חידוש מן האמצאה הנתבעת במסגרתה.
טענת העדר התקדמות המצאתית
סעיף 5 לחוק הפטנטים קובע כדלקמן:
"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4".
בפרשת היוז, התייחס בית המשפט, בסעיף 49 שם, לדרישת סעיף 5 לחוק וקבע כי התקדמות המצאתית תיוחס לאמצאה הנתבעת, במידה שהמוצר או התהליך הנתבע, אפילו נמצא בעל חידוש, יהא בעלת תרומה ממשית לתחום:
"דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש, וטעמה בכך, שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור, אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים."
עוד נקבע בפרשת היוז כי בעת ההכרעה בשאלת ההתקדמות ההמצאתית ובשונה מדרישת החידוש, ניתן להצביע על פסיפס פרסומי הידע הקודם לכדי תמונה כוללת אולם, גם על פעולת הצירוף להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע הרלוונטי (ראו: דברי כב' הנשיא שמגר בסעיף 49 לפרשת היוז). כלל יסוד נוסף הוא כי בעת בחינת קיומה של התקדמות המצאתית בבקשת הפטנט הנתבעת, יש להישמר מפני ניתוח הידע הקודם תוך שימוש באמצאה הנתבעת כחכמה שבדיעבד.
כלל ידוע הוא כי את טענת ההתקדמות האמצאתית, ניתן להעלות אף ביחס לפרסום יחיד. זאת, במידה שניתן להראות כי בעל המקצוע הממוצע בתחום, היה מוצא את המעבר מהידע הקיים בפרסום הקודם לאמצאה הנתבעת, כמובן מאליו. ראה לעניין זה פסק דינו של ביהמ"ש העליון האמריקאי: Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). שם נפסק כי האמצאה נשוא הפטנט מובנת מאליה לאור כל אחד משני פרסומים קודמים נפרדים. ראו גם פס"ד מאוחר יותר של ביהמ"ש הפדרלי Merck & Co. v. Biocraft Laboratories, Inc., 874 F.2d 804, 807 (Fed. Cir. 1989)..
לצורך הדיון בשאלת ההתקדמות האמצאתית בתביעה מס' 1, נדרשה הפוסקת לדיון בפרסום המכונה מוגנטי בלבד, הוא הפרסום הקרוב ביותר לאמצאה הנתבעת, העוסק אף הוא בשיטה לבדיקת PCBs. נשאלת השאלה, האם בעל המקצוע הסביר בתחום, היה מוצא כי האמצאה המפורטת בתיאור בקשת הפטנט הינה מובנת מאליה לבעל המקצוע הממוצע בתחום לאור פרסום מוגנטי?
נפסק כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח ואף לא התאמצה לעשות כן, לא באמצעות הפניה לבקשת הפטנט או למקום אחר בכתבי בית הדין שהגישה מטעמה בהליך זה, כי קיים הבדל כלשהו, בין יישום השיטה הנתבעת על PCBs המונחים על פאנל בדיקה, לבין יישומה על תבניות בסיס של אלמנטים חשמליים המוטבעים על PCB. קיים קושי לקבל כי קיים הבדל ממשי בין אלו, ביחוד לאור העובדה כי המדובר בשיטה לעיבוד תמונה דיגיטלית ולא בשיטה המתבצעת על רכיבים מוחשיים. בנוסף, בדומה לפרסום מוגנטי, גם האמצאה המתוארת בבקשה, מבצעת הלכה למעשה בדיקה של האלמנטים החשמליים בתוך ה-PCB ואינה מתמצה בבדיקה פרמטרים הקשורים ל -PCB ברמתו החיצונית.
לאור ההבדלים המינוריים בין האמצאה המתוארת בבקשת לבין זו המפורטת בפרסום מוגנטי, נפסק כי בעל מקצוע ממוצע בתחום, המכיר את הפרסום, והמצויד בידע הקודם בתחום כשלנגד עיניו הבעיה הטכנית אותה מפרטת הבקשה, היה מוצא כי יישום השיטה המתוארת בפרסום מוגנטי לצורך בדיקת PCBs כאשר הם מונחים על פאנל בדיקה, הינו צעד מובן מאליו ושאינו המצאתי כלל.
על כן נפסק כי שיטה לבדיקת ריבוי PCBs המונחים על גבי פאנל בדיקה באמצעות יצירת רפרנסים בודדים לכל PCB שונה, קיבוץ לאשכולות של PCBs זהים ושילובים יחד עם נתוני אוריינטציה של חלק מאותם PCBs לכדי יצירת מפת תמונה המשמשת כבסיס להשוואה לצורך בדיקת PCBs, אינה אלא שיטה מובנת מאליה לאור פרסום מוגנטי.
למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il
למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.
למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.
