בית המשפט העליון, השופטת מ' נאור (ע"א 4410/06) – 31.8.2010
תחום: התנגדות לרישום סימן מסחר והפרת סימן מסחר
נושאים: מילה תאורית, הפרת סימן מסחר, הודעת הסתלקות, אופי מבחין, מבחן הצליל, מבחן המראה, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות וסימן מסחר מוכר היטב.
עובדות:
למערערת סימן מסחר רשום (צירוף של שלוש אותיות באנגלית) אשר מבחינה פונטית נשמע כמו המילה אנרג'י, למשיבה סימן מסחר הכולל את המילה אנרג'י. המערערת הגישה ללשכת רשם סימני המסחר בקשה למחיקת המילה אנרג'י מסימן המשיבה. הבקשה נדחתה, מכאן הערעור.
נפסק:
הערעור נדחה: בית המשפט קבע כי העמדה המחייבת של המערערת שעמדה בפני הרשם כבסיס לאישור הסימן היא כאמור כי "לאותיות NRG… אין פירוש". גם בהתעלם מנסיבות אלה, סימן המסחר הכולל כיתוב האותיות NRG אינו משנה בהקשר בו נסובה התובענה, של שמני מנוע, את אופיה של המילה Energy כמילה תיאורית ועליה להישאר בנחלת הכלל. בית המשפט קבע כי המערערת תישא בהוצאות ושכר טרחת המשיבה בסך 50,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות
הפרת סימן מסחר
בית המשפט מזכיר כי בדיקת טענה בדבר הפרת סימן מסחר נבדקת על פי המבחן המשולש: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין.
מבחן הצליל בוחן האם שני הסימנים כפי שיהגו אותם קרובים זה לזה באופן בו הם נשמעים ("דמיון אקוסטי"), בית המשפט קבע כי כאשר מדובר במוצר הנמכר "מעבר לדלפק", יש ליתן חשיבות יתרה למבחן זה, וכי בנסיבות מסויימות מדובר אף במבחן העיקרי אף אם לא הבלעדי. כל הוא למשל, מצב בו הביטוי היחיד של השוני בין המוצרים הוא הכתב שעליהם, כאשר קהל הקונים של המוצר אינו יודע קרוא וכתוב. כך הוא גם, למשל, מצב שבו דוברי שפה מסוימת הוגים שני סימנים שונים באופן דומה עד זהה.
בית המשפט קובע כי מבלי להכריע בדבר, יש להניח כי צירוף אותיות עשוי להקים הגנה על מילה נגזרת.
הודעת הסתלקות
המשמעות הישירה של הודעת ההסתלקות היא כי כל יצרן אחר רשאי לעשות שימוש האותן אותיות ובלבד שלא יעצב אותן ב"הרכב הסימן", יתרה מזאת, בית המשפט קבע כי נסיבות הרישום ותוכן ההתכתבות בין המערערת לרשם לקראת רישום סימן המסחר והודעת ההסתלקות מלמדות כי הלכה למעשה הסתלקה המערערת גם מן המשמעויות העשויות להגזר מן הסימן. כמו כן קבע בית המשפט כי "יש גם יש" משמעות לחיבור אותיות, ותוהה מדוע לא צויין הדבר בפני הרשם בעת הרישום.
מילה תאורית
בית המשפט קבע כי דין סימני המסחר מחייב שלילת הגנה למשמעויות הנגזרות – פונטית או אודיטורית – מן האותיות NRG בכלל וביחס למילה Energy בפרט, וזאת אף מבלי להסתמך על נסיבות הרישום. בדין סימני המסחר מקובל להבחין בין ארבעה סוגי שמות: שמות גנרים; שמות תיאוריים; שמות מרמזים; ושמות דמיוניים, כאשר עוצמת ההגנה המוענקת לשמות נגזרת מסיווגם לאחת מן הקטגוריות. השימוש במילה Energy – ככינוי לטובין בתחום השמנים – הוא שימוש מקובל בטרמינולוגיה המקצועית בעולם. הפוסק קבע בעניין זה כי "כפי שהוכח בפני המילה אנרגיה היא מילה המקובלת במסחר בשוק זה".
בית המשפט מוסיף וקובע כי מדובר בהקשר בו אנו עוסקים במונח מילוני-תיאורי. המילה הינה מילה לועזית בעלת מאפיינים תיאוריים: המערערת והמשיבה טענו כאחד כי השימוש במוצריהן מייעל את תהליך הפקת האנרגיה במנוע. זהו שם שנועד לתאר תכונה או רכיב של המוצר. המילה היא מילה בעלת "'ניחוח אוניברסלי', אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנַכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור"
הלכה היא כי מונח מילוני-תיאורי צריך להישאר חופשי לשימוש הציבור:
"כשהמדובר בסימן הכולל שם שהוא מונח תיאורי-מילוני – ועושים אנו שימוש במלה 'מילוני' כדי להדגיש הדגשה יתרה – יש לנהוג זהירות רבה בפסילת הסימן ובמתן הגנה ל'ניכוסו' של המילון" (דברי השופט רובינשטיין ב-ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ)
הלכה זו חלה גם לגבי שם המוצר בשפה האנגלית, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסיה בישראל.
בית המשפט קבע כי על המקרה חלה ההלכה כי "שמות תיאוריים, אשר מתארים תכונות או רכיבים של הנכס הנסחר או השירות הניתן, יזכו להגנה מועטה ביותר ובמקרים נדירים" (ע"א 8981/04 אבי מלכה – "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ).
בית המשפט מוסיף כי כיוון שבענייננו מדובר במילה תיאורית, אין המערערת יכולה לרכוש זכות לשימוש ייחודי בה ולהפקיעה, אף לא מכוח טענתה בדבר מבחן הצליל. זהות צלילית שאינה מטעה, תיתכן, כמובן, כאשר שני הסימנים נושאים מילה תיאורית או מילה המקובלת במסחר שכן בקבוצת סימנים זו הצליל הדומה נובע מאופיים המולד החל ש של הסימנים, המצדיק את השארתם פתוחים מעצם מהותם לשימוש הכלל.
אופי מבחין
בית המשפט מזכיר כי הכלל הוא כי אין מקום לגרוע שמות מתארים מן השפה השגורה, להפקיעם מרשות הציבור ולנכסם לטובין מוגדרים, אלא אם רכשו במהלך השימוש בהם אופי מבחין.
וכי המערערת לא הוכיחה כי המילה התיאורית Energy, לגביה היא טוענת לזכות לשימוש ייחודי, רכשה במהלך השימוש בה על גבי מוצר המערערת "משמעות שניה" באופן היוצר זיקה בלעדית בין המילה לבין המערערת או מוצרה העולה כדי "אופי מבחין" כהגדרתו בפסיקה.
לא התקיימו בענייננו אמות המידה להוכחת אופי מבחין "אינהרנטי" לסימן המערערת החולש על המילהEnergy . המילה Energy היא כאמור "חלק מאוצר הלשון המדובר, שהיא נחלת הכל", המערערת לא הביאה ראיות מספקות להוכחת תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום שזכה לו והמאמץ שהשקיעה חברה ביצירת הזיקה האמורה. הנטל בעניין זה רובץ לפתח הטוען לאופי מבחין.
כמו כן קובע בית המשפט כי המערערת לא נקטה בצעד המקובל להוכחת "משמעות שנייה" – עריכת סקר צרכנים מהימן, להבדיל מבדיקה רנדומלית, שעשוי היה אולי להעיד כי הציבור מזהה את המילה עם מוצרה ומבדיל בינה לבין אחרים. סקר צרכנים אינו נדבך בלעדיו אין, וניתן להחליפו בראיות משכנעות אחרות, אולם בענייננו לא הומצאו ראיות שכאלה.כמו כן על הראיות לקיומו של אופי מבחין להיות בעלות עוצמה גבוהה.
מבחן הצליל
בית המשפט קובע כי יישום מבחן הצליל עליו מסתמכת המערערת, כשלעצמו, אינו מביא למסקנה כי קיימת הטעייה. מבחן הצליל בוחן את הדמיון הצלילי בין הסימנים בשלמותם. קרי, יש להשוות את סימנה של המערערת לסימנה של המשיבה על כל חלקיו תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו. הגיית הסימנים בשלמותם מפחיתה את החשש להטעיה במבחן הצליל, שכן סימן המשיבה כולל שתי מילים: הראשונהHavoline והשניה Energy, ואילו סימן המערערת כולל רק את צירוף האותיות NRG.
לפיכך, אם נאמר כי הצרכן, הבא לרכוש את המוצר נסמך רק על הצליל של סימן המסחר של המערערת, פוחת החשש שמא יטעה וירכוש את מוצר המשיבה הכולל מילה נוספת. המילה Energy היא בעלת זיקה הדוקה לענף השמנים, כך שעיקר הדגש בהשוואה שעורך הצרכן צריך להיות ליתר חלקי הסימן ובענייננו, למילה Havoline. אכן, בית המשפט מציין כי נהוג לשים דגש מהותי על הצליל או ההברה הדומיננטית של הסימנים בעת ההכרעה בדבר קיומה של סכנת הטעיה בין סימנים. לפי בית המשפט המילה Havoline היא תוספת דומיננטית שיש בה כדי להחליש באופן משמעותי את הדמיון הצלילי בין הסימנים.
מבחן המראה
בית המשפט קובע כי השוואת מראה הסימנים בשלמותם מלמדת על היעדר שוויון. השוואת הסימנים על כל חלקיהם מעלה כי סימן המשיבה כולל אלמנטים המבדילים בינו לבין סימן המערערת ומאיינים את החשש לבלבול ביניהם. קווי הדמיון הגראפיים – ובעיקר הכוונה לאיור הבוכנה – אינם משנים את המסקנה הניכרת לעין נוכח הכיתוב המפורש. בית המשפט קובע כי גם אין דמיון חזותי בסימנים "בהתחשב באופן שבו [הם מופיעים] בשימוש על המוצר בפועל" על גבי המוצר עצמו.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות
אשר לסוג הסחורה. בית המשפט קבע כי תכלית כל מוצר היא שונה. לשוני בתכלית המוצרים יש השלכה ביחס לחוג הלקוחות, באופן המחליש את קו הטיעון של המערערת. כיוון ש"תוסף לשמן" איננו "שמן", נחלש החשש שמא יבקש הצרכן מן המוכר בתחנת התדלוק "תוסף לשמן".
אשר לחוג הלקוחות. לא נקבע בעניין זה ממצא עובדתי היכול להדריכנו בשאלה, אם מדובר בחוג לקוחות מצומצם ובעל כושר הבחנה מפותח היכול להחליש את סכנת ההטעיה, אם לאו. בית המשפט קובע כי יש בדבר פנים לכאן ולכאן. מחד, צינור השיווק עשוי להיות מורכב ממוכרים מקצועיים הממליצים מיוזמתם ללקוחות על המוצר ונוכח מיומנותם קטן החשש להטעיה, וכי גם אם יאמר כי מדובר בבחירה עצמאית של הלקוח, או-אז דווקא ההשוואה החזותית היא ההשוואה הרלוונטית ונוכח ההבדל הניכר באריזת המוצרים אין חשש להטעיה. מאידך, הלקוחות המגיעים לתחנות התדלוק עלולים להיות לא מיומנים דיים ולהסתמך על הצליל בלבד, אך הנטל בעניין זה מוטל על הטוען להטעיה.
סימן מסחר מוכר היטב
דוקטרינה זו בוחנת בין היתר את יסוד המוניטין במוצר, כאשר המבחנים הנוהגים בענין זה דומים לאלו של רכישת "אופי מבחין". בית המשפט קבע כי המערערת לא עמדה באמות המידה הנדרשות להוכחת מוניטין. בכלל זה, כאמור, לא הביאה המערערת נתונים מספקים ביחס באופן שיוכיח שימוש נרחב וממושך במוצרה. לא הוכח גם שימוש שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר דווקא עם המערערת.
