מבחן הרושם הכולל בהפרת עיצוב רשום: פרשת Trunki באנגליה

מדוע מזוודה לילדים הדומה ברעיון שלה למזוודת Trunki לא הוכרה כמפרה את העיצוב הרשום? בפרשת Magmatic v PMS International דן בית המשפט העליון בבריטניה בהיקף ההגנה על העיצוב הרשום של מזוודת רכיבה לילדים. ההכרעה התייחסה לייצוג החזותי של העיצוב ברישום ולהבדלים בינו לבין מוצר Kiddie Case.

מה מלמד פסק הדין על מבחן הרושם הכולל?

היקף ההגנה נגזר מן העיצוב כפי שהוא מוצג במסמכי הרישום, ולא מהרעיון המסחרי של מזוודה שילדים יכולים לרכוב עליה. ההשוואה דורשת התבוננות במראה הכולל ובמאפיינים שהרישום מציג, והבחנה בין רעיון לבין ביטוי עיצובי קונקרטי.

מה הקשר לדיני העיצובים בישראל?

זוהי פסיקה בריטית ואינה מחליפה את חוק העיצובים הישראלי. למי שנדרש להעריך סכסוך הפרה בישראל, חשוב לבדוק את היקף הרישום הישראלי ואת ראיות הדמיון במסגרת תביעות מדגמים ועיצובים.

תצלום המוצר הנדון במאמרבית המשפט העליון באנגליה תמך בהחלטת בית המשפט לערעורים, לפיה חברת פי.אמ.אס לא הפרה את מדגמה הרשום של חברת מגמטיק בשל מובחנות בין העיצובים של החברות.
העובדות: לאחר זכייתו בפרס עבור עיצוב חדשני של מזוודת רכיבה לילדים, רשם רוברט לאו, מייסד חברת 'מגמטיק בע"מ" [Magmatic Limited], את מדגם מוצרו בקהילת האיחוד האירופאי תחת המספר 43427-0001 ושיווק אותו תחת סימן המסחר 'טרנקי' [Trunki]. בשנת 2013, פתחה מגמטיק בהליך משפטי נגד חברת פי.אמ.אס. [PMS International Limited], אשר לטענתה הפרה את המדגם הקהילתי שלה בכך שייבאה ושיווקה באזור האיחוד האירופאי מזוודות רכיבה לילדים הדומות למזוודות 'טרנקי' ואשר נושאות את השם 'קידי קייס' [Kiddee Case]. מגמטיק תבעה פיצויים וצו מניעה לשיווק המוצר הנ"ל.
בית המשפט בערכאתו הראשונה קיבל את תביעתה, בקביעה, כי חרף ההבדלים בין העיצובים, הרושם הכללי הנוצר מן המזוודה של פי.אמ.אס – הפיסול, התחכום, המראה המודרני ופיצ'רים קטנים כגון הידיות על המזוודה – הוא כי עיצוב זה קיים במדגם הקהילתי הרשום של מגמטיק.
ערעורה של פי.אמ.אס. בבית המשפט לערעורים התקבל בקביעה, כי השופט בערכאה הראשונה טעה בשלושה היבטים: המדגם הרשום של מגמטיק יוצר רושם מובחן של חיה בעלת קרניים בעוד העיצוב נשוא המחלוקת יוצר רושם של חרק בעל אוזניים; המגדם הרשום של מגמטיק נעדר את העיטורים הקיימים על פני המזוודה של פי.אמ.אס; ניגוד הצבעים בין הגלגלים לגוף המזוודה של המדגם הרשום תופס את העין בצורה מבחינה למדי, ניגוד שאינו קיים בעיצוב נשוא התביעה. אי לכך ובהתאם לניתוח השופטים בערעור, נקבע כי ההבדלים בין העיצובים משמעותיים ועל כן הם יוצרים רושם כללי שונה בין המוצרים. מגמטיק ערערה לבית המשפט העליון.
תוצאות ההליך: ביהמ"ש העליון של אנגליה דחה פה אחד את ערעורה של של מגמטיק בקביעה, כי על המדגם להיות מוגן כל עוד הוא חדש והוא נושא אופי מבחין. חשוב יותר הוא הרושם הכללי המתקבל מן המוצר ושהלקוח הפוטנציאלי יעריך את המוצר על בסיס מובחנותו. נקבע כי במקרה דנא יש מן המובחנות בין שני המוצרים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

מבחן ראשון: רושם מובחן של המדגם

בית המשפט בחן מה הרושם המובחן שיוצר המדגם ובחן האם המוצר הנטען כמפר יוצר את אותו רושם מובחן.
בית המשפט קיבל את פסיקת בית המשפט של הערעור לפיו: אין המדובר באותו רושם מובן, נפסק כי המדגם הרשום של מגמטיק יוצר רושם מובחן של חיה בעלת קרניים בעוד העיצוב נשוא המחלוקת יוצר רושם של חרק בעל אוזניים.

מבחן שני: אפקט של הבחנה – היעדר העיטורים

נפסק כי היעדר העיטורים על פני המזוודה 'טרנקי' יוצר אפקט של הבחנה בינה לבין 'קידי קייס'. היעדר העיטורים חיזק את הרושם על-פיו נראית 'טרנקי' כמו חיה בעלת קרניים, לעומת העיטורים אותם נושאת 'קידי קייס', אשר יוצרים רושם של חרק. אם כי, נפסק כי קביעה זו משנית לקביעה הראשונה ורק מחזקת אותה.
מבחן שני: אפקט של הבחנה – ניגוד הצבעים
בנוסף נפסק כי ניגוד הצבעים בין הגלגלים לגוף המזוודה של 'טרנקי' יוצר מובחנות אשר נעדרת ב'קידי קייס'. המסקנה הטבעית מהעיצובים בתלת המימד, אותם סיפקה מגמטיק בעת רישום המדגם, היא שהמרכיבים – גוף המזוודה והגלגלים – אמורים להיות מנוגדים זה למשנהו בצבעם. היינו, רשמה מגמטיק, נוסף על צורת המוצר, גם את ניגוד צבעיו – ניגוד שלא ניתן למצוא במזוודות 'קידי קייס'.
על כן נפסק כי העיצוב 'קידי קייס' לא הפר את המדגם הרשום 'טרנקי'. בית המשפט מזדהה עם חברת מגמטיק ועם רעיונה המקורי והמתוחכם, עם זאת הזכות למדגם נועדה להגן על העיצוב/המדגם ולא על הרעיון בכללותו.

מאמרים נוספים באשכול: עיצובים וקניין רוחני

הפרת מדגם באריזה | שימוש חוזר וקניין רוחני | קניין רוחני באופנה

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם