הליך שנדון בבית המשפט העליון, בפני השופטים ניל הנדל, נעם סולברג וג'ור'ג קרא. ביום 07.08.19 ניתן פסק הדין.
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופט מגן אלטוביה) שניתן ביום 2.3.2017 בתא 45192-12-14.
הצדדים: המערערות והמשיבות שכנגד: 1. Societe des Produits Nestle 2. Nestle Nespresso S.A 3. נספרסו ישראל בע"מ; המשיבה והמערערת שכנגד: אספרסו קלאב בע"מ.
העובדות: בעלות הזכויות במותג מוצרי הקפה Nespresso (המערערות) ניהלו קמפיין פרסומי נרחב שבמרכזו דמות המגולמת על ידי השחקן ג'ורג' קלוני. בסרטוני הפרסומת קלוני מביט בנשים נאות, נוסע במכוניות יוקרה ושותה את הקפה של נספרסו. מאפיין נוסף של חלק מהפרסומות הוא היוקרה הרבה המיוחסת לחנות ולקפה של נספרסו, המתבטאת בלבוש האלגנטי והיקר של השחקנים, במוזיקה המלווה את הפרסומות ובשחקנים הנאים. כמו כן, בחלק מהפרסומות דמותו של קלוני אינה מודעת לעצמה ואינה קוראת נכון את המציאות, עניין המתבטא ב"הפסד" לקפה בתחרות על תשומת לבם של הסובבים.
להלן קישור לרצף פרסומות של התובעות לשם המחשה:
להלן קישור לפרסומת נשואת המחלוקת שבליבת המסע הפרסומי ואשר בשלה נתבקש הסעד הארעי:
לימים שודרו תשדירי המשך כבדוגמה בקישור הבא:
זהו הרקע ליציאת הקמפיין השיווקי של המשיבה – חברה המתחרה במערערות. במסגרת קמפיין המשיבה יצאו מספר סרטוני פרסומת שעליהם נסוב הליך זה. בפתח הסרטון המרכזי ישנה דמות שדומה מאוד לג'ורג' קלוני, כאשר לצידה מופיע הכיתוב "המציג אינו ג'ורג' קלוני". כיתוב דומה מופיע באופן בולט בפתח הפרסומת. בפרסומות כפילו של קלוני יוצא מחנות קפה המזכירה את החנויות המופיעות בסרטוני הפרסומת של המערערות, והקריין אומר "There is nothing like a new espresso machine". כפילו של קלוני מתבונן באישה שעוברת ברחוב ומבטו נתקל בבחור ישראלי שאומר לו בעברית שגוררים לו את האוטו. רכבו של קלוני נגרר והבחור אומר לו שאצל המשיבה ניתן להזמין מכונת קפה עד הבית, ולא לשלם על מכונת הקפה עצמה. את הסרטון חותם קולו של קריין המכריז כי ניתן לקבל מכונת קפה עד הבית וללא תשלום בתנאים מסוימים. שני סרטוני פרסומת נוספים של המשיבה בוימו ברוח דומה.
המערערות הגישו תביעה נגד במשיבה, בגין סרטוני הפרסומת האמורים, וביקשו סעדים של מתן צווי עשה ואל תעשה, פיצויים ומתן חשבונות. במרכז התביעה עמדו חמש עילות: הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחר, דילול מוניטין, גניבת עין והתעשרות שלא כדין. בית המשפט המחוזי דחה את הטענה להפרת זכויות יוצרים בעיקר משום שהמשיבה השתמשה ברעיונות דומים לרעיונות שהופיעו בפרסומות מטעם המערערות, אך לא בדרכי ביטוי המוגנות על פי דין. כמו כן, נקבע כי דמותו של קלוני בפרסומות אינה חוסה תחת הגנת זכויות יוצרים, וכי ממילא לא הוכח שהמערערות אוחזות בזכויות אלה. הטענה בדבר הפרת סימן מסחר נחתה בעיקר משום שלא הוכח שנעשה בפרסומת שימוש בסימן מסחר של המערערות או סימן הדומה לו עד כדי הטעיה. העילה של דילול מוניטין נדחתה משום שלא הוכח נזק למוניטין של המותג Nespresso ומשום שההלכה לפיה כאשר השימוש הוא ביחד למוצרים הדומים למוצרים של בעל הסימן המוגן, אין מקום לטענה של דילול המוניטין בהעדר חשש להטעיה. עילת גניבת העין נדחתה משום שלא הוכח יסוד ההטעיה של ציבור הצרכנים.
פסק הדין של בית המשפט המחוזי: בבית המשפט המחוזי התביעה נדחתה בטענה בדבר התעשרות שלא כדין, משום שנסיבות העניין אינן מבססות תחרות שאינה הוגנת ומשום שלא הוכח כי השימוש במוניטין של המערערות לא היה כדין. מכאן הערעור והערעור שכנגד.
תוצאות ההליך: בית המשפט העליון דחה את הערעור ואת הערעור כשנגד. כמו כן, בית המשפט קבע כי המערערות תישאנה בהוצאות המשיבה ובשכר טרחת עורכי דינה בסך של 60,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הפרת סימן מסחר
המערערות טענו כי עיצוב סימן המסחר Espresso המופיעה בפרסומת דומה עד כדי הטעיה לעיצוב סימן המסחר Nespresso. הם לא טענו כי המילה Espresso מטעה, אלא רק עיצוב המילה המופיעה בפרסומת. שנית, המערערות טענו כי עיצוב החנויות של נספרסו הוא סימן מסחר מוכר היטב, וכי עיצוב החנות המופיעה בפרסומת של המשיבה מפר את הזכויות בסימן זה. שלישית, המערערות טענו כי השימוש בכפילו של קלוני הוא בגדר "נטילת המהות" של הדמות שמשחק קלוני בפרסומת לנספרסו.
בית המשפט המחוזי דחה טענות אלה. בית המשפט המחוזי קבע שהמילה Espresso הופיעה בפרסומת רק במטושטש, וכי אין כל דמיון בין המילה המטושטשת לבין סימן המסחר Nespresso. כמו כן, בית המשפט המחוזי קבע כי לא הוכח המוניטין של המערערות שבעיצוב החנויות שלהן, וכי דמותו של קלוני אינה סימן מסחר רשום של המערערות.
בית המשפט העליון הסביר כי הבסיס הנורמטיבי לטענה הראשונה של המערערות מצוי בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר, אשר מגדיר "הפרה", בין היתר, כ"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך… (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר".
לא היתה מחלוקת כי הסימן המעוצב Nespresso רשום בישראל וכי הפרסומת נשוא המחלוקת היא לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגבים נרשם הסימן – מכונות קפה. הקושי בטענת המערערות נעוץ במילה הראשונה של הגדרת "הפרה" – "שימוש". המילה Espresso עצמה לא הופיעה באופן גלוי וברור בפרסומות, וטענות המערערות כוונו לשתי מילים מפוקסלות ומטושטשות שהופיעו בסרטוני הפרסומת.
המערערות טענו כי הפרה אינה תלויה בשימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אלא די בשימוש בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה. הן טענו כי לא רק שטשטוש המילה אינו יוצר שוני מספיק בין הסימנים, אלא שהטשטוש אף מגביר את החשש מפני הטעיית הצרכנים.
בית המשפט העליון קבע כי עיון מדוקדק בפרסומת מוביל למסקנה אחרת. אחת משתי המילים שאליהן מתייחסות המערערות מופיעה על גבי שקית שאוחז כפילו של קלוני. מילה זו כה מטושטשת שגם במאמץ לא ניתן להבין את הכיתוב, ובטח שלא לזהות עיצוב כלשהו. בית המשפט קבע כי לא נעשה שימוש בסימן מסחר, ואף לא כזה שעיצובו דומה במידת מה לעיצוב סימן המסחר של המערערות.
המילה השנייה מופיעה מעל חנות הקפה בפרסומת. בית המשפט העליון הסביר כי גם מילה זו מטושטשת מאוד, וגם לאחר עיון מדוקדק קשה לזהות את המילה Espresso, מלבד האות o ומספר האותיות במילה. כמו כן, גם אם נניח שבמבט ממוקד ניתן להבין איזו מילה כתובה מעל החנות, עדיין לא מדובר בהפרת סימן מסחר. מבחינה עיצובית ניתן להבחין בשני אלמנטים גראפיים המאפיינים את המילה המטושטשת בפרסומת – צבעה הלבן על רקע כהה, והעובדה שגובה האות הראשונה במילה כפול מגובהן של האותיות האחרות. באשר לצבע- בית המשפט העליון הסביר כי צבע לבן על רקע כהה אינו אלמנט עיצובי המספיק, לבדו, כדי לקבוע שעיצוב שתי המילים דומה עד כדי הטעיה, כאשר לא ניתן להבחין באלמנטים נוספים, כגון גופן האותיות, זהותן וכו'. כמו כן, סימן המסחר המעוצב Nespresso של המערערות הינו בכיתוב כהה על רקע בהיר, ולא בכיתוב בהיר על רקע כהה. עניין זה לא עומד בלב ההכרעה, אך גם הוא תומך במסקנה. באשר לגובה האות הראשונה לעומת שאר האותיות, עיצוב שני הסימנים שונה, ולא דומה. בסימן המסחר Nespresso גודל כל האותיות זהה, מלבד בליטה אלכסונית קטנה כלפי מטה ומעלה של האות הראשונה. לאור האמור, בית המשפט העליון דחה את הטענה שנעשה שימוש הסימן המסחר Nespresso (או בסין הדומה לו עד כדי הטעיה) בפרסומת.
שינוי בהלכת אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד – צורך ברכיב של הטעייה לצורך הפרת סימן מסחר
בית המשפט העליון ציין כי גם אם היתה המשיבה משתמשת בגלוי בסימן המסחר המעוצב Nespresso, עדיין צריך לעבור כברת דרך כדי להגיע למסקנה שסימן המסחר הרשום הופר. במקרה כזה היה על בית המשפט לנתח את המקרה לפי ההלכה שנקבעה בעניין מקדולנד (ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314 (2004)). בעניין זה נידונה פרסומת של רשת "ברגר קינג", המתחרה ברשת מקדולנד'ס. בפרסומת נאסר על שחקן הכדורסל אריאל מקדונלד להיכנס לסניף של ברגר קינג כאשר הוא לבוש בגופיה שעליה שמו באנגלית, וכניסתו הותרה רק לאחר שהחליף את הגופייה לחולצה הנושאת את הלוגו של ברגר קינג. באותו עניין בית המשפט קבע כי מדובר בהפרה של סימן המסחר McDonald's. השופטת נאור, קבעה בדעת המיעוט כי דיני סימני המסחר לא נועדו למנוע שימוש בסימן בסיטואציה מעין זו.
בית המשפט העליון הסביר כי המחלוקת בעניין מקדולנד התמקדה במקומו של החשש מפני הטעיית הצרכן בדיני סימני המסחר. בפרסומות מעין זו שנדונה שם וכאן, השימוש בסימן המסחר של המתחרה אינו כרוך בחשש להטעיה. הפרסומת נועדה לבדל בין הסימנים ולהציג את השוני ביניהם, המקנה לאחד יתרון על פני יריבו. בעניין אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד השופטת נאור סברה כי האיסור על שימוש בסימן מסחר רשום במסגרת פרסומת נועד למנוע הטעיה של הצרכנים. מכיוון שאין חשש כזה במסגרת פרסומת "לעומתית" מהסוג בעניין בו אנו דנים, עצם הופעת סימן המסחר הרשום בפרסומת אינו מפרה את הזכויות בו. מנגד, שופטי הרוב סברו כי "שימוש במוניטין לעלוב בבעליו" מפר את זכויות בעליו, גם אם הדבר אינו כרוך בהטעיה.
מאז הלכת מקדונלד אשר נקבעה בשנת 2004, נשמעו בבית המשפט העליון מספר קולות התומכים בדעת המיעוט של השופטת נאור, או מטילים ספק בנכונות ההלכה. בעניין בו אנו דנים, בית המשפט העליון ציין כי הוא מצטרף לקהילת המסתייגים. בית המשפט העליון הסביר כי עמדת המיעוט הציגה פרשנות לשונית ראויה למונח "פרסום", לצד היגיון רב בניתוח תכלית דיני סימני המסחר. בית המשפט הסביר כי בעניין בו אנו דנים, לו סימן המסחר של המערערות היה מופיע בפרסומת, בית המשפט היה נדרש לדון בהבחנות האפשריות בין עניין מקדונלד לעניין זה, כמו גם בתוקפה של הלכת מקדונלד כיום. אך מכיוון שבעניין שבו אנו דנים כלל לא נעשה שימוש בסימן המסחר הרשום או בסימן הדומה לו, בניגוד לעניין מקדונלד, די באמור על ידי בית המשפט לעיל. בית המשפט הרחיב לגבי סוגיה זו בהמשך, בפרק העוסק בדילול סימן מסחר.
עיצוב החנויות של המערערות
הטענה השנייה של המערערות להפרת סימן המסחר, עסקה בעיצוב החנויות של המערערות. עיצוב החנויות אינו רשום כסימן מסחר, אך המערערות סבורות כי מדובר ב"סימן מסחר מוכר היטב". פקודת סימני המסחר מכירה בזכויות הקיימות לבעל סימן מסחר מוכר היטב, אף כזה שאינו רשום, למרות שהגנה על סימן שאינו רשום מצומצמת יותר. סימן מסחר מוכר היטב מוגדר בסעיף 1 לפקודה. הגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה כוללת גם שימוש בסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. סעיף 46א(א) לפקודה מוסיף וקובע את זכות השימוש הייחודית של בעלים של סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום.
סעיפים אלה מבססים את התשתית הנורמטיבית לטענת המערערות כי עיצוב חנויותיהן הוא סימן מסחר מוכר היטב, גם אם אינו רשום, וכי עיצוב החנות בפרסומת של המשיבה מפר את זכותן לשימוש ייחודי בו. בית המשפט המחוזי דחה טענה זו וקבע כי המערערות לא הניחו תשתית ראייתית לכך שעיצוב חנויותיהן הוא סימן מסחר מוכר היטב. גם בית המשפט העליון קבע כי לא הונחה תשתית כזו, וכי די בכך כדי לדחות את טענות המערערות בעניין זה. עם זאת, ומכיוון שטענת המערערות מעוררת מספר שאלות שטרם זכות להתייחסות קונקרטית במשפטנו, בית המשפט העליון התייחס באופן בלתי ממצה לשתי נקודות העולות מטענת המערערות.
הנקודה הראשונה עניינה בהופעת סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום בפרסומת, באופן שאינו כרוך בחשש להטעיית הצופים בפרסומת. ניתן לטעון שהדין אינו מונע שימוש כזה בסימן המסחר הבלתי רשום, בשל ההבחנה שיוצרת הפקודה בין שני סוגים של סימנים מוכרים היטב – רשומים ושאינם רשומים. כאשר הסימן המוכר היטב רשום, הגדרת "הפרה" אינה כוללת את המילה "הטעיה", וזאת בשונה מהגדרת "הפרה" ביחס לסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. העמדה הרווחת בפסיקה ובספרות היא כי הגנת הדין מפני שימוש בסימן מסחר מוכר היטב ורשום עשויה לקום גם אם אין חשש להטעיית הצרכנים. לעומת זאת, כאשר סימן המסחר המוכר היטב אינו רשום, הפרה מוגדרת כשימוש בסימן או בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה. הדין מגן על סימן רשום יותר מאשר על סימן שאינו רשום. אחד ההבדלים בין סוגי ההגנות השונות הוא התלות בקיומו של חשש להטעיה. לנוכח ההבחנה המפורשת בחוק, נראה שהמחוקק ביקש לייחד את ההגנה המורחבת שאינה חלויה בחשש להטעיה לסימנים מוכרים היטב רשומים, ולא לסימנים מוכרים היטב שאינם רשומים.
עיצוב של חנות אינו אותיות, ספרות, מילים או דמות
הנקודה השנייה נוגעת לסימן המסחר הנדון – עיצוב ייחודי של חנות. סימן מסחר מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". "סימן" מוגדר כ"אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה". עיצוב של חנות אינו אותיות, ספרות, מילים או דמות. האם ניתן להגדירו כ"אותות אחרים"? ולחלופין, האם הרשימה בסעיף אינה ממצה? התפיסה המקובלת של דיני סימני המסחר היא שהדגש אינו מצוי רק במה הוא סוג הסימן, אלא גם האם הסימן הוא בעל מאפיין ייחודי המסוגל לסייע לצרכן להבחין בין יצרנים שונים. כך למשל, בארצות הברית ובאירופה הוכרה האפשרות לרשום ריחות מסוימים כסימני מסחר לאחר שרכשו את היכולת לסמן באפקטיביות מוצרים ולהבחין בין יצרנים.
התכלית המרכזית שביסוד סימני המסחר היא הבחנה בין יצרני סחורות, המתבטאת ביכולת לסמן לצרכן מהו מקורו של כל מוצר תוך מניעת הטעיה ויצירת חיץ בין המוניטין של היצרנים השונים. הגנת הדין מתבקשת ככל שאות כלשהו, אם זה ריח, טעם, צליל או עיצוב, נצרב בתודעת הצרכן כקשור ליצרן מסוים. בהעדר איסור על שימוש בסימן, ניתן להשתמש בו אפילו באופן שעלול להטעות את הצרכנים ולהסב מכירות מבעל הסימן שאת סחורות התכוונו לרכוש. ישנם גם שיקולים נוספים לשם הכרה באות מסוים כסימן מסחר הניתן לרישום, מעבר לחשש להטעיה.
בית המשפט הסביר כי שאלה נפרדת, שמצריכה ליבון ודיון, היא גבולות ההכרה בסימן מסחר כזה. הקושי המרכזי בכך קשור לתפר שבין דיני סימני המסחר לדינים אחרים, כגון עיצובים, פטנטים או זכויות יוצרים. עיצוב יכול להיות גם בעל תכונות אסתטיות, פונקציונליות או אומנותיות. לכן, עשויות לחול עליו מערכות דינים נוספות, שמאפשרות את העתקתו בגלל אינטרסים ציבוריים חשובים. בעניין טופיפי, בית משפט העליון דן באפשרות שעיצובו של ממתק שוקולד ישמש סימן מסחר של יצרנית הממתק (ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד סב(4) 1 (23.3.2008)). באותו עניין הוכרה האפשרות שעיצוב של מוצר, שרכש אופי מבחין, יירשם כסימן מסחר, אך רק בכפוף לאיזונים המצויים במערכות דינים אחרות. למשל, הכרה כזו תתאפשר רק אם אין לעיצוב תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי, אלא הוא משמש לבידולו של המוצר ממוצרים אחרים. לפיכך, הכרה באפשרות לרשום עיצוב כסימן מסחר כפופה למגבלות נוספות. בית המשפט ציין כי לנוכח התשתית העובדתית אין לנו צורך לדון בכל אלה בהליך זה.
שימוש במוניטין השייך לסימן Nespresso באמצעות כפיל
הטענה השלישית שהעלו המערערות בנוגע להפרת סימן מסחר היא כי המשיבה השתמשה במוניטין השייך לסימן Nespresso, באמצעות השימוש בכפילו של קלוני. הן לא חולקות על כך שדמותו של קלוני אינה סימן מסחר רשם בישראל, וגם לא טענו שהדמות כשלעצמה היא סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. הן טענו כי דמותו של קלוני היא חלק בלתי נפרד מההקשרים או האסוציאציות המשויכות למותג Nespresso ומהמוניטין של המערערות. בית המשפט העליון הסביר כי דיני סימני המסחר עוסקים בסימני מסחר ולא בהקשרים, אסוציאציות או במוניטין שלא גובלו לכדי סימן מסחר. הגדרת "הפרה" פותחת ב"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר". שימוש בסימן מסחר, ולא במוניטין, הקשר או אסוציאציה שאינם סימן מסחר. בית המשפט קבע כי אין בסיס לטענת המערערות כי יש להרחיב את הגנת פקודת סימני מסחר גם למה שאינו שימוש בסימן מסחר. טענה כזו גם אינה עולה בקנה אחד עם הדין, והיא פוגעת בתכליות ואינטרסים חשובים אחרים, כגון חופש הביטוי וחופש העיסוק. לפיכך, בית המשפט דחה את טענת המערערות.
דילול סימן מסחר
המערערות טענו ל"פגיעה בנכס מוניטין ודילול מוניטין". המערערות טענו כי השימוש בכפילו של קלוני "שחק" את המוניטין של המערערות משום שעכשיו מי שיצפה בקלוני ייזכר גם במוצרי הקפה של המשיבה. כמו כן, הן טענו כי השימוש בכפיל "הכפיש" את סימן המסחר של המערערות, החליש אותו ופגע בערכו. בית המשפט המחוזי דחה טענות אלה בעיקר משום שלא הוכח פוטנציאל לשחיקה וטשטוש מוניטין. בית המשפט העליון הסכים עם התוצאה של דחיית טענות המערערות בהקשר זה, אך לשיטתו אין צורך להידרש כלל לשאלה האם הוכח או לא הוכח פוטנציאל לפגיעה כלכלית המערערות בנסיבות העניין.
עילת הדילול נקבע בדין הישראלי בעניין בקרדי (ע"א 6181/96 קרדי נ'Bacardi & Company Limited , פ"ד נב(3) 276 (1998)). בעניין זה נדונה התנגדותה של חברת המשקאות החריפים BAKARDI לרישומו של סימן המסחר BAKARDI ביחס לדברי הלבשה. סימן המסחר BAKARDI נרשם בישראל רק ביחס למשקאות חריפים, וגם לא נעשה בו שימוש בפועל ביחס לטובים מסוגים אחרים. לכן לא ניתן היה למנוע את הרישום ביחס לדברי הלבשה על בסיס סעיף 11(9) לפקודת בסימני המסחר, המונע רישום של סימן הזהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. למרות זאת סירב רשם סימני המסחר לרשום את סימן המסחר BAKARDI, ובית המשפט העליון דחה את הערעור על החלטתו. בית המשפט עמד על המגמה המודרנית של הגנה רחבה על מוניטין בינלאומיים, שמתבטאת בדוקטרינת ה"דילול" של סימני המסחר, שאומצה בארצות הברית ובאנגליה. באותו עניין, בית המשפט הסביר כי דוקטרינת הדילול נועדה למנוע שימוש של עסק "חוצה גבולות" גם כאשר השימוש בו אינו מעלה חשש להטעיית הצרכנים, למשל שימוש בו על גבי סחורה שונה לחלוטין מזו שעל גביה מוטבע הסימן בדרך כלל.
ההצדקה לאיסור על השימוש בסימן על אף העדר חשש להטעיה נומקה בשלושה טעמים: (1) המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות מוניטין שלא הוא טרח עליהם; (2) ניצול המוניטין טומן בחובו פגיע אפשרית בבעלים החוקיים של סימן מסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר; (3) שימוש בסימן המסחר ייצור מצב בלתי סביר, שבו תימנע מהבעלים המקוריים של הסימן המפורסם הזכות להשתמש בשמו ובסימניו המקוריים, משום שזכויות אלה כבר נרכשו על ידי היצרן המקומי, כאשר רשם את הסימן המפורסם. כמו כן, בעניין בקרדי נקבע כי ניתן לעגן את דוקטרינת הדילול הישראלית בסעיף 11(6) לפקודת סימני מסחר, הקובע כי סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר אינו כשיר לרישום.
האם ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב ורשום החליפה את דוקטרינת הדילול הפסיקתית?
כשנה וחצי לאחר שנקבעה הלכת בקרדי תוקנה פקודת סימני המסחר, ובין היתר נוספו הסעיפים העוסקים בהגנה על סימן מסחר מוכר היטב. במסגרת התיקון נוספה גם ההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל, אשר מזכירה את דוקטרינת הדילול. שני ההסדרים נועדו להגן על בעליהם של סימני מסחר "חזקים" מפני שימוש בהם ללא רשות, גם כאשר השימוש נעשה על גבי סחורה שלא נרשם לגביה סימן המסחר הרשום ולא מתעורר חשש להטעיית הצרכנים. זאת כדי למנוע פגיעה כלכלית בבעליהם. הדמיון הרב בין שני ההסדרים העלתה את השאלה האם ההגנה החקוקה על סימן מסחר מוכר היטב ורשום החליפה את דוקטרינת הדילול הפסיקתית, או שמדובר בשני הסדרים שונים שיש להוסיף ולבחון כל אחד מהם באופן עצמאי.
כיום הנטייה בפסיקה ובספרות היא לראות בהוספת ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב ורשום כהכרה בחקיקה בדוקטרינת הדילול, כך שאין לבחון בנפרד את שני ההסדרים. המשמעות היא שיש לבחון את דוקטרינת הדילול על פי הפקודה, ולא מדובר בשני הסדרים משפטיים נפרדים שעשויים להוביל לתוצאות שונות.
עילת הדילול שאומצה בחקיקה מותנית ברישומו של סימן המסחר המוכר היטב בפנקס סימני המסחר הישראלי. כאשר סימן המסחר המוכר היטב אינו רשום, ההגנה המוקנית לו מפני הפרה מוגבלת לשימוש בסימן (או בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה) לשם סימן אותו סוג סחורה שלגביה נרשם הסימן, כלומר סחורה מאותו "הגדר". מדובר בסיטואציה הכרוכה מטבעה בחשש להטעיה, הויא לא קשורה לדוקטרינת הדילול. לעומת זאת לגבי סימן מסחר מוכר היטב ורשום בישראל הורחבה הגדרת ההפרה בכמה מובנים חשובים: (1) הפרה יכולה להיות גם כאשר השימוש בסימן המסחר הוא על גבי מוצרים שונים לחלוטים מאלה שלגביהם נרשם סימן המסחר (שאינם מאותו הגדר), למרות שבדרך כלל לא מדובר בסיטואציה הכרוכה בחשש להטעיית הצרכנים; (2) נאשר גם השימוש הסימנים הדומים לסימן הרשום, אך בולטת בחסרונה הדרישה לדמיון מטעה; (3) לצד העדרה של דרישה לדמיון מטעה, נקבעו שני מבחנים להטלת אחריות הגין השימוש בסימן הרשום או בסימן הדומה לו – השימוש צריך להצביע על קשר לבעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום "עלול להיפגע" מהשימוש בסימן.
בית המשפט העליון בחן האם גם במקרה זה המערערות יוכלו ליהנות מההגנה מפני דילול המוניטין. המערערות טענו כי הדילול הוא של ה"מוניטין", כאשר הדגש הושם על דמותו של קלוני, ש"דוללה" באמצעות דמותו של הכפיל. בית המשפט קבע כי טענה זו אינה עוברת משוכה ראשונית. עילת הדילול אינה עילה של הפרת סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל. הפרה כזו נעשית באמצעות שימוש בסימן מסחר או בסימן הדומה לו, ולא ב"מוניטין" של אדם או חברה. דמותו של קלוני אינה סימן מסחר רשום. גם אם היינו מניחים שלדמות יש מוניטין ושנעשה שימוש במוניטין זה, עדיין לא היה בכך כדי לסייע למערערות. רק שימוש בסימן מסחר רשום יכול להקים עילת הספרה של סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל. באשר לסימן המסחר המוכר היטב Nespresso, הוא אמנם רשום בישראל, אך לא נעשה בו (או בסימן הדומה לו) שימוש בפרסומת המשיבה.
כמו כן, בית המשפט העליון הסביר כי ניצבת בפני המערערות משוכה נוספת במסגרת טענת הדילול. נניח שתמונתו של קלוני היתה (בהסכמתו) סימן מסחר רשום של המערערות ביחד לקפה ומוצריו. אפילו במקרה כזה, ניתן היה לטעון שפרסום מוצרי קפה באמצאות תמונה כפילו של קלוני (עם כיתוב המבהיר כי לא מדובר בקלוני) אינו מדלל את המוניטין מאחורי דמותו ותמונתו של קלוני. הסיבה לכך היא שהשימוש בתמונת קלוני ותמונת הכפיל, הוא ביחס למוצרי קפה שאותה משווקים הצדדים להליך, ומצויים במוקד התחרות ביניהם. בפסיקה ובספרות קיימים חילוקי דעות בנוגע לשאלה האם ניתן לטעון לדילול סימן מסחר, כאשר אין חשש להטעיה, כששני הסימנים המתחרים מוטבעים על סחורה מאותו הגדר. כיום הפסיקה נוטה לשלול את האפשרות לטעון לקיומו של דילול במקרה כזה.
דילול על ידי טשטוש
עד כה בית המשפט העליון עסק באחד משני ענפיה של דוקטרינת הדילול, כפי שמקובל לראותה בארצות הברית ובאירופה, ענף המכונה Blurring, ובעברית – טשטוש שחיקה או הקלשה. דילול על ידי טשטוש נסוב סביב "קשר" או אסוציאציה סין סימן לסימן מפורסם. כתוצאה מקשר או אסוציאציה אלה נפגעים האופי המבחין והייחודיות של הסימן המפורסם. כך למשל, כאשר צד שלישי משתמש בסימן המפורסם ביחס לסחורה ששונה במהותה מהסחורה שליה מופיע הסימן. בעקבות הטשטוש, סימן המסחר אינו בודד בשוק. הוא מאבד מייחודיותו וכבר אינו מסמן רק את הסחורה שמוגנת על ידי סימן המסחר, אלא גם סחורה אחרת. לפי ענף הטשטוש של דוקטרינת הדילול, השימוש בסימן אסור גם אם הפגיעה ביכולת ההבחנה שלו אינו כרוכה מטיבה בחשש להטעיית הצרכנים.
דילול מסוג טשטוש הוא הדילול שנדון בפסיקתו של בית המשפט העליון בישראל תחת הכותרת "דילול". בענף הדילול עסק גם דיונו של בית המשפט העליון בעניין זה, ובית המשפט הסביר כי לא קמה למערערות עילת תביעה מכוחו.
דילול על ידי הטלת כתם במוניטין
עם זאת, המערערות טענו כי קמה לזכותם עילת תביעה גם מכוח הענף השני של דוקטרינת הדילול.
הענף השני של דוקטרינת הדילול מכונה בארצות הברית ובאירופה Tarnishment, כלומר הטלת כתם במוניטין של סימן המסחר, כגון ביזויו, זיהויו עם איכות נמוכה או שימוש בו בהקשר פוגעני. בשונה מענף הטשטוש של דוקטרינת הדילול, ענף ההכתמה לא אומץ במפורש בפסיקה הישראלית. עם זאת, הלכת מקדונלד קבעה הסדר היוצר מעין "דילול באמצעות הכתמה" מתוצרת הארץ. באותו עניין בית המשפט קבע, בדעת הרוב, כי שימוש בסימן מסחר בפרסומת הוא בגדר הפרה של סימן מסחר, משום שהשימוש נועד "לעלוב בבעליו" ללא ביסוס עובדתי מתאים, גם אם לא מדובר במצב המעורר חשש להטעיה באופן טיפוסי. בית המשפט העליון הסביר כי הלכת מקדונלד קובעת הסדר מרחיק לכת הרבה יותר מענף ההכתמה של דוקטרינת הדילול כפי שהיא קבועה בארצות הברית ובאירופה. דוקטרינת הדילול בארץ ובעולם מתייחסת לסימן מסחר מוכר היטב או מפורסם, ואילו הלכת מקדונלד נקבעה לגבי כל סימן מסחר רשום, אפילו כזה שאינו מוכר היטב. ההלכה התבססה על חלופה (2) של הגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה, העוסקת בשימוש בכל סימן רשום במסגרת פרסום. זאת, בשונה מהפרה על דרך הדילול, המופיעה בחלופה (4) להגדרת "הפרה" המיוחדת לסימן מסחר מוכר היטב ורשום. בנוסף, בית המשפט הסביר כי ספק אם הנסיבות שנדונו בעניין מקדונלד ביו עולות לכדי "הכתמה" בשיטות משפט אחרות, שבהן שמור ענף זה בעיקר לשימוש בסימן מפורסם בהקשרים של מין, סמים וכדומה, או לזיהויו עם מוצרים מאיכות נמוכה. מכיוון שבית המשפט העליון בישראל טרם נדרש לתחולת ענף ההכתמה של דוקטרינת הדילול במשפטנו, הסוגייה עשויה להתעורר אם ייקבע שהשימוש בסימן מסחר מוכר היטב אינה עולה לכדי הפרה לפי הלכת מקדונלד. במקרה כזה עדיין יש לשאול האם לאור פרסומו הרב של הסימן, השימוש בו מהווה דילול על דרך ההכתמה.
בספרות ניתן למצוא הסתייגויות מהלכת מקדונלד, המונעת התייחסות בלתי מחמיאה בפרסומת לבעליו של סימן מסחר, באמצעות שימוש בסימן המסחר שלו. הקושי נובע מהפגיעה המשמעותית החופש הביטוי, במקרים בהם לא ניתן "לבקר" בעלים של סימן מסחר מפורסם באמצעות התייחסות לתדמית הסימן. נטען גם כי הדבר פוגע התחרות ובחופש העיסוק. אך גם לשיטת המבקרים ייתכן שמוצדק להכיר באיסור מצומצם יותר של "הכתמה", על מנת להגן על ערכם הכלכלי של סימן מסחר מוכרים היטב. בית המשפט העליון הסביר כי המפתח להבנת העניין של דילול על ידי הכתמה בישראל מצוי בפקודת סימני המסחר, שמבחינה בין דינו של סימן רשום לבין דינו של סימן רשום מוכר היטב. השימוש בסימן רשום רגיל נאסר רק במקרים שבהם קיים חשש להטעיה אינהרנטי – שימוש ללא רשום בסימן מסחר ביחס לאותה סחורה שליה הוא מוטבע בדרך כלל או במסגרת פרסומת לסחורה כזו. לעומת זאת, השימוש בסימן מסחר רשום מוכר היטב אסור גם במצבים שאינם מעוררים באופן טיפוסי חשש כזה – שימוש ביחס לסחורות שונות לגמרי (חלופ (4) להגדרת "הפרה"), וגם כאשר הסימן דומה לסימן הרשום באופן שאינו מטעה בהכרח. חלופה (4) אינה מתמקדת בהטעיה, אלא בקשר בין הסימן לסימן מוכר היטב, וחשש לפגיעה בבעליו של הסימן המוכר היטב.
צמצום נוסף בהלכת מקדונלד ביחס ל דילול באמצעות הכתמה
כאמור לעיל, בית המשפט העליון הביע את הסתייגותו מהפרשות שניתנה לחלופה (2) בדעת הרוב בעניין מקדונלד. בית המשפט עבר לדון בחלופה (4) להגדרת "הפרה". החלופות (1) ו-(2), העוסקות גם בסימן מסחר שאינו מוכר היטב, אין הבחנה בין שימוש מותר לבין שימוש אסור בסימן. ברגע שנקבע שנעשה בסימן שימוש (או בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה), השימוש אסור. לעומת זאת, בחלופה (4) ישנה התייחסות לחשש מפגיעה בבעל סימן המסחר. לא כל שימוש אסור, אלא רק כזה שהוכח כי עלול לפגוע בבעל הסימן המוכר היטב.
צמצם זה של איסור השימוש עשוי לסייע בין הערכים המתנגשים. אם כל שימוש ה"מכתים" את הסימן המוכר היה אסור, האינטרס המוגן היה "כבודו" של סימן המסחר או שמו הטוב. כנגד אינטרס כזה עומדים שיקולים כבדי משקל של חופש ביטוי, תחרות ולעיתים אף האינטרס בביקורת, כדי להשפיע ואולי "להעיר" את הצרכן". בית המשפט הסביר כי ישנה חשיבות רבה בתליית הגנת הדין על סימן מסחר, על ידי הגדרת "הפרה" מניעת רישום של סימן ומתן שימוש ייחודי, בשיקול כבד המשקל של חשש לפגיעה כלכלית בבעליו.
ראשית, בעת תיקון פקודת סימני המסחר נקבע מעין "דילול תוצרת הארץ", שהשתלב בדוקטרינת הדילול הפסיקתית והוסיף לה תנאים מסוימים. תנאים אלו יפים לא רק ביחס לדילול על דרך הטשטוש, אלא גם לדילול על דרך ההכתמה. מכיוון ששני ענפי הדילול אינם מופיעים במפורש בפסיקה ההכרה בהם תלויה בתנאי חלופה (4) להגדרת "הפרה" ובסעיפים המקבילים בפקודה. תנאים אלו מתאימים גם לענף ההכתמה המוכר ברחבי העולם. התנאי הראשון הוא שיהיה שימוש בסימן מסחר. שימוש במוניטין אינו מספיק. בית המשפט הסביר כי לפי לשון הפקודה, לא כל פגיעה במוניטין מקימה את עילת הדילול, על שני ענפיה, אלא רק פגיעה במוניטין המתבטא בסימן מסחר. גם ברחבי העולם הדילול על כל ענפיו הוא חלק מדיני סימני המסחר, ומתייחס לסימני מסחר ולא ל"מוניטין". לכן, בית המשפט דחה את טענת המערערות שהתבססה על השימוש בדמות כפילו של קלוני, שלא הוכח כי היא בגדר סימן מסחר. מכיוון שאין שימוש בסמן מסחר, לא מדובר בסימן מסחר, אף שעשויה להיות פגיעה במוניטין.
שנית, גם אם בית המשפט היה מקבל את הטענה כי דמותו של קלוני היא חלק מסימן מסחר מוכר היטב, היתה טענת המערערות נכשלת במסגרת המשוכה השנייה הקבועה בחלופה (4), הדורשת כי הסימן המוכר היטב יהיה רשום בישראל. המחוקק בחר במפורש שלא להעניק את ההגנה הרחבה והמיוחדת לסימנים מוכרים היטב שאינם רשומים בישראל. גם סימנים אלה זכאים להגנה, אך רק במצבים שבהם קיים חשש שהציבור יטעה וישייך מוצר מסוים למי שאינו קשור אליו.
שלישית, ההגנה מפני דילול תלויה בשני תנאים נוספים הקבועים בפקודה- הצבעה על קשר בין המוצרים לבעל הסימן הרשום, והתנאי כי בעל הסימן הרשום "עלול להיפגע" מהשימוש בסימן. לגבי דרישת ההצבעה על קשר, בתיקים של דילול על דרך הטשטוש יש לבחון האם הדמיון בין הסימנים מצביע על קשר הדוק כדי לענות על דרישת החוק. כאשר מדובר על דילול על דרך ההכתמה, קל יותר להוכיח את דרישת הקשר, משום שעל פי רוב תכלית ההכתמה היא שהצרכן יבין שמושא הדברים הוא סימן המסחר המפורסם, ויקשר בין השימוש לסימן המפורסם ובעליו. בעניין זה, הנחת היסוד של הפרסומות היא כי הצרכן יבין את הקשר של הפרסומת למוצרי המערערות ולסימן המסחר שלהן. עיקר הדיון בתיקי הכתמה מתמקד בתנאי השני – האפשרות לפגיעה מהשימוש.
בית המשפט הבהיר כי מדובר בפגיעה כלכלית. תכליתה המרכזית של דוקטרינת הדילול היא להגן על ערכו המסחרי, המגולם במוניטין, של סימן המסחר מפני פגיעה, על דרך הטשטוש או ההכתמה. לפי הפקודה אין צורך להוכיח "פגיעה", כלומר נזק כלכלי. לשון הסעיף היא "עלול להיפגע" ולא "נפגע". מצד שני, אין הנחה כי עצם השימוש בסימן גורר פגיעה בערכו, אלא יש להוכיח קיומו של חשש קונקרטי. עלבון הגחכה והכתמה עדויים לפגוע ברגשות של בעל הסימן, אך לא לבוא לידי ביטוי בהנהגות הצרכנים. הנטל מוטל על הטוען לקיומה של העילה. יש להוכיח כי השימוש בסימן המסחר עלול לגרום לפגיעה כלכלית בבעליו. נדרש "קשר סיבתי" בין השימוש בסימן לפגיעה בבעליו. הפגיעה האסורה צריכה לנבוע מהשימוש, ולא מגורמים אחרים. ככל שהשימוש בסימן המפורסם עצמו הוא פוגעני, ועלול לגרום לפגיעה כלכלית, אין בכך שנלוו לו תחרות או ביקורת כדי להעניק חסינות מפני עילת הדילול.
בית המשפט העליון הסביר כי בעניין זה הוא אינו נדרש לקבוע האם הוכח חשש לפגיעה כלכלית במערערות, מכיוון שלא צלחו את מבחן הסף של שימוש בסימן המסחר שלהן. בית המשפט הסתפק בקביעה שהחשש צריך להיות מגובה בתשתית עובדתית מבוססת, ובפרט כאשר מדובר במוניטין "חזק", שלא בהכרח נפגע בעקבות התייחסות כזו או אחרת. תשתית כזו יכולה לכלול, למשל, התייחסות להשפעה בפועל של הפרסום על המוניטין של סימן המסחר ועל האופן שבו הוא נתפס בעיני הצרכנים לאחר הפרסום המכתים. ייתכן שגם פרסום חריץ לא יגרום לצרכנים לתפוס את סימן המסחר במפורסם באופן שלילי, ועל התובע מוטל הנטל להוכיח את טענתו בעניין זה.
תיאור כוזב
המערערות טענו לתיאור כוזב במסחר וגניבת עין, לפי חוק עוולות מסחריות.
באשר לתיאור כוזב, המערערות טענו כי מפרסומות המשיבה, שהתהדרה בשירות משלוחים "עד הבית" ניתן להבין שמכונות הקפה שלהן לא נשלחות עד לבית הלקוח, נתון שאינו נכון. בית המשפט העליון הסביר כי אם אכם ניתן היה להבין זאת מהפרסומת, הדבר היה מנוגד לסעיף 2(א) לחוק עוולות מסחריות הקובע כי "לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר". בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערערות וקבע כי אין חשש שקהל הצרכים יסבור שהמערערות אינן מבצעות משלוחים. בית המשפט העליון הסכים עם בית המשפט המחוזי. אכן, במהלך הפרסומת הבחור הישראלי מודיע לכפיל שאצל המשיבה ניתן להזמין מכונת קפה עד הבית, אך אין להבין מכך באופן סביר כי מתחרי השיבה אינם מספקים שירות דומה. הדגש הוא על המודל המסחרי של המשיבה, ולא על תנאי המתחרה. כמו כן, אין לדרוש כי גם מפרסום מן הסוג הזה קיימת חובה לציין לא רק מה המפרסם מציע, אלא גם מה מציעים מתחריו. כמובן שהיה עולה מהפרסום שרק הפרסם מציע שירות או מוצר, עשויה לקום עילה. אך זה לא המצב כאן. המערערות לא הציגו כל ראיה התומכת בעמדתן, כגון סקר צרכני שניתן ללבנו בחקירה נגדית. לפיכך נטל השכנוע לא הורם.
בנוסף, המערערות טענו כי מספר הלקוחות שצפו בפרסומת של המשיבה סברו בטעות כי מדובר בפרסומת של המערערות, וכי המערערות יצאו במבצע שבו מוענקת מכונת קפה ללא עלות למי שעומד בתנאים מסוימים. בית המשפט הסביר כי התיאור הכוזב מתייחס לפרסומים שליליים ומשמיצים של המתחרה או סחורתו, או לפחות לעליונות מפרסם על המתחרה. לעומת זאת, ביחס לפרסומת נטען לפרסום מידע "חיובי" בקשר למתחרה- כי הוא יצא במבצע אטרקטיבי. עם זאת, לפי לשון החוק, תיאור כוזב אינו חייב להיות תיאור שלילי שגוי של המתחרה ומוצריו, או תיאור חיובי שגוי של המפרסם, אלא כל תיאור כוזב, חיובי או שלילי, עשוי להקים את היסוד של פרסום מידע שאינו נכון. ההיגיון לכך הוא שגם פרסום חיובי כוזב לגבי המתחרה עלול לפגוע בו, לנוכח אכזבת הלקוחות כשיתברר שמדובר במידע כוזב. בכל מקרה, בית המשפט העליון הסכים עם קביעת בית המשפט המחוזי כי לא הונחה תשתית מתאימה להוכחת חשש להטעיית ציבור הצרכנים. החשש מפני הטעיה נבחן מנקודת מבטו של הצרכן הפוטנציאלי הסביר, והמבחן הוא "אובייקטיבי". אמנם התנהגות הצרכנים יכולה להיות כלי עזר ראייתי בעל משקל, אך המערערות הציגו חמישה או שישה מקרים שבהם צופים טעו לחשוב שהפרסומת היא מטעם המערערות. אחוז זעום של טעויות אינו מלמד בהכרח על חשש להטעיה, בפרט לנוכח הניתוח ה"פנימי" של הפרסומת, שאינו מלמד על חשש להטעיה. אחוז כה קטן של טעויות יכול להיות מוסבר בדרכים שונות, למשל מספר צופים שלא טרחו לצפות בפרסומת במלואה או שלא הקשיבו לה טוב. בית המשפט קבע כי המערערות לא עמדו בנטל השכנוע גם בהקשר זה.
גניבת עין
העוולה של גניבת עין קבועה בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר". לפי ההלכה הפסוקה יש להוכיח שני יסודות מצברים במסגרת עוולה זו – חשש להטעיה ומוניטין.
הטענה הראשונה שהעלו המערערות בהקשר זה, היא כי מספר לקוחות טעו לחשוב שהפרסומות של המשיבה הן מטעם המערערות. כלומר, מתקיים יסוד ההטעיה הנדרש במסגרת העוולה. עם זאת, כאמור, בית המשפט העליון הסביר כי חשש זה לא הוכח, ואין במקרים בספורים שהוצגו כדי לשנות מסקנה זו. לפיכך, בית המשפט דחה את טענת המערערות. בית המשפט העיר כי לו היה מוכח חשש להטעיה, יתכן שהדבר היה עשוי לעלות לכדי תיאור כוזב, אך לא גניבת עין. אין טענה שלקוחות רצו לרכוש את מוצרי המערערות ובטעות פנו למשיבה ורכשו את מוצריה, אלא מעין מצב הפוך, שבו (כנטען) לקוחות היו עלולים לרכוש בטעות את מוצרי המערערות. במקרה זה, שבו מטרת המפרסם אינה להידמות למתחרה אלא דווקא לבדל את עצמו ממנו – העילה של גניבת עין אינה רלוונטית.
הטענה השנייה של המערערות היא כי עצם השימוש בכפילו של קלוני לשם קידום מוצרי המשיבה הוא בגדר גניבת עין, משום שהצופים בפרסומת עלולים לחשוב שקלוני תומך במוצרי המשיבה, או כי קיימת זיקה בין המשיבה למערערות. בית המשפט העליון קבע כי טענה זו נטענה בעלמא וללא תימוכין. אין בסיס לחששות אלה של המערערות. מי שמכיר את מוצרי Nespresso הבין את העוקץ הטמון בפרסומת, וגם אם לא, לא היה טועה ורוכש מוצרים של חברה מתחרה המחשבה השגויה שהשימוש בכפילו של קלוני מייצג קשר בין שתי החברות, או כי קלוני עצמו קשור באופן כלשהו למשיבה. זאת בשים לב לתחרות בשוק מוצרי הקפה, מחיר מכונות הקפה וכמוסותיהן, העובדה שבכל הפרסומות של המשיבה הודגש האופן בולט לאורך התשדיר כי מדובר בכפיל, ועקיצת "תרבות הקפה" המלווה את המותג Nespresso. מי שאינו מכיר את המותג בוודאי לא רכש את מורי המשיבה לנוכח המוניטין של קלוני כנציג המערערות. הכיתוב "המציג אינו ג'ורג' קלוני" ליווה את כל הפרסומות. זוהי התמונה העולה מצפייה בפרסומות והמערערות לא הציגו כל ראיה או נתון המכרסמים בה. בית המשפט העליון קבע כי לא הוכחו העילות של גניבת עין ותיאור כוזב.
הפרת זכויות יוצרים
המערערות טענו כי הפרסומת של המשיבה הפרה את זכויות היוצרים שלהן בפרסומות שלהן בשתי דרכים. ראשית, השימוש בכפילו של קלוני הפר את הזכויות שיש להן בדמות במגלם קלוני בפרסומות שלהן – דמות בדיונית של כוכב קולנוע שנופל קורבן לכוכבות של עצמו. שנית, זכויות היוצרים יש להן בפרסומות כמכלול. בהקשר זה המערערות הצביעו על היבטים שונים בפרסומת מטעם המשיבה שנלקחו מפרסומות המערערות כגון התפאורה המוזיקה ועוד.
בית המשפט המחוזי דחה טענות אלה בעיקר בשל ההבחנה הידועה בדיני זכויות יוצרים בין רעיון לביטוי. רעיון אינו זוכה להגנת הדין, אלא רק דרך ביטויו. בית המשפט המחוזי קבע שהמשיבה לא השתמשה בפרסומת בדרכי ביטוי שהופיעו בפרסומת של המערערות, אלא לכל היותר ברעיונות, כגון, גבר נאה היוצר מחנות קפה, המחזיק בשקית בידו ומביט שאישה נאה החולפת על פניו. עם זאת, בית המשפט העליון הסביר כי יש צדק רב בטענת המערערות כי הפרסומת של המשיבה לא הסתפקה באלמנטים כלליים כאלה, אלא התבססה על היבטים קונקרטיים של הפרסומות של המערערות. הבנת הפרסומת והרעיון שמאחוריה תולי בהיכרותו של הצופה עם הפרסומות של המערערות – לא היכרות כללית אלא היכרות עם הפרטים הקטנים. אמנם האלמנטים שהזכיר בית המשפט המחוזי דומים לרעיונות ולא לביטויים, אך לא אלמנטים אלו עמדו במרכז, אלא הרעיון הפרודי, שהוא ודרכי ביצועו בפרסומת מתכתבים באופן הדוק עם פרסומות המערערות: בגדי כפילו של קלוני, הרכב ושירותי החניה, חנות הקפה ממנה יצא, מוזיקת הרקע, החשיבות העצמית שהוא משווה לעצמו, התנהלותו סביב נשים נאות, זוויות הצילום וכמובן עצם השימוש בכפילו של קלוני והתמה החורזת את הפרסומות שהפיקה המשיבה. צופה שאינו מכיר את הפרסומות של המערערות יתקשה להבין את הרעיון מאחורי פרסומת המשיבה.
בית המשפט העליון הסביר כי אכן, לא מדובר בהעתקה ממש, לנוכח השינויים הבולטים שקיימים בין הפרסומות, ובעיקר השוני ב"עלילה" כוכב קולנוע נוצץ שמגלה שהקפה של נספרסו נחשק יותר ממנו, לעומת כפילו של כוכב קולנוע ש"חי בסרט" ולא מבין כי ניתן לרכוש קפה בפשטות, וללא צורך בגינונים או ביציאה מהבית. בנסיבות אלה, בהן לא מדובר בהעתקה אך קיים קשר הדוק בין הפרסומות, ניתן לומר שהפרסומת היא "יצירה נגזרת, של הפרסומות של המערערות, המוגדרת בסעיף 16 לחוק זכות יוצרים: "עשיית יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד". לאור השוני הבולט בעלילה ובפרטים נוספים, הפרסומת של המשיבה היא "יצירה מקורית", ולא העתקה, אך היא "מבוססת באופן מהותי" על הפרסומות של המערערות, כך שלא ניתן להבינה כראוי מבלי להכירן. מאחר שהפרסומת של המשיבה היא "יצירה נגזרת", היא עלולה להפר את זכויות היוצרים של המערערות ביצירה המקורית: "זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן… (6) עשיית יצירה נגזרת" (סעיף 11 לחוק זכות יוצרים).
בית המשפט העליון הסביר כי לבעל זכות היוצרים ביצירה יש את הזכות הבלעדית ליצור יצירה מקורית נוספת המבוססת באופן מהותי על יצירתו. אך בלעדיות זו אינה מוחלטת והיא כפופה לשימושים המותרים הקבועים בפרק ד' לחוק, שמתוכם רלוונטי לעניין זה חריג השימוש ההוגן.
השימוש ההוגן קבוע בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים: "(א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. (ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר, כל אלה: (1) מטרת השימוש ואופיו; (2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש; (3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה; (4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה."
הסעיף קובע כי שימוש הוגן ביצירה צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים- מטרה והוגנות. ראשית, על השימוש ההוגן להיות לשם אחת המטרות הקבועות בסעיף או מטרה "כגון" אותן מטרות. שנית, בהנחה שהשימוש הוא למטרה מתאימה, יש לבחון את הוגנות השימוש על יסוד השיקולים המנויים בסעיף ושיקולים נוספים. בית המשפט הסביר כי יש שטענו כי לנוכח המילה "כגון", ההופכת את רשימת המטרות לפתוחה, יש לבחון את הוגנות השימוש רק לפי מבחני ההוגנות, כך שמטרת השימוש תהיה רק נתון עזר אחד מבין כמה במסגרת ההכרעה, ולא תנאי סף. אך לשון סעיף 19(א) לחוק אינה מאפשרת לוותר על מבחן המטרה כמבחן סף עצמאי. לכן כאשר מדובר בהעתקה "פשוטה", כגון העתקה מלאה של שיצירה ושימוש בה באפן מסחרי, כלל לא נחצה מבחן הסף, ואין צורך לבחון את יתר מבחני העזר. זה המצב גם כאשר השימוש ביצירה הוא למטרה המנוגדת למטרות הנקובות בחוק, ושאינה כרוכה בערך חברתי ממשי. המכנה המשותף לדוגמאות המטרות הנקובות בחוק הוא שימוש בעל ערך מבחינה חברתית. בהעדר מטרה מתאימה, לא ניתן להגדיר את השימוש כ"הוגן".
תכליות קיומה של זכות היוצרים, באות לידי ביטוי, בהקשר של שימוש הוגן, באמצעות שלושה שיקולים מרכזיים, שמבחני העזר הקבועים בחוק נועדו לסייע בבחינתם.
שיקול ראשון בוחן עד כמה היצירה מושא המחלוקת מקדמת תכליות בעלות ערך חברתי. התכליות המנויות בפירות בחוק כוללות " לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך". המילה "כגון" פותחת את הפתח למטרות נוספות, ומטרה חשובה נוספת שהוכרה בפסיקה בארצות הברית ובישראל היא עידוד היצירה עצמה. מטרה זו נעוצה בתכליות דיני זכויות היוצרים. השיקול של קידום תכליות רצויות בא לידי ביטוי בסעיף 19(א), אך ניתן לו משקל גם בגדר מבחני העזר המנויים בסעיף 19(ב) – מבחן העזר הראשון (מטרת השימוש ואופיו) ומבחן העזר השני (אופי היצירה המוגנת).
שיקול שני הוא השאלה עד כמה השימוש ביצירה המוגנת פוגע בתכלית המרכזית של הדין – עד כמה נפגע התמריץ של בעל זכות היוצרים. לא מדובר על כל פגיעה בתמריץ, אלא על פגיעה בתמריץ הנוסעת מהעדר שליטה על השימושים ביצירה וניצולה הכלכלי. השימוש ההוגן אמור לאפשר ליוצר להמשיך לנצל את יצירתו מבחינה כלכלית, תוך מתן אפשרות מוגבלת לאדם שלישי להשתמש ביצירה ללא תשלום או ללא רשות בנסיבות מבוימות, מבלי לפגוע המידה ממשית ביכולתו של היוצר לשלוט על יצירת העתקים מיצירתו. במשקפי סעיף 19(ב) לחוק, העניין מתבטא בעיקר במבחן העזר הרביעי (השפעה על ערך היצירה והשוק הפוטנציאלי שלה) ובמבחן העזר השלישי (היקף השימוש ביצירה).
שיקול שלישי, המכונה "שימוש מידתי", עניינו בבחינה "פנימית" וקונקרטית של אופן השימוש ביצירה המוגנת במסגרת היצירה מושא המחלוקת: עד כמה השימוש ביצירה המוגנת משרת את התכלית הכללית של היצירה מושא המחלוקת. ייתכן, למשל, שהיצירה מושא המחלוקת היא יצירה ביקורתית, אך במסגרתה נעשה שימוש רבי מדי ולא נחוץ ביצירה המוגנת. הביטוי הבולט ביותר של שיקול זה הוא במסגרת מבחן העזר השלישי (היקף השימוש ביצירה), למרות שהוא יכול לבוא בחשבון גם במסגרת ניתוח מבחן העזר הראשון (מטרת השימוש ואופיו).
בית המשפט העליון עבר ליישום ולהכרעת הוגנות השימוש שעשתה המשיבה בפרסומות של המערערות:
שימוש ביצירה לשם ביקורת
אחת המטרות המפורשות בסעיף 19(א) היא "ביקורת". המערערות טענו כי הפרסומת של המשיבה אינה בגדר ביקורת או פרודיה, וכי מטרתה אינה לבדל בין שתי החברות אלא להפך- ליצור ביניהן דמיון באמצעות העתקת רכיבים מהותיים מפרסומות המערערות.
פרודיה מוגדרת במילון אבן שושן כ"יצירה שנכתבה מתוך חיקוי מכוון ליצירה רצינית וחשובה לשם לעג או היתול או שנינה וכדומה. הפרודיה שומרת על הצורה האמנותית, אך משנה את התוכן, באופן שנוצר ניגוד משונה ומלעיג".
במילון המקוון "רב מילים" ניתן למצוא כמה הגדרות חלופיות: "יצירה מוזיקלית, ספרותית וכדומה המחקה סגנון כלשהו בצורה מלגלגת או עוקצנית מתוך נאמנות לצורה וסילוף התוכן; חיקוי מצחיק של מצב או של אדם מוכר, בדרך כלל באמצעות הגזמה". בית המשפט העליון הסביר כי אמנם המילה "ביקורת" יאנה מופיעה בהגדרות המילוניות השונות, אך "ביקורת" מוגדרת במילון "רב מילים", בין היתר כ"ביטוי של אי-שביעות רצון ממשהו באמצעות הצגת חולשותיו, חסרונותיו, הפגמים שבו וכדומה; חוות דעת מקצועית על יצירות בתחום הספרות והאומנות; ניתוח אובייקטיבי וענייני של דבר מה והבעת הערכה או שיפוט בנוגע אליו, לרוב תוך שלילתם או פסילתם של רכיבים או יסודות". בית המשפט הסביר כי ההגדרות השונות מלמדות כי אין משמעות אחידה לאף אחד מהמושגים, אך עולה כי פרודיה עשויה להיות סוג של ביקורת.
בארצות הברית מקובל לראות בפרודיה סוג של ביקורת. גם בפסיקה הישראלית נקבע כי "ביקורת" יכולה לכלול פרודיה ואף סאטירה. ההגדרות והדעות השונות ממחישות את הקשר בין המונח "ביקורת" למונח "פרודיה", גם אם אין חפיפה הכרחית ביניהם. הבחנה זו מעלה את השאלה האם סעיף 19(א), הקובע רשימת מטרות פתוחה, כולל גם שימוש למטרת פרודיה שאינה כוללת ביקורת בין מטרותיו, ככל שנכיר בקיומה של פרודיה מסוג כזה. בית המשפט העליון הסביר כי כך או כך, ספק אם יש לשאלה זו ערך ממי רב. הפרודיות שנדונות בפסיקת בתי המשפט לוו באלמנט ביקורתי, כלומר הלעג לא היה לשם לעג בלבד, אלא לשם המחשת נקודה עניינית וקונקרטית. בית המשפט קבע כי כך המקרה גם כאן.
בית המשפט העליון הסביר כי קיימת צורות רבות של ביקורת, וניתן לבקר יצירה גם מבלי "להשתמש" באותה יצירה. הקושי במסגרת השימוש ההוגן נובע מהשילוב בין ביקורת לשימוש ביצירה (למשל ביקורת על מחזה שבה מצוטטים חלקים משמעותיים ממנו). במקרה של פרודיה ביקורתית, הביקורת אינה מילולית, אלא נעשית באמצעות שימוש ברכיבים של היצירה תוך חשיפת רבדי משמעות חדשים. ניתן לטעון כי האינטרס הציבורי בביקורת מסופק באמצעות דרכי ביקורת שאינן מחייבות שימוש ביצירה. אולם המחוקק בחר שלא לשלול באופן גורך שימוש ביקורתי כאשר קיימים אמצעי ביקורת חלופיים. זוהי הכרה בכל שהשימוש הפרודי ביצירה עשוי להוסיף נדבך חשוב וייחודי לביקורת.
בית המשפט העליון הסביר כי בעניין זה, הצופה הסביר בפרסומת מבין היטב שאין כאן קרבה אלא לעומתיות. לא ניסיון לחקות אלא ניסיון להגחיך. ההתייחסות לפרסומת של המערערות לא נועדה לשדר זהות בין התדמית של שתי החברות אלא ליצור תדמית שונה, או אפילו הפוכה – לא תרבות קפה ויורקה אלא עממיות, נוחות וענייניות. הדרך להמחשת תדמית זו היתה באמצעות פרודיה ביקורתית על התדמית שהמערערות מבקשות ליצור למותג שלהן: הלבוש הפשוט של הבחור הישראלי לעומת הלבוד המהוד של קלוני בעת הביקור בחנות הקפה, בעיות חניה וגרירת רכב לעומת שימוש ב"שרת" לשם חניית הרכב ועוד. אכן, באמצעות הפרסומת ניסתה המשיבה להציב עצמה בשורה אחרת עם נספרסו. במובן זה ניתן להבין את טענת המערערות. אך מיצוב זה נעשה באמצעות אזכור התדמית והמוניטין של המערערות לשם הצגת אלטרנטיבה, ולא לשם הצגת זהות או דמיון. תכלית הפרסומת אינה הידבקות במוניטין של המערערות, אלא יצירת מוניטין חדש ושונה. לפיכך, בית המשפט העליון קבע כי לא מדובר בהעתקה מתוחכמת של פרסומות המערערות, אלא בפרודיה הכוללת אלמנט ביקורתי מובהק. הלעג אינו לשם הלעג אלא לשם המחשת נקודה עניינית וקונקרטית בקשר לתדמית של נספרסו, כפי שהיא עולה מפרסומות המערערות. לכן מתקיימת החלופה "ביקורת".
מבחני הוגנות השימוש
מבחן העזר הראשון הנזכר בחוק זכות יוצרים הוא מטרת השימוש ואופיו. סעיף 19 לחוק מונה את מבחן המטרה פעמיים – כתנאי עצמאי ובמסגרת מבחני הוגנות השימוש. אך בית המשפט העליון הסביר כי כוונת המחוקק אינה לבחון פעמיים את מטרת השימוש, אלא לבחן את המטרה במסגרת סעיף 19 (א) כתנאי סף, וככל שסף זה נחצה, לבחון את אופי השימוש במסגרת סעיף 19(ב), כחלק ממבחני העזרת לבחינת הוגנות השימוש. מבחן אופי השימוש, שהוא חלק ממבחני ההוגנות, נבחן רק לאחר שהנתבע עבר את משוכת המטרה בסעיף 19(א). ה"אופי" של השימוש הוא שעומד במרכז מבחן העזר הראשון של סעיף ההוגנות.
לפי הפסיקה, כדי לבחון את אופי השימוש ביצירה המוגנת יש לבחון שני נתונים מרכזיים. הנתון הראשון הוא מידת ה"טרנספורמטיביות" של השימוש, כלומר עד כמה שונה היצירה שבמחלוקת במהותה מהיצירה המוגנת. כמו החידוש של היצירה המאוחרת לעומת היצירה הקודמת. הנתון השני הוא השאלה האם מדובר בשימוש מסחרי או שימוש שלא למטרות רווח.
שימוש טרנספורמטיבי ביצירה נגזרת – שיקול הטרנספורמטיביות עוסק בשאלה עד כמה היצירה מושא המחלוקת היא בעלת אופי שונה או חדשני לעומת היצירה המוגנת, והא יש בה נדבך או ממד נוסף. שיקול הטרנספורמטיביות נתפס כיום כנתון המרכזי ביותר בפסיקה האמריקאית והישראלית בעת בחינת אופי השימוש. עם זאת, אף אחד ממבחני העזר אינו מכריע.
בית המשפט הסביר כי בעניין זה, הפרסומת של המשיבה היא בעלת אופי שונה וחדשני ביחס לפרסומות המערערות. לא מדובר בעיבוד מקורי בלבד שלהן, אלא ביצירה שונה, בעלת מהות שונה ומסר שונה, גם אם לצורך הרעיון הפרודי נעשה שימוש בכפילו של קלוני וכמה אלמנטים נופים המופיעים בפרסומות של המערערות.
שימוש מסחרי או שימוש שלא למטרות רווח – בית המשפט הסביר כי הבנה מדויקת יותר של מבחן המסחריות מחייבת הבהרה של שתי נקודות.
ראשית, מתן משקל לאופיו המסחרי של השימוש עשוי להפתיע. חלק מהמטרות שמאפשרות להכיר בשימוש הוגן הם דיווח עיתונאי, סקירה או ביקורת- תחומים שלרוב פועלים למטרות רווח. שלילת ההגנה משימוש מסחרי, בוודאי למטרות רווח, עלולה לרוקן מתוכן חלקים נרחבים מהסדר השימוש ההוגן, ולפגוע בתכליות החשובות שלשמו נועד. ואכן, בפסיקה בארצות הברית נקבע כי שימוש מסחרי אינו פוגע באפשרות לראות את השימוש כהוגן. גם בישראל נקבע כי עצם קיומו של שימוש מסחרי אינו שולל את תחולת הגנת השימוש ההוגן. שימוש מסחרי רק מחליש את הטיעון, במובן זה שהמשתמש נדרש להוכיח את הוגנות השימוש באמצעות מבחני העזר האחרים, אחרת ידו תהיה על התחתונה. הדגש במבחן זה לא בא לזקוף את המסחריות לחובת השימוש באופן חזק, אלא בעיקר לסייע בסיווג המקרה ובנקודת המוצא של בחינת ההוגנות. כלומר, מבחן המסחריות הוא במידה מסוימת "חד-סטרי". הוא נועד לבחון האם השימוש ביצירה הוא בעל ערך חיובי מבחינה חברתית (כאשר השימוש אינו למטרת רווח, אך אין בו כשלעצמו כדי לסווג את השימוש כשלילי.
שנית, מבחן המסחריות מבטא את העמדה ששימוש ביצירה שאופיו אינו מסחרי רצוי לחברה יותר משימוש בעל אופי מסחרי. כך על אף ששני השימושים הם למטרה רצויה מבחינה חברתית, כגון חינוך או מחקר. אפשר לראות בכך מעין תמריץ לחוקרים או לעוסקים בחינוך לעסוק בפעילותיהם שלא למטרת רווח, אלא לשם תרומה לחברה, למרות שגם פעילות למטרות רווח עשויות לתרום לחברה. תכלית ההגנה היא למנוע מעין כשלי שוק. תכלית הסדר השימוש ההוגן היא לאפשר שימושים רצויים ביצירות, המקרים בהם השימוש היה נמנע אם המשתמש היה נדרש לשלם לבעל זכות היוצרים עבור השימוש. כאשר מדובר בשימוש בעל אופי מסחרי, ההנחה היא שהמשתמש יכול לשלם עבור השימוש ביצירה, ולגלם את המחיר ב"מוצר". לעומת זאת, שימוש ללא כוונת רווח עול לפעמים שלא לצאת אל הפועל משיקולי תקציב, אם יידרש לשלם עבור השימוש ביצירה. כאשר השימוש שלא למטרות רווח הוא בעל תועלת חברתית, תהיה נטייה גדולה יותר לסווג את הפעילות כשימוש הוגן.
בעניין זה, מבחן מסחריות השימוש עמד בלב טענות המערערות בעניין השימוש ההוגן. בהתייחסותן לאפשרות של שימוש הוגן, המערערות טענו כי השימוש שעשתה המשיבה ביצירותיהן הוא שימוש מסחרי למרות רווח, שאינו יכול להיות שימוש הוגן. הן טענו כי יסוד לטענה זו מצוי בעניין צ'פלין (ע"א 8393/96 מפעל הפיס נ'The Roy Export Establishment Company , פ"ד נד(1) 577 (2000)). בעניין זה קבע בית המשפט כי השימוש בדמות הנווד אינו הוגן, משום שהוא נעשה לצרכי פרסומת שמטרתה להגדיל את הכנסות המפרסם. עם זאת, בית המשפט העליון הסביר כי עיון מדוקדק בפסק הדין בעניין צ'פלין מלמד כי באותו עניין בית המשפט לא התייחס לאופי השימוש, לרבות השאלה האם האופי היה מסחרי או ללא כוונת רווח, אלא למטרת השימוש – האם השימוש בדמות הנווד היה למטרות פרודיה וביקורת, או לתכלית של העתקה לשם השאת רווחים. מטעם זה – המטרה ולא האופי – נקבע באותו עניין כי לא מדובר בשימוש הוגן. נקבע כי המטרה לא היתה ביקורת, או לפחות זו לא היתה המטרה הדומיננטית של השימוש.
בית המשפט העליון הסביר כי בכך שונה אותו עניין מעניין זה, שבו נקבע כי השימוש בכפילו של קלוני לא נועד לנצל את המוניטין של השחקן ללא שינוי או חידוש בדמות, אלא לצורך פרודיה על המסרים התדמיתיים שהעולים פרסומות המערערות.
בית המשפט העליון הסביר כי הפרסומת של המשיבה, ובתוכה הפרודיה על דמותו של קלוני, היא אכן בעלת אופי מסחרי. עם זאת, עניין זה כשלעצמו אינו מטה את הכף לחובת השימוש. המשמעות המרכזית של האופי המסחרי היא שיש להפנות את המבט אל מבחני העזר האחרים, בנוסף, יש לבחון האם קיים מעין "כשל שוק", שיימנע את השימוש ביצירה אם תוגן זכות המערערות ביצירותיהן. כאן בולט ייחודן של הפרודיה והביקורת. לרוב, כאשר מדובר בשימוש בעל אופי מסחרי, אין מניעה לדרוש מהמשתמש לשלם עבורו, אפילו כאשר מטרת השימוש היא ראויה. אך כאשר מדובר בביקורת, ניתן להניח שבעל זכות היוצרים לא יאפשר שימוש היצירה גם תמורת תשלום. לכן, בהקשר של ביקורת יש מעין כשל שוק והערך הציבורי בביקורת ובפרודיה תומך בהגדרת השימוש כהוגן ללא תלות בסוגיית מסחריות השימוש.
לאור האמור לעיל, בית המשפט העליון קבע כי מטרת השימוש ואופיו מטים את הכף לקביעה כי השימוש שעשתה המשיבה ביצירות של המערערות הוא שימוש הוגן.
השפעה על ערך היצירה והשוק הפוטנציאלי שלה – בית המשפט העליון המשיך בבחינת "המבחן הכלכלי", המופיע כמבחן העזר הרביעי בחוק, שבעבר נחשב על ידי רבים כמבחן העזר המרכזי. כיום עיקר המשקל יינתן למבחנים של מטרה אופי השימוש, אך עדיין יש משקל מבחן ההשפעה על ערך היצירה. לשם יישום נכון של המבחן הכלכלי, בית המשפט העליון הדגיש כי ההשפעה הנבחנת היא כל הערך ועל השור הפוטנציאלי של "היצירה", ולא המוצר שהיצירה נועדה למכור. כלומר, דמותו של קלוני ולא מכונות הקפה. יש לבחון את השפעת הפרסומת על ערכן היצירתי של פרסומות של המערערות, ולא על ערך מוצריהן. למשל, גם אם היינו מניחים שהפרסומת פגעה בשמן הטוב של המערערות ובהיקף מכירות מוצריהן, אין בכך כדי להניח שנפגע גם ערך היצירה שלהן. ערכן היצירתי של פרסומות המערערות, טמון, למשל, ביכולתן להשתמש בדמותו של קלוני לשם מוצרים אחרים, או יכולתן למכור את ההיבטים היישומיים של הפרסומות למי שמעוניין להשתמש בהן כדי לפרסם מוצרים נוספים. השאלה האינה האם ערל הפרסומות נפגע מחמש הלעג כלפיהן, אלא האם הפגיעה נגרמת מפני שפרסומת המשיבה עשויה לשמש בשוק הפרסומות העתק תחליפי לפרסומות של המערערות ולדמותו של קלוני.
המבחן הכלכלי עשוי לעורר קושי מיוחד כאשר מדובר בזכות ליצירה נגזרת. כאשר מדובר בהעתקה פשוטה, קל יחסית לבדוק אם היצירה החדשה הינה עותק חלופי של היצירה המוגנת ועלולה לפגוע בנתח השוק של בעל זכות היוצרים. המצב שונה כאשר מדובר ביצירה נגזרת. במקרה כזה ייתכן שהשוק של היצירה המקורית כלל לא ייפגע, משום שהיצירה הנגזרת היא יצירה מקורית. מה שעלול להיפגע היא יכולתו של המחבר לעשות שימוש ייחודי ביצירות הנגזרות מיצירתו. כיצד ניתן לדעת מהו היקף השוק הפוטנציאלי של יצירות נגזרות? בית המשפט המחיש שאלה זו באמצעות נסיבות ת"א (מחוזי – ת"א) 1437/02 מוסינזון נ' האפרתי (פורסם בנבו, 29.5.2003). באותו עניין נדונו הדמויות שכיכבו בסדרת ספרי הילדים חסמב"ה, של הסופר יגאל מוסינזון. הנתבעת פרסמה ספר שעוסק בדמויות חסמב"ה בבגרותם, תוך תיאור מצבם העגום והשינוי העצמם שחל באישיותם מאז ילדותם. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, ובספרות נמתחה על כך ביקורת.
בהליך שבו אנו דנים עוסק בפרודיה. פרודיה בעלת אופי טרנספורמטיבי אינה העתק של היצירה המקורית. הפרסומת אינה דומה במהותה לפרסומות המערערות אלא מבטאת רעיון שונה וחדש. פרסומת היתולית, פרודית ולעומתית, ולא פרסומתה מדגישה באופן חיובי את ערכו של הקפה. ככל שיש שק לפרסומות מהסוג האחרון או לדמותו של קלוני, הפרסומת של המשיבה ודמותו של הכפיל אינם נסחרים בשוק זה, אלא בשוק אחר המיוחד לפרסומות פרודיות. גם מנקודת המבט של יצירה נגזרת לא מדובר במקרה גבולי. יוצרים אינם נוהגים ליצור פרודיה על יצירתם המקורית, ולכן יצירה פרודית אינה פוגעת בציפייה המסחרית הסבירה של היוצר, בערך יצירתו או בשוק הפוטנציאלי שלה. לפיכך, בית המשפט קבע כי גם מבחן עזר זה תומך בהוגנות השימוש.
היקף השימוש ביצירה המקורית ואופייה – שני השיקולים האמצעיים ברשימת סעיף 19(ב) אינם מעוררים מורכבות בעניין זה ולכן בית המשפט דן בהם בקצרה. אשר לשיקול של היקף השימוש ביצירה (מבחן העזר השלישי בחוק) מדובר במעין מבחן של "מידתיות" השימוש ביצירה המוגנת, ולא במבחן פשוט או כמותי במובהק של "היקף". לשון החוק דורשת לבחון את היקף השימוש "מבחינה איכותית וכמותית, וזאת "ביחס ליצירה בשלמותה". לעיתים גם שימוש ביצירה כולה לא יתמוך באיסור על השימוש, ובפעמים אחרות גם שימוש בחלק מהיצירה ייחשב כהיקף העולה על הנדרש, למרות שלרוב הכמות משפיעה גם על האיכות. השאלה היא מידתיות השימוש בנסיבות העניין ולאו דווקא ההיקף המוחלט של השימוש. מעין "קשר רציונלי: בין התכלית המצדיקה את השימוש ביצירה לבין השימוש בה בפועל – האם נעשה שימוש בחלק מהיצירה למרות שאין בכך צורך בראי הוגנות השימוש. מבחן זה יכול להיות רלוונטי גם לפרודיות. היקף השימוש ביצירה עשוי להיות נתון חשוב מאוד בגדרי המבחן הכלכלי, אך יש חשיבות לסוגיית ההיקף גם כאשר המבחן הכלכלי לא מוביל לפסילת השימוש.
בית המשפט העליון הסביר כי לעיתים ההפרדה בין חלקי היצירה המוגנת שבהם נעשה שימוש יכולה להיות קשה או מלאכותית. בפרסומת המשיבה יש אלמנטים השלובים זה בזה, כגון המוזיקה, העיצוב וגינוני דמות הכפיל. אמנם אפשר לנסות לפרק את הפרסומת לגורמים – משפטים, מילים, מוזיקה, עיצוב – ולבחון האם כל אחד מהם הכרחי לשם ביצוע הפרודיה, אך ספק אם ניתוח כזה רצוי או אף מעשי. נראה כי בדבר מעין זה במבט הוא ביחס למכלול – האם בהתרשמות כוללת נראה כי הפרודיה כוללת רכיבים מהותיים מתוך היצירה המוגנת שאינם תומכים באופן סביר ובמידה מספיקה בהיבטים הפרודיים של הפרסומת, ונין להפרידם ולהשמיטם מבלי לפגוע בפרודיה. בית המשפט קבע כי כיון בפרסומת המשיבה ובפרסומות המערערות מוביל למסקנה שהשימוש במכלול האלמנטים מפרסומות המערערות הוא בהיקף שאינו חורג מהדרוש לצרכי הפרודיה באופן סביר.
מבחן העזר השני הקבוע בחוק עוסק ב"אופי היצירה שבה נעשה שימוש". מבחן זה מבטא מספר שיקולים, חלקם מנקודת מבטו של היוצר המאוחר ושל הציבור בכללותו, וחלקם מנקודת מבטו של בעל זכות היוצרים. דגש אחד מתייחס לשאלה האם מדובר ביצירה דמיונית או יצירה בעלת הקשר עובדתי כגון תיעוד או איסוף נתונים. למשל, בארצות הברית נקבע כי כאשר מדובר בצילום ייחודי של אירוע חשוב, הערך של הצילום עשוי להצדיק את התרת השימוש. זוהי דוגמה לשיקול שמדגיש את האינטרס הציבורי בפרסום היצירה. הבחנה נוספת וקשורה היא בין יצירה מפורסמת או בעל חשיבות תרבותית רבה, לבין יצירות שאינן כאלה. שיקול נוסף שהוזכר בפסיקה הוא האם היצירה המוגנת פורסמה כבר. כאשר מדובר ביצירה שטרם פורסמה, הדבר יתמוך יותר באיסור על השימוש בה בשל הפגיעה ביכולתו של בעל זכות היוצרים לפרסם ראשון את החלק שבו נעשה שימוש. זו דוגמה לאינטרס המדגיש את האינטרס של בעל זכות היוצרים. בית המשפט הסביר כי במקרה דמן אופי היצירה אינו בעל חשיבות מיוחדת. מדובר בפרסומת, ולא בתיעוד או אף ביצירה בדיונית בעל חשיבות תרבותית. כמו כן, גם לא מדובר בפרסום מידע שטרם פורסם או שהיוצר מעוניין להסתירו. העובדה שהפרסומות בן יצירה מדיונית תומכת במידת מה בעמדת המערערות, אך אופי היצירה אינו בעל ייחוד ביחס למקרים אחרים, ולכן משקלו של מבחן עזר זה כאן אינו רב. נראה כי על פי הפסיקה, אופי היירה המוגנת יתפוס מקום רב רק במקרים בעלי פן ייחודי.
שימוש מקומם במיוחד או חסר טעם ביצירה – סעיף 19 לחוק קובע כי רשימת העזר אינה רשימה ממצה. לפיכך, עשויים להיות שיקולים נוספים שיכולים לסייע בהערכת הוגנות השימוש, בהתאם לנסיבות המראה. בית המשפט הסביר כי בנסיבות המקרה דנן ניתן להזכיר שיקול נוסף שניתן למצוא בפסיקה בארצות הברית – האם השימוש ביצירה הוא מקומם במיוחד. בעברית כונתה הדוקטרינה גם "שימוש סר טעם". לפי דוקטרינה זו, יש קווים אדומים גם לשימוש פרודי ביצירה. בארצות הברית מדובר בעיקר על פרודיות המציגות את היצירה המוגנת בהקשרים בלתי מוסריים כגון פורנוגרפיה, אלימות קשה או סמים. גם בארצות הברית קיימות מחלוקות ביחס להיקף הדוקטרינה, תוך הדגשת חופש הביטוי וציון העובדה שהמחוקק לא מצא לנכון לאסור כל שימוש הכרוך בפורנוגרפיה, לכן לעיתים גם שימושים אלה מותרים. בפסיקה בארצות הברית קיימת הסכמה בסיסית לפיה גם אם לפרודיה יש גבול, שיקולים של חופש הביטוי והיצירה מחייבים שהוא יעבור רחוק מהמרכז. לא די בכך שהביטוי יהיה חסר טעם, מקומם או בוטה, אלא נדרשת עוצמה ממשית לכל אלה כדי שניתן יהיה לדון באלה האם נחצה הגבול. בכל מקרה, פרודיה "חסרת טעם" או "מקוממת במיוחד" תידרש להתמודד גם עם מבחני העזר האחרים, לרבות המבחן הראשון, השני והרביעי.
בית המשפט קבע כי המקרה דנן אינו קשור לאותם מקרים שבהם יש להעניק משקל לשיקול של שימוש מקומם במיוחד ביצירה. לא מדובר בהקשר פוגעני במיוחד, ולעד לדמות דמיונית אינו תומך, כשלעצמו, באיסור על השימוש בה. בית המשפט קבע כי אין משקל למבחן עזר זה במקרה דנן.
בית המשפט קבע כי מכלול השיקולים מוביל למסקנה שמדובר בשימוש הוגן. ראשית, המשיבה עמדה במבחן של מטרת השימוש. שנית, אשר להוגנות השימוש, מדובר בפרודיה בעלת אופי שונה וחדשני, ולא בהעתק עם שינוי קל של פרסומות המערערות. הפרסומות אינן יושבות יחד על אותה משבצת ואינן יכולות להחליף אחת את השנייה. ערך השוק של פרסומות המערערות, כיצירות הנסחרות לשם השימוש בהן, לא נפגע, מלבד פגיעה אפשרית כתוצאה מלעג, לא אותו נועד הדין למנוע. לכן, ולמרות שמדובר בפרודיה בעלת אופי מסחרי, ולא בפרודיה שלא למטרות רווח, הכף נוטה לטובת התרת השימוש הפרודי. גם היקף השימוש ואופי הפרסומות של המערערות אינם משנים את המסקנה המשפטית שיש לדחות את העילה של הפרת זכויות יוצרים. בית המשפט ציין כי כל האמור לעיל נכון ביחס לחלופת הביקורת, ובפרט הפרודית, והוא לא חל בהכרח כפי שהוא למטרות אחרות של שימוש ביצירה. לא כל חלקי הניתוח של חלופת הביקורת מתאימים או חופפים גם לחלופות אחרות, כגון מחקר או עיתונות. הדיון בחלופות אחרות צריך להיעשות בזהירות ראויה, בצעדים מדודים ותוך התאמה לעובדות, תוך הכרה במבחן ההקשר.
הזכות המוסרית
חוק זכות יוצרים מכיר בקיומה של זכות מוסרית של יוצר ביצירתו לצד זכות היוצרים (סעיף 45(א)). ביטוי אחד של הזכות המוסרית הוא כי שם היוצר "ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים הנסיבות העניין". הביטוי השני הוא כי "לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף" (סעיף 46). החוק קובע כי מדובר בזכות אישית, בשונה מזכות היוצרים הרכושית שניתן לסחור בה (סעיף 45(ב)). הזכות המוסרית לא נדונה בהליך קמא ולא נזכרה על ידי המערערות, ככל הנראה בשל העובדה שהמערערות לא יצרו את הפרסומות, אלא רק רכשו את זכויות היוצרים בהן. עם זאת, בית המשפט ביקש לומר כמה מילים על זכות זו ועל יחסה לפרודיה.
הזכות המוסרית לא נובעת מהרצון לעודד יצירה ולהעשיר את נחלת הכלל, אלא מהכרה בקשר בין היוצר ליצירתו, ובכך שחלק מאישיותו של היוצר מגולמת ביצירה – היא פרי עמלו. במובן זה הזכות המוסרית דומה לזכויות אישיות אחרות, ולא בכדי אחד מהיבטי הזכות עוסק בפעולה שעלולה לפגוע "בכבודו או בשמו של היוצר. זכות היוצרים אינה ממצה את ההגנה של היוצר. לצד ההתייחסות לזכות יוצרים קיים נדבך חשוב נוסף. לעיתים שיקולי מדיניות לא יובילו להכתרת השימוש כבלתי הוגן, אך הפגיעה ביוצר תקנה לו תרופות שונות מכוח הזכות המוסרית.
בית המשפט הסביר כי השימוש הפרודי עלול ליצור מתח עם הזכות המוסרית, בהיבט של מניעת פגיעה בשמו הטוב ובכבודו של היוצר. הפרודיה כרוכה לעיתים בלעג ליצירה, ואיסור על לעג כזה עלול לחסום באופן מעשי את השימוש הפרודי הביקורתי. בתשובה לכך יש הצביע על שתיים. ראשית, לא כל פגיעה של סילוף היצירה הפוגע בשם היוצר או בכבודו מפר את הזכות המוסרית, אלא קיימת הגנה של "פעולה סבירה בנסיבות העניין (סעיף 50(ב) לחוק זכות יוצרים). היחס בין הגנה זו לבין יצירה פרודית טרם לובן באופן מלא בפסיקה. הדעה הרווחת בספרות הי שחשיבות הפרודיה מצדיקה להגביל את הסכות המוסרית בהקשר זה. עם זאת, לא מדובר בהגבלה מוחלטת, ויכולות להיות נסיבות שבהן פרודיה תפגע בזכות המוסרית. שנית, לא נאסרה כל פעולה פוגענית או מסלפת ביחס ליצירה, אלא רק "אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודה או בשמו של היוצר". כבוד היוצר מצוי במוקד, ולא כבוד היצירה. בהקשר של פרודיה יש חשיבות לשאלה האם הלעג ליצירה מחלחל גם אל היוצר. ניתן לצפות שבמקרים שונים יהיו הבדלים בעוצמת הקשר בין היוצר ליצירה ובמידה בה הוא מזוהה עימה. לעג ליצירה לא פוגע בהכרח בשמו ובכבודו של היוצר שלה – כך עולה בפירוש מנוסח החוק.
הזכות לפרסום
בית המשפט המחוזי קבע כי דמותו של קלוני בפרסומות המערערות אינה דמות דמיונית החוסה תחת הגנת זכויות יוצרים, אלא דמותו של קלוני עצמו. קלוני עצמו אינו יצירה, ואין בדמותו האמיתית זכות יוצרים. בנקודה זו התקבלה עמדת המערערות לפיה הפרסומות שלהן, ובתוכן דמותו של קלוני, הן יצירות שיש בהן זכות יוצרים. עם זאת, בית המשפט העליון הסביר כי קביעת בית המשפט המחוזי מובילה לדיון בסוגיית הפרת זכותו של קלוני לפרסום. הזכות לפרסום היא הזכות לשליטה על השימוש בשמו או בתמונתו של אדם, להבדיל מיצירה או דמות שהיא בגדר יצירה, לשם הפקת תועלת כלכלית. מקובל להצביע על שני קרניים של זכות זו – הזכות לפרסום על גבי מוצרים נלווים (Merchandise) והזכות לשימוש בדמות במסגרת פרסומות מסחריות. הזכות לפרסום מוגנת בחקיקה בכמה ממדינות אירופה, כגון גרמניה וצרפת, וכן בחלק ממדינות ארצות הברית.
מבחינה היסטורית הזכות לפרסום צמחה מהזכות לפרטיות, אך כיום ישנה הכרה בכך שמדובר בזכויות נפרדות, ואף סותרות בכמה מובנים: הזכות לפרטיות היא הזכות למניעת חדירה והתערבות של הציבור בחייו של הפר, ואילו הזכות לפרסום היא הזכות של הפרט לנצל את התועלת הכלכלית מפרסומו בקרב הציבור. עמד על כך בית המשפט העליון בפרשת מקדונלד (בתביעה שכנגד), שבה הכיר לראשונה בזכות לפרסום. לאחר שלילית האפשרות להכיר בזכות זו במסגרת חוקים שונים, כגון חוק הגנת הפרטיות או חוק עוולות מסחריות, נקבע כי שימוש בשמו של אחר ללא הסכמתו תוך ניצול הערך הכלכלי של פרסומו מהווה התעשרות שלא כדין על חשבון האחר. בית המשפט קבע כי הזכרת שמו של מקדונלד ללא רשותו במסגרת פרסומת מסחרית היא בגדר התעשרות שלא כדין. עם זאת, התביעה נדחתה בשל הקביעה שקיימות "נסיבות אחרות העושות אצת ההשבה בלתי צודקת" (סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט) – ציטוט דברים שמקדונלד אמר מיוזמתן במסגרת כתבה עיתונאית, והעובדה שדובר בפרסומת תגובה.
בית המשפט העליון הסביר כי במקרה דנן המשיבה לא השתמשה בדמותו של קלוני עצמו, אלא בדמות של כפיל. גם אם ההנאה מדמותו של כפיל מציגה שאלה קשה במישור של זכות הפרסום, קל יותר לחרוץ את דין השימוש בדמות במסגרת פרודיה. ככל שהשימוש בכפיל הוא אכן פרודי, וזו המטרה הדומיננטית שלו, האינטרס הציבורי בביקורת מטה את הכף לכיוון התרת השימוש בדמות. חלק מרכזי בביקורת הציבורית מצוי בתוכניות שבהן נעשה שימוש סאטירי או פרודי בדמויות מפורסמות של פוליטיקאים, אך גם בדמויות של אושיות תרבות ו"סלבים" אחרים. הכרה בזכות פרסום גם בפרודיה היתה חותכת את רובו של ענף ביקורתי חשוב זה, שחשיבותו אינו פוחתת בנסיבות שבהן מדובר בתוכניות מסחריות ורווחיות.
עשיית עושר ולא במשפט
זוהי עילת התביעה העיקרית שצוינה בדיון. המערערות טענו כי הפרסומת היא בגדר "תחרות פרועה", כי המשיבה הפיקה רווחים מהמוניטין של המערערות מבלי להשקיע ביצירת המוניטין, כי הפרסומת פוגענית, מבזה ומציגה את מי שרוכש את מוצרי המערערות כ"חי בסרט", וכי אין תועלת ציבורית בפרסום מסוג זה. כמו כן, הן טענו כי בשיטות המשפט השונות בעולם הפרסומת היתה נאסרת לפרסום. מנגד, המשיבה סמכה ידיה על הניתוח שערך בית המשפט קמא, תוך הדגשה כי לא הוכחו היסודות הרלוונטיים של העילה.
קיומה של עילת התעשרות שלא כדין מותנה בהוכחת שלושה יסודות מצטברים: (1) התעשרות; (2) שמקורה באחר; ן- (3) היותה שלא על פי זכות שבדין. בית המשפט העליון התמקד בדיבר "שלא על פי זכות שבדין", שעמד במוקד טענות הצדדים. בהקשר זה הפסיקה הבחינה בין שני סוגים של מקרים המתעוררים ביחס לתחרות מסחרית, על רקע המעלה גם סוגיות מדיני הקניין או הרוחני או דיני הנזיקין.
בסוג הראשון התובע בא בשעריהן של מערכות דינים ספציפיות, כגון סיני סימני המסחר או דיני לשון הרע, אך התנאים המהותיים הקבועים באותן מערכות דינים מובילים לדחיית התביעה מכוחן. במקרים אלה הפסיקה נוטה לשלול, ככלל, את קיומה של עילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, משום שעילה זו לא מתערבת באופן מעשי באיזונים שנקבעו על ידי המחוקק וב"הסדרים שליליים" שנקבעו במערכות הדינים האחרות. מבחינה קונספטואלית, מצב חקיקתי כזה עשוי ללמד כי המחוקק הביע את עמדתו כי התעשרות הזוכה במצב כזה היא "על פי זכות שבדין". עם זאת, עדיין נותר פתח צר למתן סעד נקודתי גם במקרים כאלה, כאשר האינטרס הציבורי מצדיק זאת או במקרים שבהם קיים "יסוד נוסף" שלילי, חריג וחמור.
בסוג השני, עניינו של התובע לא נבחן באופן מהותי על פי מערות דיני ספציפיות, כגון שיני הקניין הרוחני, למרות שהמחוקק הסדיר באופן עקרוני מקרים מהסוג הנדון. הסיבה לאי-תחולת מערכת הדינים הספציפית יכולה להיות, למשל, העדרו של תנאי סף כגון רישום בפנקס. במקרים אלה עשויה להיות נטייה גדולה יותר לבחון את תחולת דיני ההתעשרות שלא כדין.
בית המשפט העליון הסביר כי יש חשיבות לשאלה לאיזו קבוצה, אם בכלל, יש לסווג את המקרה הנדון. כדי לענות על שאלה זו יש להבחין בין שתי טענות ל"התעשרות" שהעלו המערערות. הראשונה, התעשרות באמצעות פגיעה במוניטין שלהן על דרך הלעג למי שרוכש את מוצריהן. זוהי התעשרות שעל פי הנטען יש בה יסוד נזיקי – העושר מופק כתוצאה מגרימת נזק לזולת – נזק לשמו הטוב ולמוניטין שלו. השנייה, התעשרות כתוצאה מניצול המוניטין של המערערות, וזיהויו של קלוני גם עם מוצרי המשיבה. זוהי התעשרות שיש בה יסוד "קנייני", מעין הנאה ללא עמל תוך "רכיבה חופשית" או תפיסת טרמפ על מאמצי הזולת.
התעשרות כתוצאה מלעג למוניטין הזולת
השאלה האם התעשרות כתוצאה מלעג למוניטין של הזולת והכפשתו מקימה עילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט נדונה בפרשת סוכני ביטוח (ע"א 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל (נבו, 30.4.2017)). הפרשה עסקה בפרסומת שעל פי הנטען לעגה לסוכני ביטוח והשפילה אותם. באותה פרשה נקבע כי מקום בו המחוקק שלל באופן מפורש עילת תביעה, אין לעקוף הוראה זו באמצעות היזקקות לדיני עשיית עושה ולא במשפט. כמו כן, נקבע כי אכן הפרסומות מגכיחות את תפקיד סוכן הביטוח, אך חוק איסור לשון הרע נועד להגן על נכס פרטי של אדם שהוא שמו הטוב, והעדר עילה לפי חוק אישור לשון הרע, שהוא חוק ספציפי, ממילא לא קמה לסוכני עילה כללית מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.
לפיכך, בית המשפט העליון הסביר כי הכלל הוא כי פרסומת המגחיכה את המתחרה ומשפילה אותו צריכה להיבחן, בכל הנוגע לאלמנט הביזוי וההשפלה ה"אישי" של האדם או התאגיד, בראי דיני לשון הרע. חוק עשיית עושר ולא במשפט לא אמור, ככלל, לעקוף את האיזונים שנקבעו בחוק איסור לשון הרע, ולהקנות תרופה בשל פגיעה במוניטין ובשם הטוב שאינה מקימה עילה לפי חוק זה. בית המשפט הסביר כי ניתן לומר שהמקרה דנן נופל לסוג המקרים הראשון, שבו הכלל הוא כי לא תוכר עילה עצמאית של התעשרות שלא כדין. זאת מפני שההתעשרות, ככל שהיא קיימת, היא על פי זכות שבדין, באופן שמערכות הדינים הספציפיות, לשון הרע, קניין רוחני עוולות מסחריות, התירו את ההתנהגות של הזוכה (המשיבה). בית המשפט הוסיף כי החקיקה בישראל, המדגישה בעיקר אלמנטים של מסירת מידע, הטעיה, השפעה בלתי הוגנת או הגנת הצרכן, מקשה אפילו יותר לקבל את עמדת המערערות המדגישה את העלבון וההשפלה.
המערערות התייחסו לפרשת סוכני הביטוח, וציינו כי באותו עניין נדחתה התובענה בעילה של לשון הרע בשל ייחוס הפרסומים ל"ציבור" – כלל סוכני הביטוח – ולא לסוכן ביטוח מסוים. כאן לעומת זאת מדובר בביזוי והשפלה של "יחיד", והמערערות טענו כי מטעם זה לא ניתן להקיש ממקרה זה למקרה דנן. בית המשפט העליון השיב על כך שאם במערערות סבורות שבכך שונה עניינן מעניין סוכני הביטוי, לא היתה מניעה כי יגישו תובענה בעילה של לשון הרע, אך הן לא עשו זאת. בכל מקרה, הדגש הוא לא על דחייה או קבלה של תביעת לשון הרע, אלא על כך שאין הצדקה לוותר על הדיון בדיני לשון הרע. כאשר תובע סבור כי עניינו בא בגדר החריג המצומצם המאפשר , במקרים נדירים, לתבוע בעילה מכוח דיני ההתעשרות שלא כדין חרף קיומה של מערכת דינים ספציפית המסדירה את הנסיבות העובדתיות, עליו מוטל הנטל להוכיח את קיומו והצדקתו של אותו חריג. בכלל זאת, עליו להראות מדוע על אף דחיית תביעתו בדרך המלך מוצדק בכל זאת לפנות למסלול הצדדי. בהעדר "תקיפה ישירה" והתייחסות לאותה דרך-מלך, אין הצדקה לדון מלכתחילה ב"תקיפה עקיפה" ובמסלול הצדדי של דיני ההתעשרות הבלתי הוגנת.
התעשרות כתוצאה משימוש במוניטין של הזולת
סוג ההתעשרות השני שנגדו טענו המערערות קשור להנאה שהפיקה המשיבה מהקישור שיצרה בינה לבין המערערות, באופן שלטענתן גורם לכך שהמוניטין שלהן ידבק בה. הן טענו כי כעת המוניטין שלהם מזוהה גם עם המשיבה, למרות שהיא לא טרחה על בנייתו אלא קטפה את פירות העמל של המערערות. הן התמקדו בשימוש בדמותו של קלוני.
בעניין מקדונלד בית המשפט הסביר כי לא מדובר בפרסומת השוואתית, מכיוון שפרסומת השוואתית משווה בין המוצרים המסופקים על ידי המתחרים, בין במחירים שגובה כל אחד מהם, בין טיב השירות שניתן על ידי כל אחד מהם וכיוצא באלה. על עמדה זו נמתחה ביקורת. היא מתעלמת מכך שכיום השוק אינו מתמקד רק בנתונים יבשים כגון מחיר, טיב השירות או תכונות פיזיות של המוצר. כיום השוק מבוסס במידה רבה על יצירת תדמיות. דוגמה טובה לכך היא הפרסומות של המערערות, שאינן מדגישות את מחיר מכונות הקפה או תכונותיו, אלא דווקא את התדמית הנלווית למוצריהן. העיקר מצוי בדוגמנים, בשחקנים, בעלילה, במוזיקה ובאווירה הנלווית. ואם יצרן מציג בפרסומת תדמית ולא תכונות של מוצר, הרי שפרסומת השוואתית יכולה להשוות גם בין תדמיות, ולא רק בין נתונים יבשים.
הסוגייה של פרסומת השוואתית אינה בגדר שאלה נקודתית ביחס למקרה או סוג מקרים, אלא תחום עצמאי, המוסדר באירופה בחקיקה ייחודית שאליה הפנו המערערות. כפי שעולה מדברי החקיקה והמפסיקה בארצות הברית ובאירופה, ההתייחסות לפרסומות ההשוואתיות היא מורכבת. בשיטה הישראלית החוק אינו מתייחס במפורש לדיני הפרסום המסחרי המשווה. בהצעת חוק עוולות מסחריות נכלל סעיף כללי של "איסור תחרות לא הוגנת". סעיף זה קרא לפיתוח כללי תחרות הוגנת בידי בית המשפט. עם זאת, הסעיף הושמט מנוסח החוק שהתקבל, בעיקר בשל אופיו העמום והחשש מפגיעה בלתי רצויה בתחרות. בפסיקה הובעה עמדה לפיה יש לתת משקל להשמטה זו, ולהימנע מלפתח מערכת פסיקתית של כללי תחרות הוגנת באמצעות דיני ההתעשרות שלא כדין (עניין סוכני ביטוח).
בספרות ישנן דעות לפיהן למרות השמטת הסעיף, ראוי שבתי המשפט יפתחו "כללי תחרות הוגנת" באמצעות דיני ההתעשרות שלא כדיו, גם כאשר נדחו טענות מתחום הקניין הרוחני, ולא יסתפקו במענה נקודתי ומצומצם למקרים קשים וחריגים. עם זאת, בית המשפט קבע כי במקרה דנן אפילו לפי הגישה המרחיבה אין מקום לקבל את טענת המערערות בדבר חיוב מכוח דיני עשיית עושר, וזאת משלושה טעמים מרכזיים.
אחד, בהצעת חוק עוולות מסחריות הוצע לקבוע עוולה של "גזל מוניטין" – מקרים שבהם יצרן משתמש במוניטין של עוסק אחר, מבלי להטעות את ציבור הצרכנים ביחס לזהות היצרן. הסעיף נועד למנוע שימוש במוניטין של אחר, גם כאשר לא מדובר הטעיה, מעין "דילול מסוג טשטוש", לא של סימן מסחר אלא של המוניטין עצמו. עם זאת, סעיף זה הושמט מנוסח החוק שהתקבל. בית המשפט הסביר כי יש לתת להשמטה זאת משקל, גם אם לא מכריע, במובן זה שיש לדחות טענה לפיה יש לאסור את עצם ההנאה, בכל הנסיבות והמקרים, ממוניטין של אחר, ללא כל יסוד שלילי נוסף. מהצעת החוק עולה כי המחוקק לא התעלם מהעניין אלא שקל אותו, ולבסוף החליט שאין כיום מקום לאסור את עצם ההנאה מהמוניטין. לפיכך, יש לבחון כל מקרה ומקרה, ואת קיומו של היסוד הנוסך ההופך את השימוש במוניטין למנוגד לדין.
שני, בית המשפט הסביר כי פיתוח כללי התחרות ההוגנת באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט נועד לקדם תכליות חברתיות רצויות. אך כלל לא ברור האם ראוי לאסור פרסומת השוואתית- תדמיתית שאינה עולה לכדי לשון ואינה "מדללת" על דרך ההכתמה. יש הטוענים כי אין לעודד יצרנים להשקיע דווקא בתדמית המותג באמצעות הגנה מיוחדת, משום שמדובר בתובעה שלילית שראוי לצמצם את השפעתה על הצרכן, ולכל הפחות לא מדובר בתופעה חיובית: יצרנים מקצים משאבים לפרסום ומיתוג במקום להשקיע באיכות המוצר, הפיכתו לידידותי יותר לסביבה או הוזלת מחירו. בנוסף, תעשיית המיתוג מנצלת את החשיבה בלתי-רציונלית של הצרכן, וגורמת לו לרכוש מוצרים לפי "תדמית" ולא לפי תכונותיהם. יש הטוענים כי גם לפי ניתוח כלכלי, הגנה חזרה על התדמית עלולה לפגוע בתחרותיות בשוק ולהיות כלי אסטרטגי בידיהן של חברות חזקות. התייחסות לתדמית של חברה (באופן שאינו מטעה) יכולה לסייע למתחרים חדשים בשוק לנצל קישורים ושדות משמעות קיימים, ובכך לחסוך ב"עלויות הכניסה" לשוק ולהתחרות באופן אפקטיבי בחברות בעלות תדמית עוצמתית במיוחד. הניתוח הכלכלי עוסק גם בתועלת שעשוי הצרכן להפיק מפרסום השוואתי תדמיתי. לפי גישה זו אין הצדקה להעניק הגנה מיוחדת לתדמית, החורגת מיתר דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין, תוך פגיעה בחופש הביטוי וחופש העיסוק של יצרנים המעוניינים לפרסם פרסומים השוואתיים.
מנגד, יש המדגישים את העמל שיצרן משקיע במוניטין שלו; את הפגם המוסרי שב"רכיבה חופשית"; ואת העובדה שהשוק החופשי מעוניין בתדמיות יוקרתיות והצרכנים מוכנים לשלם עבורן ממון רב, תוך טענה שלא ראוי להתערב בהעדפה לגיטימית זו. המערערות הדגישו את דברי החקיקה באירופה, המאמצים קו שמעניק הגנה רחבה יחסית לתדמית במסגרת פרסום משווה. מנגד, יש הסבורים כי ה"אקלים הנורמטיבי" מתאים יותר לגישה בארצות הברית הנותנת משקל רב לחופש הביטוי וחופש העיסוק, ונכונה להכשיר גם התייחסות לתדמית של מתחרה במסגרת פרסום משווה. בית המשפט הסביר כי אין צורך להכריע או להביע עמדה במסגרת הדיון ביחס לדעות השונות. הדברים הובאו כדי לחדד את הקושי להכריע בסוגיה הסבוכה בעניין זה במסגרת שיפוטית, מבליח המחוקק קבע איסור מפורש על הפרקטיקה המסחרית של פרסום-תדמיתי-משווה.
שלישי, בית המשפט קבע כי אין לקבל את תביעת המערערות גם בראיה הקונקרטית של הסכסוך, ומבלי לקבוע כללי תחרות רחבים. ההכרעה הנקודתית מתמקדת בקיומו או העדרו של יסוד שלילי נוסף, מעבר לעצם ההנאה מהמוניטין של הזולת. הדרישה ליסוד שלילי נוסף כתנאי להצלחת התביעה במקרים מעין אלה מעוגנת בפסיקה. לשם המחשת העניין בית המשפט פנה לעניין אדידס (ע"א 563/11Adidas Salomon A.G. נ' יאסין (פורסם בנבו, 27.8.2012)). באותו עניין נדון חיקוי של סימן המסחר של חברת אדידס, המורכב משלושה פסים אלכסוניים היוצרים צורת משולש. הנתבע ייבא לארץ נעליים שעליהם סימן של ארבעה פסים אלכסוניים ביוצרים צורת משולש. נקבע כי לא מדובר בהפרה של סימן מסחר, גם לא על דרך הדילול, בעיקר בשל הכיתוב הבולט "SYDNEY" שהופיע בכמה מקומות על הנעליים, וסייע להבחין בכך שהנעל אינה של חברת אדידס. עם זאת, בדעת המיעוט קבע המשנה לנשיאה ריבלין כי למרות שהצרכן הרוכש את הנעליים אינו טועה בדבר זהות היצרן, הקרבה בין הסימנים נועדה לגרום לצדדים שלישיים (שאינם הצרכן היישיר) לטעות ביחס לזהות היצרן ולגרום לצרכן עצמו לחוות את החוויה שלנעילת נעלי אדידס – להיות בלי ולהרגיש עם. כמו כן, הודגש החשש לנזק הכלכלי שייגרם לאדידס. לנוכח הנאה זו מהמוניטין של אדידס והחשש בפני נזקים כלכליים, מדובר בהתעשרות שלא כדין. מנגד קבעו השופטים חיות ורובינשטיין כי לא מתקיים היסוד הנוסף הדרוש במסגרת עילת ההתעשרות הבלתי הוגנת. המשקל ניתן לנתונים הבאים: העדר חשש להטעיית הצרכנים; העדר "העתקה מושלמת"; השוני בין הנעליים שמוביל לכך שהרוכשים לא יחוו את החוויה של נעילת נעלי אדידס; העדר הוכחה בנוגע לנזק שעלול להיגרם לאדידס; העדר הוכחה שהמוניטין של אדידס הוא שגרם לצרכן לרכוש את מעלי הנתבע.
בית המשפט העליון הסביר כי אם ניישם את כל אלו לעניין הנדון, בעניין זה לא מתקיים אותו "יסוד נוסף" הדרוש כדי לחייב את המשיבה. זאת בעיקר בשל העובדה שמדובר בפרודיה, שתכליתה להבחין בין המוניטין של המשיבה לזה של המערערות. לפי עמדת הרוב בעניין אדידס, יש לתת משקל להעדר חשש להטעיית הצרכנים בעקבות ההבהרה הכתובה כי "המציג אינו ג'ורג' קלוני", לכך שה"חוויה" שמוכרת המשיבה שונה מחוויית הקפה שאותה מנסות המערערות לשווק לצרכן, העדר הוכחה בדבר חשש לנזק כלכלי והעדר הוכחה כי בעקבות הפרסומות לקוחות מזהים את קלוני עם מוצרי המשיבה. באשר לעמדת המיעוט, גם היא הדגישה את החשש לפגיעה כלכלית ואת העובדה שמי שכרש את נעלי הנתבע היה יכול להתהדר כלפי צדדים שלישיים כאילו ברשותו נעליים שייצרה התובעת. בית המשפט הסביר כי בעניין הנדון המצב רחוק מכך. סימני המסחר על המוצרים שונים, התדמית שונה, וההנאה היחידה של המשיבה מהמוניטין של המערערות היא הנאה רחוקה ועקיפה, שנובעת מעצם ההנגדה בין שתי החברות. דעת המיעוט עסקה, באנלוגיה לעניין הנדון, במקרה שבו היה נעשה שימוש בדמות כפיל שלא באופן פרודי תוך הבהרה שמדובר בכפיל: להיות בלי ולהגיש עם. במקרה כזה יש הנאה ישירה יותר מהמוניטין, ותתכן "רכיבה" על המוניטין של השחקן המקורי באמצעות הפרסום על ידי כפיל. בכל מקרה, בית המשפט קבע כי בעניין הנדון אין הנאה ישירה מהמוניטין של המערערות. הכפיל מדגיש כי הוא אינו קלוני אלא שונה ממנו. זוהי סיבה נוספת לדחיית תביעת המערערות בהיבט זה, אף לפי דעת המיעוט בעניין אדידס, ובוודאי לפי דעת הרוב.
לסיכום, בית המשפט העליון דחה את התביעה על בסיס עשיית עושר ולא במשפט, הן בראייה פנימית של כללי חוק זה, והן בראייה חיצונית הפונה לדין המהותי החל על המקרה. הרכיב של "שלא על פי זכות שבדין" אינו קיים.
בית המשפט העליון סיים את הדיון בפנייה למשפט העברי, והתייחס בתמצית לשש נקודות.
המחוקק הבחין בין סימן מסחר מוכר היטב רשום לכזה שאינו רשום. כאשר סימן המסחר אינו רשום, ההגנה המוקנית לו מפני הפרה מוגבלת לשימוש בסימן (או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לשם סימן אותו סוג סחורה שעליה מוטבע סימן המסחר. לעומת זאת, אם סממן רשום בישראל לא ניתן להטביע אותו ללא רשות בעליו על כל סחורה שהיא – לא מהסוג שעליה הוא מוטבע בדרך כלל וגם לא על גבי מוצרים שונים לגמרי. ניתן להבדיל את הסיבה להבדל זה באמצעות הבחנה ששימשה את האסכולה הידועה במשפט העברי כ"שיטת בריסק", שפותחה בתורתו של ר' חיי הלוי סולובייצ'יק. לפי גישה זו, פעמים רבות ניתן לנתח סוגיה משפטית באמצעו הבחנה בין "חפצא" ל"גברא" (חפץ לאדם). דוגמה להמחשת חלוקה זו היא המצווה לקבוע מזוזה בפתח הבית. ניתן להבין את המצווה כך שכל בית צריך מזוזה, כחלק משלמותו הנורמטיבית. כלומר, זוהי חובה המתמקדת בחפצא (הבית). מנגד, ניתן לטעון שהמצווה שהיא שכל בעת בית יקבע מזוזה בפתח ביתו, כלומר מדובר בחובת גברא – חובה אישית של בעל הבית. נפקות אפשרית של הבחנה זו מתעוררת, למשל, כאשר אדם חי בטבע ללא בית. האם הפר את מצוות המזוזה? ניתן לסבור שהתשובה לכך תלויה בשאלה האם חובת המזוזה היא חובת חפצא או חובת גברא.
במקרה הנדון יש לומר שאם סימן המסחר אינו רשום, הגנת הדין נפרשת על החפצא בלבד – הסחורות שלגביהן קיים חשש להטעיית הצרכנים. כך, למשל, אם מדובר בסימן מפורדם המופיע על עטים, הדין מגן על המוצר ומבטיח כי מי שקונה עט או מוצר קרוב, כגון קלמר, לא יטעה בנוגע לזהות היצרן, גם אם הסימן המפורסם אינו רשום בישראל. לעומת זאת, ההגנה גם על מוצר הרחוק מאוד מעט, כגון מזון, לא נועדה להגן על טעות ביחס למוצר זה, משום שהיא חלה גם אם אין חשש שהציבור יחשוב שחברת מכשירי הכתיבה החלה לייצר פסטה. ההגנה הרחבה, השמורה רק סימן מסחר מוכר היטב ורשום, נועדה להגן על המוניטין או הרווחים של סעל הסימן המפורסם (ה"גברא").
עניין זה עוסק בפרודיה. ביקרות תוך שימוש ביצירה עשויה להכשיר את השימוש ביצירה המוכנת ולהכתירו כ"הוגן". הפרודיה יכולה להיות סוג של ביקורת, על דרך של הגזמה והומור. לפיכך, הפרודיה נחשבת ליצירה חדשה, ודיני זכויות היוצרים רואים בה כלי שעשוי לקדם ערכים רצויים מבלי לפגוע ביוצר המקורי. ראיית הפרודיה כסוג של ביקורת באמצעות הומור מצויה גם במשפט העברי.
בית המשפט העליון ציין כי נראה כי צודק הרב מיכאל אברהם בדבריו הבאים: "ישנה תחושה ברורה שפגיעה בזכות היוצרים אמורה להוות גם איסור הלכתי, ואף ישנה מגמה למצוא עוגן הלכתי גם לחובתו של הפוגע לפצות את היוצר בנסיבות מסוימות. רוב הפוסקים, לפחות בדורנו, מסכימים לגישה עקרונית זו" (מיכאל אברהם "גניבת דעת וקניין רוחני" תחומין כה 350, 351-350 (תשס"ה)).
הפוסקים בני דורנו מכירים באיסור העתקה של יצירה מוגנת. המחלוקת אינה ביחס לעצם האיסור אלא ביחס לבסיס הדין. בית המשפט הסביר כי יש יתרונות להגדרת הזכות כסוג של בעלות, בשל מעמדו החזק של הקניין במשפט הרוחני. קניין גם מהווה ערך אוניברסלי קדום וטבעי. זיהוי זכות היוצר כ"בעלות" מחזק את כוחו של איסור ההעתקה, וביתר שאת הגניבה, ואת ההכרה במעמד היוצר בתור שכזה.
בית המשפט הסביר כי לא רק שהמשפט העברי מכיר בזכות היוצר על יצירתו, חקיקת זכויות היוצרים הישראלית יונקת גם ממורשת המשפט העברי בהקשר זה. כך למשל, נאמר במבוא להצעת החוק שתיקנה את פקודת זכויות היוצרים: "חכמי ההלכה [היו] ערים כבר בזמנים קדומים לזכות [הרוחנית של היוצר]. הזכות בדבר קריאת שמו של היוצר על יצירתו מעוגנת הן ביחסם של חכמינו אל 'האומר דבר בשם אומרו', והן בהעמדתו של מי שאינו אומר דבר בשם אומרו בשורה אחת עם הגזלן… החיוב לומר דבר בשם אומרו לא נשאר חיוב מוסרי גרידא: יש שראו בגונב דברים משום 'גנב' על התוצאות הנובעות מכך" (חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (תיקון מס' 4), התשמ"א-1981, ה"ח 1517, 238)).
לפי המשפט העברי, ההכרה בזכות היוצר על יצירתו כרוכה גם באחריות כלפיה. יצירה יוצרת בעלות והבעלות אינה רק זכות אלא גם יוצרת חובות ואחריות כלפי היצירה.
