תביעה שהוגשה על ידי חברת האופנה TOMMY HILEFIGER והיבואן הבלעדי שלה בישראל, חברת סי אנד שלס שיווק בע"מ (סקאל) כנגד אלעד מנחם סויסה וחברת מחסן היבואן 24 בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט יצחק ענבר. ביום 31.7.2012 ניתן פסק הדין בתובענה.
העובדות: הנתבעים עוסקים ביבוא מקביל לישראל של מוצרי TOMMY HILFIGER באמצעות בית עסק ששמו "מחסן היבואן" (בבני ברק). בשנותיו הראשונות של העסק שמו היה: "מחסן היבואן -טומי הילפיגר".
התובעות טוענות, כי הנתבעים מנהלים את בית העסק תוך הפרתם של סימני המסחר והטעיית הציבור. לטענתם, הנתבעים מציגים עצמם כעסק שקשור לתובעות 1-3 ופועל תחת חסותן, כאילו הוא היבואן הבלעדי, וכאילו הסחורה הנמכרת בו זהה לזו הנמכרת בסניפיה של התובעת.
תוצאות ההליך: בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כי הנתבעים ישיבו לחברת TOMMY HILEFIGER (ולא ליבואן הבלעדי) את התעשרותם בסך 457,500 ₪.
בית המשפט סבר כי השימוש של היבואן המקביל חרג מהמסגרת המקובלת בשימוש בסימן המסחר על ידי יבואן מקביל.
נפסק כי אין מקום להטיל על הנתבעים איסור גורף להשתמש בסימני המסחר מאחר והם יבואנים מקבילים ואולם ניתנים בזה צו מניעה האוסר:
א. להשתמש בשם "מחסן היבואן -טומי הילפיגר".
ב. להשתמש בסימן המסחר TOMMY במסגרת שם הדומיין באתר האינטרנט.
ג. להשתמש בסימני המסחר בשילוט ובפרסומות, אלא אם יצוין בפרסום "יבוא מקביל".
ד. להשתמש בצבעי סימני המסחר לשם צביעת קירות העסק ואתר האינטרנט.
בנוסף נפסק כי הנתבעים ישלמו לתובעות את הוצאות המשפט בסך של 80,000 ₪.
הערת DWO: המדובר בפסק דין תקדימי במהותו הנוגד את מגמת הפסיקה ונותן פירוש חדשני (המטיב עם היבואן הבלעדי) להוראות סעיף 47 לפקודת סימני מסחר הקובע כי "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
החלטה מרחיבה את המונופול של יבואן מקביל ביחס לסימן מסחר וזאת אף במצב בו אין כל חשש להטעיית הציבור.
בשורה התחתונה, בית המשפט פסק פיצוי אך ורק לחברת TOMMY HILEFIGER ולא ליבואן הבלעדי וזאת בגין שיווקם של מוצרים מקוריים של חברת TOMMY HILEFIGER!!!
על פסק דין זה הוגש ערעור: ע.א. 7629/12, ע"א 8848/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC (פורסם בנבו, 16.11.2014).
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת פסק הדין:
יבוא מקביל של מוצרים
נפסק כי אין היצרן או המפיץ הבלעדי זכאים למנוע יבוא מקביל מתחרה של מוצריהן לתחומי מדינת ישראל.
הנתבעים – שהם יבואנים מקבילים – רשאים לייבא לישראל את מוצרי ״TOMMY HILFIGER״ ולשווקם.
זכות הקניין במוניטין של מותג
גם אם המוניטין המקומי של המוצר נבנה על ידי מאמצי השיווק והמכירה של המפיץ הבלעדי, זכות הקניין במוניטין של המותג שייכת ליצרן.
הערה: החלטה זו משנה מגמה פסיקתית ביחס להחלטה קודמת של בית המשפט המחוזי, לפיה גם מפיץ יכול לרכוש מוניטין בסחורה המיובאת על ידו בתנאים מסויימים ((החלטת השופטת השופטת, ברכה אופיר-תום ע.א. 46/97, 94/96)).
המונופול של בעל סימן מסחר
סעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר, מקנה לבעליו של סימן המסחר הרשום זכות ייחודית להשתמש באותו סימן.
סעיף 1 לפקודה קובע, כי הפרת סימן מסחר הינו כל שימוש בסימן המסחר ללא נטילת רשות מבעל הסימן, לרבות שימוש לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר, כאשר לעניין זה אין נדרשת סכנת הטעייה.
שימוש אמת בסימן מסחר
כאמור בסעיף 47 לפקודה, אין בעל סימן מסחר יכול למנוע מאדם אחר לעשות שימוש בסימן המסחר המוגן בקשר לסחורה ה״אמיתית״ שלבעל הסימן.
בע״א 3559/02 בעניין טוטו זהב נקבעו מבחנים לפיהם: ״העושה שימוש בסימן מסחר רשום לצורך תיאור המוצר או השירות של בעל הסימן, יזכה להגנה של שימוש הוגן בשם המסחרי בהתקיים שלושה תנאים: ראשית, המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; שנית, השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור; שלישית, השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו…״.
בענייננו, בית המשפט פסק כי אופן שימושם של הנתבעים בסימני המסחר מקיים את התנאי הראשון – "קלות הזיהוי״. מוצרי ״טומי הילפיגר״ אינם ניתנים לזיהוי בקלות ללא סימני המסחר ומכאן שמבחינתם של הנתבעים כיבואן מקביל קיים כורח להשתמש בסימני המסחר על מנת לבדל את המוצרים ולזהותם עם מקורם.
ואולם נפסק כי הנתבעים הפרו את התנאי השני – ״נחיצות סבירה והוגנת״ וכן את התנאי השלישי – ״חשש הטעיה״.
נפסק כי השימוש בסימני המסחר במסגרת: 1. שם העסק ״מחסן היבואן – טומי הילפיגר״; 2. שימוש בשם הדומיין באינטרנט: www.tommy4less.co.il; 3. שימוש בצבעי סמל הלוגו; 4. שימוש מאסיבי בסימני המסחר במסגרת הפרסומות מבלי שצוין בהם שמדובר ביבוא מקביל. כל אלו חורגים מהנדרש באופן סביר והוגן לשם הגדרת המוצר או זיהויו, ובחלק מהמקרים אף קיים חשש שהצרכן יטעה לסבור כי מוצרי המותג מיובאים על ידי הנתבעים ישירות מהיצרן ותחת חסותו.
על כן פסק בית המשפט כי הנתבעים הפרו את סימני המסחר של התובעת.
וזאת למרות שנפסק כי עילות ההטעיה גניבת עין והטעיית הצרכן לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן – אין מתקיימות.
זכות תביעה בגין הפרת סימן מסחר
נפסק כי זכות התביעה בעילה של הפרת סימני המסחר, עומדת עך ורק לבעל סימן המסחר הרשום ולא ליבואן הבלעדי.
פסיקת פיצוי בדרך של אומדנה בגין הפרת סימן מסחר
ההלכה הפסוקה הדגישה לא אחת את מורכבותו המיוחדת של חישוב דמי הנזק בתביעות מכוח דיני הקניין הרוחני.
לנוכח הקשיים הרבים הכרוכים בחישוב הנזק שנגרם לבעל הסימן הרשום כל אימת , שקיים קושי לחשב את דמי הנזק באופן אריתמטי ניתן לפסוק פיצוי בדרך של אומדן גלובלי ובלבד שלא יצא חוטא נשכר.
השבת רווחים מכוחם של דיני עשיית עושר בדרך של אומדן
השבת הרווחים שהופקו משימוש מפר בסימני מסחר, מכוחם של דיני עשיית עושר ולא במשפט כרוכה אף היא לא אחת בעריכת חישובים מורכבים וגם כאן ניתן להתבסס על אומדן.
נפסק כי חומר הראיות אינו מאפשר לערוך חישוב מדויק של רווחי הנתבעים שמקורם בשימוש המפר עם זאת נפסק כי ניתן לחלץ ממנו את הנתונים הבסיסיים אשר יאפשרו עריכת אומדן גלובאלי.
נפסק כי שיעור הרווח הנקי המיוחס לשימוש המפר בשנת 2009 הנו 120,000 ₪ ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 (עד להגשת התביעה) 337,500 ₪ ובסה"כ: 457,500 ₪. על כן נפסק כי מן הדין להורות על השבתו של סכום זה לידי התובעות 1-2 זאת לאחר שהופק על ידי הנתבעים תוך עשיית שימוש בלתי חוקי בקניינן.
