הליך חד צדדיה להשגה על החלטת בוחן, ההליך נדון בפני ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים ביום 27.10.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשת פטנט שעניינה בצורות גבישיות של התרכובת הידועה בשם אנאמורלין.
הבקשה נבחנה וסורבה בהתאם לתקנה 45 לתקנות הפטנטים. נימוקי הסירוב פורטו בהרחבה במכתבה של הבוחנת. הבוחנת סירבה את הבקשה בהתאם לסעיף 5 לחוק הפטנטים בקובעה כי האמצאה נעדרת התקדמות המצאתית לאור פטנט אמריקאי US6576648 (אשר יכונה להלן: "D1"). עוד הסתמכה הבוחנת הנכבדה בהודעותיה על הליקויים על הספר "Polymorphism in pharmaceutical solids" (אשר יכונה להלן: "D2").
נימוק נוסף לסירוב הבקשה נעוץ בעמדת הבוחנת כי תביעה 1 אינה תמציתית וברורה כנדרש בתקנה 20(א)(3) לתקנות.
המבקשת ביקשה להשיג על החלטה זו בפני רשם הפטנים ומכאן הליך זה.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, סירוב קיבול הבקשה עומד על כנו.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סירוב בקשת פטנט
תקנה 45 קובעת את המסגרת הנורמטיבית לסירוב בקשת פטנט כדלקמן:
"לא השיב המבקש על הודעה על פי תקנה 41, או השיב וקבע הרשם כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 44, יסרב הרשם לבקשה ויודיע על כך למבקש."
התקנה אינה קובעת את מספר ההתכתבויות המינימאלי ודי בכך שנדחו נימוקי המבקש בתשובתו לליקויים כדי לסרב את הבקשה.
הוראות העבודה של מחלקת הפטנט דנות בסירוב בקשה לפטנט בהוראה הע' – א/23.1 בחינת בקשה לפטנט מהדורה 9 מיום 31.7.2014, בעמ' 23 ומפרטות שני שלבים לסירוב: הודעה לפני סירוב הבקשה ולאחר מכן סירוב הבקשה אם לא היה באחת הדרכים שנקט המבקש כדי לשכנע את הבוחן כי ניתן לקבל את הבקשה. הודעה לפני סירוב מופקת במקרים הבאים:
"1. אם הטיפול בתיק נקלע למבוי סתום או לאחר ארבעה דו"חות בחינה, לפי המוקדם ביניהם, על הבוחן לפעול לסיום הבחינה בתיק. מבוי סתום פירושו, בין היתר, אחד מאלה:
1.1 חזרה למערכת תביעות שכבר נדונה בעבר והועלו נגדה השגות הבוחן;
1.2 העדר תשובה לאחת מן ההשגות המהותיות בדו"ח הבוחן;
1.3 שינוי מערכת התביעות ללא נימוקים, באופן שאינו משכנע את הבוחן כי יש במערכת התביעות החדשה כדי להתגבר על ההשגות."
נפסק כי בעניינו מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 1.2. כך למשל, מפרטת הבוחנת בהודעתה לפני סירוב כי מתשובת המבקשת נעדרה התייחסות לליקויים שהעלתה בהודעות הליקויים הקודמות.
הליך בחינת הבקשה לפטנט אינו הליך אינסופי ויש להביאו לסיומו תוך זמן סביר. החוק, התקנות והוראות העבודה קובעות אימתי תקובל או תסורב בקשת פטנט והשאלה אם מוצה ההליך אם לאו נתונה לשיקול דעת הבוחן כפי שהוא הותווה בחיקוקים ובהוראות העבודה.
סגנית הרשמת פסקה כי במקרה דנן פעלה הבוחנת כדין בשעה שסירבה לבקשה לאחר 3 תכתובות עם המבקשת וכי ניתנה למבקשת הזדמנות הולמת לטעון כי אין מקום לתקן את הבקשה או לבצע תיקונים כמצוות תקנה 42 לתקנות.
הזכות להשיג על החלטת בוחן
משסורבה הבקשה קמה זכותה של המבקשת להשיג על ההחלטות בפני הרשם. בהתאם לתקנות 49 ו-50 לתקנות רשאי מבקש הפטנט לתקן את הפירוט גם לאחר שסורבה הבקשה וזאת אם ביקש להשמיע טענותיו לאחר סירוב הבקשה.
אכן, בתום הדיון שבפני סגנית הרשם ביקשה המבקשת להגיש סיכום טענות שיהא בו כדי להשיב לשאלות שהועלו במהלך הדיון. במסגרת זו אף הציעה תיקון פירוט.
התקדמות המצאתית
העילה העיקרית לסירוב הבקשה הינה העדר התקדמות המצאתית לאור פרסום D1. טענת המבקשת כפי שהובעה בפניי ובסיכום טענותיה לאחר הדיון היא שההתקדמות ההמצאתית ביצירת הגביש מגולמת ב"שימוש במערכת ממסים מצומצמת וספציפית מאוד".
למרות האמור מופיעים בתיאור שורה של ממסים אותן מתארת המבקשת באותו תיאור ככאלה שיביאו ליצירת הגביש המיוחל. נפסק כי אין ספק ששתי הטענות, דהיינו זו להתקדמות המצאתית בבחירת הממס וזו הכתובה בתיאור לפיה שורה של ממסים ניתנים לשימוש, אינן מתיישבות זו עם זו.
בסיכום הטענות שלאחר הדיון מציעה המבקשת למחוק מן הפירוט את אותם ממסים שצוינו בו אשר בדיעבד התברר שאינם יעילים לגיבוש הפולימורפים הנתבעים. לטענת המבקשת אין במחיקה שינוי מהותי המחייב ליתן לבקשה תאריך חדש בהתאם לסעיף 23 לחוק.
סעיף 5 לחוק קובע כי התקדמות המצאתית הינה כזו "שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."
לעניין זה נפסק כי לא ניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם הצליחו הממציאים לגבש מלח ועל כן יש בגיבוש הבסיס החופשי משום התקדמות המצאתית ומאידך לטעון כי היה מנסה לגבש דווקא מלח משום שבפרסום הקודם לא הצליחו לגבש מלח. מכאן נפסק כי ניתן להסיק מטענת המבקשת לפיה לא הצליחה לגבש את המלח כי סביר שבעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי, כפי שעשתה המבקשת בהליך זה.
על כן נפסק שלא ניתן לקבל את טענת המבקשת כי יש בגיבוש הבסיס החופשי משום התקדמות המצאתית.
טענתה הנוספת של המבקשת הינה כי בבחירה של הממס מתנול מתוך כלל הממסים האפשריים יש התקדמות המצאתית. טענה זו של המבקשת סותרת את האמור בבקשתה כי ניתן לבחור שורה של ממסים מסוגים שונים.
על כן סגנית הרשם דחתה את טענת המבקשת כי יש בבחירת הממס התקדמות המצאתית.
בהירות התביעות
בהודעת הסירוב ואף בהודעות הליקויים העלתה הבוחנת הנכבדה ליקויי של אי בהירות התביעות לאור הגדרת הגביש באמצעות חלק בלבד מנקודות השיא שתועדו באנליזת XRPD היכולות להתאים הן לגביש המונוהידראט והן לגביש הדיהידראט. עוד טענה הבוחנת הנכבדה כי אין זה סביר כי לשני הגבישים תהיה כמות שונה של מים ונקודות שיא זהות.
נפסק כי מבקשת הפטנט לא נתנה מענה לאי התאמה זו בין הנתונים השונים שבבקשת הפטנט. ייתכן שהבלבול נובע מקושי לאפיין באופן מדויק את הגבישים שהתקבלו אשר תוארו בבקשת הפטנט. אך קושי זה יקשה אף על המתחרה הפוטנציאלי לקבוע האם בידיו גביש מתחרה המפר את התביעות אם לאו. אי בהירות בגבולות ההגנה הניתנת לפי הפטנט אינו דבר רצוי ואף מהווה ליקוי כאמור בתקנות 20(א)(3) ו-41(8) לתקנות הפטנטים.
לפיכך נפסק כי גם בהיבט זה לוקה האמצאה באי כשירות.
למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il
למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.
למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.
