כתבו: יונתן דרורי ואופרי פוקס
ביום 26.5.2015 בית המשפט העליון בארה"ב הוציא מלפניו פסק דין בעניין Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., Case No. 13-896, (May 26, 2015); 575 U.S. (2015) (Scalia, J., dissenting, joined by Roberts, C.J) לפיו טענה של נתבעת כי סברה שפטנט בטל או כי הפטנט אינו תקף לא תעמוד עוד כהגנה.
במקרה הנדון, חברת Commil USA, LLC ("קומיל") החזיקה בפטנט הנוגע לרשתות אלחוטיות. היא תבעה את חברת Cisco Systems, Inc ("סיסקו") על שידול להפרת הפטנט לאור העובדה שסיסקו מכרה לאחרים מוצרים המפֵרים את הפטנט.
סיסקו להגנתה, טענה כי סברה בתום לב שהפטנט אינו תקף. בית המשפט המחוזי סירב לקבל את ראיותיה של סיסקו בעניין, ופסק לטובת סיסקו 3.7 מליון דולר על הפרת פטנט ישירה (ללא שידול). בבית המשפט המחוזי לערעורים נדונה אך ורק סוגיית השידול להפרת הפטנט. סיסקו ניסתה לטעון כי ההפרה נעשתה בתם לב אולם ראיותיה בדבר לא נתקבלו. חבר המושבעים קיבל את הטענה של קומיל בדבר שידול להפרת פטנט ופסק עוד 63.7 מליון דולר כפיצויים.
בערעור נוסף אשר הגישה סיסקו לבית המשפט העליון, בית המשפט דן בסוגיה אישר את הכרעתו אשר נתקבלה בינתיים בשנת 2012 ("גלובל-טק") – Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. 563 U.S.; 131 S. Ct. 2060; 179 L. Ed. 2d 1167 (2011).
גם בגלובל-טק נדונה הסוגיה האם משדל להפרת פטנט חייב לדעת דה פקטו כי פעולתו עולה לכדי הפרת פטנט, או שמא רמת מודעות של אדישות (טענת תם – "לא ידעתי") מספיקה לשם קביעת ידיעה ממשית של הנתבע בדבר קיומו של הפטנט.
בגלובל-טק, בית המשפט קבע (בהסתייגותו של השופט קנדי) כי לשם הכרעה ב"שידול להפרת פטנט" יש צורך בידיעה של ממש, אולם עצם העובדה כי הנתבעים ידעו היטב כי ישנו הליך תביעה המתנהל על הפרת אותה אמצאה ממש, עולה לכדי "עצימת עין" של הנתבעים בדבר קיומו של פטנט.
בערעורה האחרון, סיסקו ניסתה לבסס את טענותיה על הלכת גלובל-טק וטענה כי חבר המושבעים טעה בהכרעתו בדבר חבותה של סיסקו כיוון שלא הסתמך על בחינת מידת הידיעה הוודאית אשר הייתה ברשותה של סיסקו כאשר שידלה לכאורה להפרת הפטנט.
בית המשפט העליון פסק כי בית המשפט דלמטה אכן טעה בהכוונתו את חבר המושבעים כי ניתן לפסוק כנגד סיסקו ככל וייקבע שהיא "ידעה או יכלה לדעת שמעשיה עולים לכדי הפרת פטנט". הכוונה זו מציבה את רף ההוכחה כרף של רשלנות ולא של ידיעה כנדרש מהחוק ומהפסיקה. טעות זו מצריכה דיון מחדש בערכאות הנמוכות בסוגיה זו בלבד.
אולם, בכל הנוגע לטענת נתבע כי האמין שפג תוקפו של הפטנט – טענה זו לא תעמוד לנתבע כטענת הגנה. בית המשפט קבע כי הפרה של פטנט ותוקפו של פטנט – שני דברים שונים הם וההוכחות הנדרשות שונות לכל אחד מהם (הם אף ממוקמים בחלקים שונים בהוראות החוק). כאשר באים לדון בהפרה של פטנט – אין חשיבות או רלוונטיות לדיון בתוקפו.
ברגע שנתבע מודע לקיומו של פטנט – הנחת המוצא היא כי הפטנט בתוקף ואין צורך או דרישה מהתובע להוכיח את תוקפו. במידה ונתבע מעוניין לטעון כי הפטנט אינו בתוקף – חובת ההוכחה היא עליו לעשות כן, וטענה לחוסר תוקפו זו לא תתקבל כטענת הגנה לגיטימית לתביעה בגין הפרה.
לסיכום, נתבע שרוצה לטעון כי פג תוקפו של פטנט יכול לתבוע צו הצהרתי בדבר אי-תוקפו של הפטנט, הוא יכול לנסות לבקש בחינה מחדש של הפטנט וכן, במידה והוא מעוניין לטעון להגנתו כי פג תוקפו של הפטנט –חובת ההוכחה תהא עליו. במידה והנתבע צלח את אחד משלושת ההליכים הללו, לא תעמוד לו החובה בגין הפרת הפטנט.
(להרחבה נוספת ראו בספר: י' דרורי, "דיני פטנטים", הוצאת פרלשטיין גינוסר (2023)).
