חברת אקסטל בע"מ הגישה התנגדות לסימן מסחר של חברת AL-SHURKAH ALWATANEYA LISENAET AL-ALAMENYOM WALPROFILAT (National Aluminum & Profile Co.). ההתנגדות נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 24.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: הבקשה לרישום סימן מסחר הוגשה בגין "פרופילים העשויים מאלומיניום; הכל כלול בסוג 6". לשם הבהרת מהות הסימן התווספה ההערה הבאה ביחס לסימן המבוקש: "סימן זה מתייחס למשטח הכולל חריץ אורכי במפתח של 120 מעלות על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל".
הסימן קובל ופורסם להתנגדויות הציבור. ההתנגדות הוגשה בעילות הבאות: הסימן המבוקש חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר; הסימן דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר המוכר היטב של המתנגדת לגבי טובין שהינם מאותו הגדר ולכן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(13) לפקודה; רישומו של הסימן עלול לפגוע בתקנת הציבור ובמוסר ועל כן פסול לרישום על פי הוראות סעיף 11(5) לפקודה; ברישומו של הסימן יהיה כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, הוא כולל ציון מקור כוזב וכן עלול להטעות את ציבור הצרכנים; ברישומו של הסימן יהיה כדי לאפשר דילול מוניטין של המתנגדת ולהיבנות ממנו ועל כן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת. בנוסף נפסקו למתנגדת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪ כולל מע"מ.
על החלטה זו הוגש ערעור שנדחה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים – עש"א 35620-02-16 (פסק הדין של השופטת ענת זינגר).
על החלטת בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות ערעור שגם היא נדחתה – רעא 9230/16 Al-Shurah Alwataneya Lisenaet Al-Alamenyon נ' אקסטל בע"מ (פורסם בנבו, 7.6.2017) – לסקירת החלטת בית המשפט העליון ראו קישור זה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
אופי מבחין בסימן המבוקש והחובה לסמן פרופילים
תנאי הכשירות לרישומו של סימן מסחר הוגדר, בין היתר, בסעיף 8(א) לפקודה כך:
"אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין)."
כאמור, אחת מעילות ההתנגדות הינה כי הסימן המבוקש חסר אופי מבחין כפי הנדרש בסעיף 8(א) לפקודה. טענה זו נזנחה בסיכומים.
פרופילי אלומיניום מסומנים על ידי היצרנים לאור התקינה הנדרשת על ידי מכון התקנים. מטרת הסימן הינה זיהוי יצרן הפרופיל והוא נעשה בדרך כלל באמצעות חריצים או בליטות לכל אורך הפרופיל באופן שלא יהא בו כדי להפריע לתפקודו הפונקציונלי של הפרופיל. מכיוון שפרופילים מיוצרים באורך רב ונחתכים לאחר מכן לאורכים הרצויים לצורך שימוש בהם, סימון בקצה הפרופיל בלבד או במרווחים קבועים אינו מבטיח כי הסימן יוותר על הפרופיל גם לאחר חיתוכו. על כן מקובל הסימן לכל אורך הפרופיל באמצעות חריצים או בליטות.
מכון התקנים מנהל רישום של סימוני הפרופילים הנמכרים בישראל, אך מורה ליצרנים וליבואנים להגיש גם בקשות לרישום הסימונים כסימני מסחר.
ברי כי קיומה של חובה לסמן פרופילים הנובעת מן התקן הישראלי, אינה מחייבת את רשם סימני המסחר לרשום את הסימון באותם מקרים בהם הוא סבור כי אין בסימן אופי מבחין אינהרנטי או מנימוק אחר, כגון דמיון מטעה בינו לבין סימנים אחרים.
הוראות העבודה לבחינת בקשות לרישום סימני מסחר משקפות את מדיניות הרשות ביחס לבחינת סימני מסחר שהינם דמות של פרופיל בקובען כי:
"אם הסימן הוא לכאורה דמות של פרופיל- תופעל השגה על פי סעיף 8(א) לפקודה. הבוחן יציין כי ניתן לשקול את ביטול ההשגה אם יוכח כי יש בו אופי מבחין אינהרנטי והוא נבדל מפרופילים אחרים, ובכלל אלה המאושרים על ידי מכון התקנים, או אם יוכח שהסימן רכש אופי מבחין על פי סעיף 8(ב) לפקודה".
במלים אחרות, ככל שיש בסימן על גבי הפרופיל כדי להבדיל בינו לבין פרופילים המיוצרים על ידי יצרנים אחרים הנושאים סימנים אחרים, ניתן לקבוע כי הסימן הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. ודוק, הכוונה היא לסימון על גבי הפרופיל ולא לצורת הפרופיל שהינה בעלת תפקיד פונקציונלי או אסתטי.
אין מחלוקת בדבר שאלת אופיו המבחין האינהרנטי של הסימן המבוקש ואין מחלוקת כי הסימן המבוקש נועד כדי לסמן את הפרופילים של המבקשת ולהבדילם מפרופילים של מתחריה.
מכאן שההכרעה מתמקדת בשאלת הדמיון המטעה בין הסימן המבוקש לבין סימני המתנגדת, ובשאלת התחרות הבלתי הוגנת שעלול ליצור רישום הסימן המבוקש.
תחרות בלתי הוגנת
כאמור לעיל, טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום שכן דומה עד כדי להטעות לסימן הפס האחד בו עושה שימוש ובניגוד להוראות סעיף 11(6) לפקודה לפיהן:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
…
(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"
שלושה הם המרכיבים של העילה לפי סעיף 11(6) לפקודה: המוניטין של הטוען לסכנת הטעיה, הדמיון המטעה בין הסימנים (זה המבוקש מחד וזה ה"וותיק" מאידך) וחוסר תום לב בבחירת הסימן.
לעניין מבחני הדמיון המיושמים בעילה זו כבר נקבע כי דומים הם לאלה המיושמים בעילה לפי סעיף 11(9) לפקודה.
ואולם, כאשר נטען כי סכנת הטעיה של הציבור מרחפת מעל הסימן המבוקש בשל סימן אחר שלא נרשם, יש להוכיח מוניטין רב באותו סימן "וותיק".
לטענת המתנגדת, אין להבחין בין סימן החריץ לבין סימן הבליטה שכן הציבור מזהה את הסחורה מתוצרתה לפי סימן "הפס האחד", ללא הבחנה באשר לצורתו. לפיכך גם בהעדר שימוש בסימן החריץ, יש למנוע את רישום הסימן המבוקש. המבקשת טוענת מנגד כי המתנגדת לא משתמשת עוד בסימן החריץ ועל כן אין לה מוניטין בסימן זה וכי הקהל מבחין בין סימן החריץ בו עושה שימוש המבקשת לבין סימן הבליטה, בו עושה שימוש המתנגדת.
מראיות המתנגדת עולה כי המתנגדת הינה חברה מוכרת מאוד בשוק הישראלי וכי היא מייצרת ומשווקת פרופילים מישראל למעלה מ-26 שנים. מבקשת הסימן אינה חולקת על כך ואף מודה כי היקף המכירות של אקסטל עולה באופן משמעותי על היקף מכירותיה שלה. לטענת אקסטל שלא נסתרה, היא אוחזת בכ-20% משוק הפרופילים בישראל, אך אינה היצרנית הגדולה ביותר בישראל.
נפסק כי המתנגדת השכילה להוכיח כי סימן הפס האחד מזוהה בציבור הרלוונטי כמסמן את תוצרתה של המתנגדת וכי עלה בידיה להוכיח קיומו בהתאם לאמות המידה שנקבעו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פיניציה בע"מ נ' Les Verreies de Saint Gobain , פ"ד מה (3), 225 246-245)).
מראיות המתנגדת עולה כי היא עושה שימוש בסימונים של חריץ או בליטה מזה שנים רבות.
אכן צודקת המבקשת כי מרבית הפרופילים שהוצגו מסומנים בבליטה ורק מיעוטם בחריץ. ואולם נפסק כי הציבור הרלוונטי לא מבחין בין שני הסימונים ומייחס את שניהם למתנגדת. בנוסף נפסק כי קיים קושי להבחין בין סימן החריץ לסימן הבליטה ולעתים דורש הדבר חקירה ובדיקה.
נפסק כי מן הראיות עלה כי השוק מכיר את סימנה של המתנגדת ושהעובדים אינם מתמקדים בצורת הפס. על הקושי להבחין בין השקעים לבין הבליטות עמדתי בסעיפים הקודמים והעדר ההבחנה עלה גם מן החקירות.
ממכלול חומר הראיות עולה כי המתנגדת הוכיחה את המוניטין הרב שרכשה בסימן הפס האחד, דהיינו הן בסימן הבליטה והן בסימן השקע. מכאן שנותר לבחון את תום ליבה של מבקשת הרישום בבחירת סימנה.
הסיבות לבחירת הסימן על ידי המבקשת נותרו עמומות, אך חקירה ודרישה בכך מתייתרות לאור העובדה שברור כעת שיהיה ברישומו של הסימן כדי להטעות. יתרה מכך, תום הלב הנבחן הוא זה האובייקטיבי כפי שנקבע בעניין בקרדי:
"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר."(ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, פ"ד נב (3), 276, בסעיף 13 לפסק הדין)
משהוכיחה המתנגדת מוניטין רב בסימן הפס האחד, לאור הדמיון המטעה בין הסימן המבוקש לסימנה של המתנגדת, ולאחר שהוכח כי נסיבות בחירת הסימן המבוקש אינן מנותקות מן המוניטין הרב של המתנגדת בסימנה, הרי שאין הסימן המבוקש כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(6) לפקודה. מסקנה זו מתחזקת לאור הנטל המוטל על המבקשת להוכיח את כשירות הסימן לרישום גם בהליך ההתנגדות (ר' התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 170851 Orange Personal Communications Services Limited נ' גמקום בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 11.10.2009), פסקא 17 להחלטה.
טענת המתנגדת כי סימנה מוכר היטב
משנפסק כי בענייננו העילה בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה מתייתר הדיון בעילתה החלופית של ההתנגדות בהתאם לסעיף 11(13) לפקודה, דהיינו כי סימנה של המתנגדת הוא סימן מוכר היטב.
עם זאת נפסק כי המתנגדת לא הוכיחה כי סימנה כה מפורסם עד כי יכול הוא ליהנות מהגנת הסימן המוכר היטב. סימן מסחר מוכר היטב מוגדר בפקודה בסעיף 1:
""סימן מסחר מוכר היטב" – סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"
בסעיף 11(13) לפקודה נקבע כי המגבלה על רישומו של סימן מסחר בעל דמיון לסימן מסחר מוכר היטב תתקיים אף אם האחרון אינו רשום:
"(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;"
מבחני העזר לבחינת מעמדו של סימן מסחר כסימן מסחר מוכר היטב בישראל פורטו בהחלטה בעניין בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "PENTAX",PENTAX S.R.L נ'ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA , (פורסם באתר רשות הפטנטים, 3.9.2003) (להלן: "עניין Pentax"), ואלו הם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסום הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום רישום ואכיפה; מידת הייחודיות של הסימן; אופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים (שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין בסימן אינו שייך לאף אחד מהם); אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי; (ר' גם: ע"א 9191/03 V& S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ (פורסם בנבו, 19.7.2004).
מר יוסי הברמן, סמנכ"ל הכספים של המתנגדת (בתצהיר מיום 11.7.2013) העיד על היקפי ההשקעה בפרסום מטעם המתנגדת בשנים 2008-2012 שנעו בין 534 ל- 2,781 אלפי ₪. כן העיד מר הברמן על היקפי המכירות של המתנגדת בשנים 2008 – 2012 שעמדו על כ- 9,000 אלפי ק"ג בשנה.
על אף האמור ובהתבסס על אמות המידה שפורטו בעניין Pentax, אין המדובר בסימן מסחר מוכר היטב.
נפסק כי על אף שמחומר הראיות עולה כי אכן המתנגדת ומוצריה מוכרים בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי בתחום וכן מוכר סימן הפס האחד בו משתמשת, מידת הייחודיות שבו אינה רבה. בתחום בו תחום אפשרויות מוגבל לסימון, שנובע ממגבלות טכניות כגון שטח הפרופיל וסוג החריטה שתהווה בסופו של יום את הסימן, עצם קיומו של סימון כלשהו אינו ייחודי בהכרח. יתרה מכך, לאור השימוש בערבוביה של סימן השקע לצד סימן הבליטה, כאשר מרבית השימוש הינו בסימן הבליטה, קשה לייחס לסימן הפס האחד מוניטין רבים עד כדי הכתרתו כסימן מוכר היטב. זאת ועוד, נתח השוק של המתנגדת מסתכם ל-20% משוק הפרופילים בישראל. סגנית הרשם לא סברה כי היקף זה הינו מספק לצורך הגדרת הסימן כמוכר היטב.
על אף שעולה הספק לגבי היותו של סימנה של המתנגדת מוכר היטב, ניכר כי רכשו סימניה מוניטין רב בשוק הרלוונטי, בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי. על כן, לו היה נרשם הסימן המבוקש, החשש להטעיה ולתחרות בלתי הוגנת לא היה נמנע.
