ערעור על החלטות רשם הפטנטים שהוגש על ידי חברת מילניום כנגד חברת Farm Chalk. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. פסק הדין ניתן ביום 18.2.2015.העובדות: ערעור על החלטות רשם הפטנטים אסא קלינג מיום 12.3.2014, בעניין התנגדות המערערת לרישום סימן המסחר המעוצב של המשיבה, ומיום 24.7.2014, בעניין חיוב המערערת בהוצאות המשיבה בהליך ההתנגדות.
המשיבה, חברה בינלאומית שמרכז עסקיה בהונג קונג ובסין, ושמוצרי כלי הבית והמטבח שלה משווקים במדינות רבות בעולם ובישראל, הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב שבמרכזו אליפסה שבתוכה רשומות המילים – Clip Fresh ומתחת לאליפסה מופיע הכיתוב "By Farm Chalk. המערערת הגישה את התנגדותה לסימן המסחר, לטענת הסימן דומה לסימנה המעוצב "Click & fresh" , בסוג זהה.
החלטת הרשם: ביום 12.3.2014 נתן הרשם החלטתו, לפיה התנגדות המערערת נדחית מאחר שהיא לא הוכיחה דמיון מטעה בין הסימנים, ולפיכך הורה הרשם על רישום הסימן המבוקש.
בנוסף חייב הרשם את המערערת לשלם למשיבה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 80,000 ₪.
מכאן הערעור שלפנינו בו עותרת המערערת לביטול החלטות הרשם, הן לעניין דחיית התנגדותה והן לעניין ההוצאות.
תוצאות ההליך: הערעור נדחה. המערערת תישא בהוצאות המשיבה בסך 30,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
דמיון מטעה בין הסימנים
בהתאם לסעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר יש לבחון האם יש בין הסימנים דמיון שיש בו כדי להטעות. לצורך כך התפתח בפסיקה "המבחן המשולש", שמורכב מ: א. מבחן המראה והצליל; ב. מבחן סוג הטובין, חוג הלקוחות וערוצי השיווק; ג. מבחן יתר נסיבות העניין, כאשר כאן מתווסף מבחן השכל הישר.
מבחן המראה והצליל
מבחן המראה והצליל הוא המבחן העיקרי מבין השלושה. עוד נפסק כי יש להבחין בין מוצר מדף, כבעניינינו, לבין מוצר הנקנה מעבר לדלפק. במוצר מדף המבחן החזותי תופס מקום דומיננטי יותר, מאחר שהלקוח בוחר במוצר על סמך מבט עין מהיר וראשוני, ובוחר בעצמו את המוצר שניצב על המדף. לעומת זאת במוצר שנרכש מעבר לדלפק המבחן המרכזי הוא מבחן הצליל, שכן על הלקוח לנקוב בפיו בשם המוצר ועל סמך אמירתו המוכר מגיש לו את המוצר לצורך רכישה. מאחר שבעניינינו מדובר במוצר מדף, המבחן החזותי הוא המבחן המרכזי. עוד יש לזכור כי סימני שתי החברות שבנדון הם מעוצבים, כך שההגנה שניתנה ברישום של סימן המערערת, וההגנה שמבוקש שתינתן לסימן המשיבה, הם לעיצוב ספציפי. בעניינינו הבידול החזותי שבין הסימנים בולט לעין, כך שלמרות שיש דמיון רב בצליל של הסימנים המבוקשים, הרי שהבידול הבולט מבחינה חזותית מונע את ההטעיה. מהפן החזותי הרכיב הדומיננטי שבמוקד סימנה של המשיבה הוא האליפסה שמקיפה את כל הכיתוב. נוסף על כך ישנו כיתוב מתחת לאליפסה בסימן המבוקש שמחזק את הבידול בסימני שתי החברות. אומנם המערערת טענה שבפועל המשיבה לא נוהגת להטביע על מוצריה גם את הכיתוב שמתחת לאליפסה, אך לדיון כעת עומדת רק התנגדותה של המערערת לרישום סימן המשיבה בפנקס סימני המסחר. זהו הסעד שנתבקש ע"י המערערת ואלו גדרי התיק דנן, מבחינת סוג ההליך ומבחינת טענות הצדדים, כך שבהתאם לכך עלינו לבחון את הסימנים כפי שהוגשו לרישום. סוגיית ההפרות הנטענות אין מקומה כאן.
נפסק כי אומנם קיים דמיון רב בצליל של הסימנים ובמשמעות, אך כפי שנפסק, יש לבחון את הסימנים כמכלול כאשר בוחנים את הדמיון המטעה שבין הסימנים.
לפיכך, לאור בחינת הסימנים כמכלול, יש לקחת בחשבון את הבידול הוויזואלי הבולט בין הסימנים, שכולל, בין היתר, הן את האליפסה הדומיננטית שמקיפה את הכיתוב הדומה, והן את הכיתוב הנוסף והשונה, שמופיע מתחת לאליפסה.
הודעת הסתלקות
לעניין הצליל, נפסק כי יש לתת משקל מיוחד להסתלקותה של המערערת מהמילים שמרכיבות את סימנה.
בנסח סימן המסחר של המערערת צויין: "רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים click ו – fresh, אלא בהרכב הסימן".
ויתור זה הוא בהתאם לסעיף 21(א) לפקודה הקובע: "היה סימן מסחר מכיל דבר המקובל באותו מסחר או דבר שאינו בעל אופי מבחין מבחינה אחרת, וראו הרשם או בית המשפט העליון שאין בעל הסימן זכאי לשימוש ייחודי בדבר האמור או במקצתו, רשאים הם, בבואם להחליט אם יירשם הסימן או אם יישאר רשום בפנקס, לדרוש לשם כך שבעל הסימן יוותר על הזכות לשימוש ייחודי באותו דבר או יוותר ויתור אחר הנחוץ לדעתם לשם קביעת זכויותיו לפי הרישום".
זהו שיקול שאכן הרשם צריך היה להביאו בחשבון לצורך גיבוש מסקנתו.
לשיטת המערערת, הודעת ההסתלקות שלה לא פותרת את בעיית הדמיון המטעה שיצרה המשיבה בסימנה הדומה. לטענתה, במסגרת בחינת ההטעיה יש לקחת בחשבון גם את צליל המילים הדומה מאד, וגם את הדמיון שבמשמעות המילים. נפסק כי אכן צודקת המערערת כי עדיין יש לבחון, לעניין ההטעיה, גם את הצליל ואת משמעות המלים. עם זאת, כאשר מוגשת הודעת הסתלקות מהמילים click ו – fresh, המערערת אינה זכאית למונופול על מילים אלו, על צלילן ועל משמעותן.
מבחן סוג הטובין, חוג הלקוחות וערוצי השיווק
בעניין מבחן סוג הטובין חוג הלקוחות וערוצי השיווק, אין חולק שאכן יש זהות ברכיבים אלו. סוג הטובין הוא קופסא לאחסון מזון, חוג הלקוחות זהה, וערוצי השיווק זהים – רשתות שיווק בארץ ובחו"ל. הרשם קבע כי יש לתת משקל נמוך למבחן זה בהתחשב בתוצאות יתר המבחנים. נפסק כי אין שגיאה בקביעתו זו של הרשם, שכן נפסק כי המשקל שיש לתת לכל אחד מהמבחנים משתנה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה, ובמסגרת מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר נכנסים שיקולים רבים ומגוונים, וכן מאפייניו הייחודיים של כל מקרה ומקרה.
המערערת והמשיבה אינן החברות היחידות המשווקות מכלי אחסון, בשוק יש יצרנים ומוצרים מגוונים מסוג זה והבחירה אינה רק בין מוצרי הצדדים כאן. חזקה על מי שמעוניין בחברה מסויימת דווקא, שיטרח ויבדוק את סימנה, במיוחד בהתחשב במבחר הרב המצוי בשוק.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
הרשם ציין בהחלטתו, כי המשיבה הוכיחה משלל דוגמאות של מוצרים דומים המיוצרים ע"י חברות אחרות, כי המלים click ו – fresh מקובלות במוצרים אלה. עוד ציין הרשם כי המילים click ו – fresh מתארות את המוצר ואת השימוש בו, ומכאן חולשתן בבידול המוצר, וזכאותן להגנה נחלשת. נתונים אלה בעלי משקל ומצטרפים לצבר הנסיבות הייחודי שתומך דחיית התנגדות המערערת לרישום סימנה של המשיבה.
עוד טענה המערערת כי המשיבה משתמשת במסר הרעיוני שבסימנה. נפסק כי סימן מסחר הזוכה להגנה על הרעיון הוא סימן שמבטא חידוש אומנותי קונספטואלי. דהיינו היה על המערערת להוכיח כי היא זו שיצרה בתודעת ציבור הצרכנים את הקשר המקורי שבין המוצר לסימן המבוקש. כך לדוגמא, הקשר המקורי שיצרה חברה מסויימת בין דמות היונה עם מוצרי טיפוח והיגיינה כפי שנדון ב – ע"א 8461/04 Unilever Plc. נ' אלי שגב (לא פורסם, [פורסם בנבו], מיום 23.8.2006). שם הכיר ע"י ביהמ"ש העליון בדמיון מטעה בין שני סימנים לסבון רחצה, שבמרכזם דמות היונה. לעומת זאת בענייננו עסקינן בתיאור של המוצר ודרך השימוש בו – קופסא הנסגרת בקליק, לצורך שמירת הטריות. בשוק, אכן קיימים מוצרים דומים של קופסאות האחסון, שמיוצרים ע"י חברות אחרות, וגם עליהם מופיע סימון במילים click ו – fresh.
הגנה חלשה לסימן תיאורי
הלכה פסוקה היא כי מילים תיאוריות אינן זכאיות לקבל הגנה אלא במקרים חריגים.
סימנה של המערערת"Click & fresh" הוא תיאורי באופן דומה לסימן המסחר "Coffee To Go" שביהמ"ש העליון קבע שהוא תיאורי ולכן אישר את החלטת הרשם למחוק סימן זה מהפנקס. ראו: ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד (לא פורסם, [פורסם בנבו], מיום 15.4.2007). באותה פרשה נקבע כי משמעות הסימן "Coffee To Go" הוא – קפה שניתן לקחת וללכת, תיאור של המוצר, ולפיכך נקבע כי אין החברה זכאית להגנה בגין סימן זה.
המקרים החריגים בהם בכל זאת יתאפשר לקבל מונופול על מילים תיאוריות, הם כאשר בעל הסימן מוכיח שמילים אלו רכשו בתודעת הציבור אופי מבחין, כך שהציבור מקשר את בעלת הסימן עם מוצרים הנושאים את הסימן שכולל את המילים התיאוריות הללו. בעניינינו קבע הרשם כי המערערת לא הוכיחה שהטביעה במוחם של הצרכנים והציבור הרחב את הקשר שבין מילים תיאוריות אלה, לבין המוצר הייחודי שלה. קביעה זו מקובלת עלי והמערערת לא הראתה טעם מספיק להתערב בה.
היקף מונופול לבעל סימן המסחר – המישור החוקתי
למכלול השיקולים שפורטו לעיל, יש לצרף גם את השיקול החוקתי, שלא להעניק מונופול גורף מדי לבעל סימן המסחר, המערערת בעניינינו, שכן יש בכך כדי לפגוע בחופש העיסוק ובחופש התחרות.
תום לב
באשר לטענת המערערת, כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב, כאשר שנים לאחר שהמערערת רשמה את סימנה, ביקשה המשיבה לרשום סימן על שמה תוך חיקוי ברור שיוצר דמיון מטעה לסימנה שלה, הרי שנפסק כי חיקוי וכוונה להטעות לא בהכרח יוצרים הטעיה שמחייבת את פסילת הסימן לרישום.
ואכן, כפי שהוסבר לעיל, המלים Clip ו – Fresh בסימן של המשיבה באו לתאר את תכונותיו של המוצר, ומטרתם למשוך לקוחות למוצר בשל תכונות אלה. זאת בדומה למספר מוצרים דומים של חברות אחרות שהשתמשו במילים דומות למוצריהן כדי למשוך לקוחות למוצריהם בשל תכונות אלה. לא הוכח כי השימוש בתכונות המוצר נועד במכוון להטעות לקוחות לחשוב שהם רוכשים את המוצר של המערערת.
תחרות בלתי הוגנת במסחר והטעיית הציבור (סע' 11(6) לפקודה)
הרשם קבע כי המערערת אף לא הוכיחה את פסלות הסימן המבוקש לפי סע' 11(6) לפקודה בשל תחרות בלתי הוגנת במסחר והטעיית הציבור. לפי סע' זה על המערערת היה להוכיח כי סימנה רכש מוניטין וכי סימן המשיבה מתיימר להיבנות ממוניטין המערערת. הרשם קבע כי, המערערת לא הביאה מספיק נתונים להוכיח שימוש נרחב וממושך במוצריה הנושאים את סימנה בישראל. זאת למרות שהמערערת הגישה סימנה לרישום בשנת 2007, לפני המועד בשנת 2009 שבו לטענת המשיבה היא החלה להשתמש בסימנה המבוקש שהוגש לרישום בשנת 2010, עוד קבע הרשם כי המערערת לא הוכיחה כי שימוש נרחב זה הביא את הציבור לזהות את המוצרים עם המערערת דווקא, ולא עם המשיבה.
נפסק כי האסמכתאות שצירפה המערערת לפרסום מיתוג ומכירות של מוצריה אינן מוכיחות עדיפות של המערערת ביצירת מוניטין על פני המשיבה, או על פני חברות מתחרות אחרות, שמייצרות אף הן מוצר דומה עם סימן מסחר המכיל מילים דומות לסימנים שבנדון כפי שהציגה המשיבה. לא זו אף זו, על מנת שסימן המשיבה ייבנה ממוניטין המערערת עליו להיות דומה עד כדי להטעות לסימן המערערת, וכפי שפורט לעיל אין דמיון מטעה בין הסימנים. לפיכך בית המשפט לא ראה לנכון להתערב במסקנת הרשם גם באשר לעילה זו.
