ערעור שהוגש על ידי חברת מעדני הצפון כנגד יהודה גואטה וחברת סופר זול בן גוריון. הערעור נדון בבית המשפט העליון, בפני הרכב השופטים השופט א' רובינשטיין, השופט י' עמית, השופט צ' זילברטל. ביום 16.6.2013 ניתן פסק הדין בתיק.
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב בת"א 2817/07 שניתן ביום 05.09.2011 על ידי כבוד השופט א' זמיר.
העובדות: המערערת היא הבעלים של בית עסק "סופר באבא" והמשיבים הקימו בבניין הצמוד לנכס סופרמרקט בשם "סופר באבא" בצירוף המילים "הגדול המקורי".
המערערת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר וכן את התביעה מושא הערעור דנן. בהמשך הבקשה לרישום סימן המסחר התקבלה בעוד התביעה תלויה ועומדת.
תביעתה של המערערת החלה את דרכה כתביעה בעילה של גניבת עין, ובהמשך נתווספה לה עילה של הפרת סימן מסחר, בעקבות רישום סימן המסחר "סופר באבא".
פסק דינו של בית משפט קמא: בית המשפט המחוזי קיבל את טענת המערערת כי הבעלות במוניטין של העסק ובשם המסחרי "סופר באבא" היא של המערערת.
בית המשפט המחוזי קבע כי בדומה למילה "שמש", גם הביטוי "באבא" אינו שרירותי, אלא בעל "ניחוח אוניברסאלי".
בנוסף נפסק כי במהלך עשר השנים שקדמו להגשת התביעה המערערת לא עשתה שימוש כלשהו בשם המסחרי, לא בעצמה ולא באמצעות מי מטעמה. אי לכך, נקבע כי לא עלה בידי המערערת להראות זיקה מספקת לשם או למוניטין.
תוצאות ההליך: בית המשפט קיבל את הערעור בעילה של הפרת סימן מסחר ודחה את ערעור בעילה של גניבת עין.
ניתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבים או מי מטעמם, לעשות שימוש בשם "סופר באבא" או "סופר-מרקט באבא" ביחס לסוג השירותים לגביהם נרשם הסימן. על מנת ליתן למשיבים זמן להתארגן, הצו ייכנס לתוקפו תוך 30 יום מיום מתן פסק דיננו.
בית המשפט הורה על החזרת התיק לבית משפט המחוזי על מנת שיבחן את טענת המערערת לנזקים או לכל סעד אחר.
בנוסף נפסק כי המשיבים ישאו בשכר טרחת עורכי דינה של המערערת בסך 50,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
זכות לתביעה בגין עילת גניבת עין
מפסק דינו של בית משפט קמא עולה כי העסק "סופר באבא" רכש לו מוניטין בקרב קהל הלקוחות וכי הבעלות במוניטין היא של המערערת. אילו עצרנו הילוכנו בנקודה זו, דומה כי היה מקום לקבל את התביעה בעילה של גניבת עין, באשר לא יכולה להיות מחלוקת של ממש כי השימוש של המשיבים בשם זהה "סופר באבא", עבור מרכול/סופרמרקט שהחלו להפעיל בצמוד ל"סופר באבא" המקורי, מעורר הרבה יותר מחשש סביר להטעיית הלקוחות.
אלא שבהמשך הדרך, ובסתירה למסקנתו כי הבעלות במוניטין היא של המערערת, הגיע בית משפט קמא למסקנה כי לא הוכחה זיקה בין המערערת לבין העסק "סופר באבא". ואכן, בהתחשב בכך שהעסק "סופר באבא" הופעל על ידי השוכרת, חברת ראובני, בעוד שלפני כן לא הופעל סופרמרקט/מרכול במקום על ידי המערערת, נראית יותר המסקנה כי הבעלות במוניטין העסק "סופר באבא" היא של חברת ראובני, ומכאן היעדר הזיקה שבין המערערת לבין המוניטין של העסק.
במצב דברים זה, ניתן היה לצפות כי התביעה, שהוגשה מלכתחילה אך בעוולה של גניבת עין, תוגש על ידי חברת ראובני, ולמיצער, על ידי המערערת וחברת ראובני יחדיו, באשר המוניטין בעסק סופר באבא שייך מן הסתם למי משתיהן. לא כך נעשה, והתביעה הוגשה על ידי המערערת בלבד. הסיבה לכך לא נתבררה ואין לי אלא להניח, כי מאחר שראובני וגואטה הם בעלי המניות בחלקים שווים בחברת ראובני, נוצר "מבוי סתום" שלא אפשר הגשת תביעה בשם חברת ראובני. כאמור, גואטה-המשיב פרש מחברת ראובני והקים את החברה-המשיבה המפעילה כיום את העסק המתחרה בסמוך, אף הוא תחת השם "סופר באבא".
עיקרו של דבר, כי בהיעדר תביעה מצד חברת ראובני, ומשנקבע כי המערערת-המשכירה לא הוכיחה את זיקתה למוניטין של העסק "סופר באבא", נשמטה העילה של גניבת עין.
תוקפו של רישום סימן המסחר
סעיף 64 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה) אמנם קובע כי רישומו של סימן מסחר מהווה אך ראיה לכאורה לתוקפו, כך שעצם הרישום אינו מונע בעד המשיבים מלהעלות השגות באשר לתוקף הרישום, כטענת הגנה לתביעת ההפרה שהוגשה כנגדם. ברם, אין פירוש הדבר כי הרישום נטול נפקות, וברי כי לעצם הרישום השלכות במישור הראייתי. כך, עובר לרישום הסימן, הנטל להראות כי הסימן כשיר לרישום מוטל על מבקש הרישום. בשלב זה, רשאי כל המעוניין להגיש התנגדות לרישום סימן המסחר (סעיף 24 לפקודה) ונטל השכנוע רובץ לפתחו של מבקש הרישום.
לעומת זאת, משעה שנרשם הסימן, נקודת המוצא היא כי הסימן עומד בתוקפו, וצד הטוען אחרת, כגון נתבע בתביעת הפרה או צד שנפגע המעוניין להביא למחיקת הסימן מהמרשם, הם הנושאים בנטל להראות כי הסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה או כי מתקיימת עילה למחיקתו.
ובקיצור, משעה שנרשם הסימן, כבמקרה דנן, נטל השכנוע בדבר אי כשירות הסימן להירשם רובץ על המשיבים.
ככל שהמשיבים סברו בעת שהוגשה נגדם התביעה כי הסימן אינו כשיר לרישום. דרך המלך מבחינת המשיבים היתה לפעול נגד רישום סימן המסחר באמצעות הגשת התנגדות לרשם סימני המסחר ואולם, בסופו של יום, מסיבה שלא הובררה, המשיבים נמנעו מלהגיש התנגדות, והסימן אושר לרישום. כאמור, לתוצאה זו השלכות במישור הראייתי, באשר הנטל להוכיח את אי כשירות הסימן רובץ כעת לפתחם של המשיבים.
כשירות השם "באבא" להירשם כסימן מסחר
ארבע הקטגוריות משמשות לסיווג שמות מסחריים בהתאם למידת ההגנה הניתנת להם:
א. שמות גנריים – אשר אינם כשירים לרישום;
ב. שמות תיאוריים – הזוכים להגנה במקרים נדירים כאשר הם גיבשו אופי מבחין ומשמעות משנית;
ג. שמות מרמזים – הזוכים להגנה מוגברת;
ד. ושמות שרירותיים – הזוכים להגנה הרחבה ביותר.
בית משפט המחוזי קבע כי המילה "באבא" היא "שורשית-אוניברסאלית" באופן השולל את כשירותה להירשם כסימן מסחר, וכתימוכין למסקנתו הזכיר בית משפט קמא את המילים "שמש" ו"תירוש" אשר נדונו בפסיקה.
בית המשפט העליון לא קיבל את החלטת בית המשפט המחוזי וקבע כי הסימן כשיר להירשם כסימן מסחר בית המשפט העליון הבהיר כי:
בעניין אגודת הכורמים אליו הפנה בית משפט המחוזי, נדונה שאלת כשירותו של השם "תירוש" להירשם כסימן מסחר עבור מיץ ענבים. מסקנתו הנחרצת של בית המשפט היתה כי "המילה 'תירוש' היא מילה 'חיה' שזוכה לשימוש בעברית המדוברת לציון טובין שהוא מיץ ענבים טבעי. דהיינו, נקבע כי המילה "תירוש" היא שם תיאורי ביחס לטובין הרלוונטיים. לא כך בענייננו, באשר המילה "באבא" אינה, מעצם הגדרתה, בעלת אופי תיאורי לגבי עסק כגון מרכול.
מוסיף בית המשפט העליון כי נסיבותיו של עניין ג.ו.פ (שמש) שונות במקצת, ולכאורה דומות מעט יותר למקרה שלפנינו. באותו מקרה הוגשה תביעה של בעל מסעדות בשם "שמש" (אשר אף רשם סימני מסחר בשם "מטעמי שמש" ו"שווארמה שמש") נגד אחרים שהפעילו אף הם מסעדה בשם "מסעדת שמש".
שם נפסק כי ככלל, מידת תיאוריות של מילה נבחנת על פי ההקשר המדובר, כך שמילה המתקשרת באופן ספציפי עם תחום מסוים לא תיחשב תיאורית לגבי טובין מתחום אחר. עם זאת, השופט גרוניס הוסיף כי יש שמות בעלי "ניחוח אוניברסאלי" לגביהם הנטייה היא שלא לאפשר לאדם לנכסם לעצמו, כגון המילה "זהב" אשר משמשת לרוב לתיאור סחורה באיכות גבוהה ולאו דוקא לציון היסוד הכימי המתכתי. באשר למילה "שמש", אמר השופט גרוניס את הדברים הבאים:
"באשר למילה 'שמש', הרי זו אינה משמשת רק לצורך זיהויו של גרם השמים סביבו אנו חגים. מדובר במילה אשר מקושרות לה גם משמעויות שונות, כגון שמחה, מרכזיות, בהירות וכדומה. אמת, בשונה מהמילה 'זהב', אין זה נהוג לעשות שימוש שגרתי במילה 'שמש' לתיאור איכות או טיב. על כן, קשה יותר לקבוע כי מילה זו נחשבת תמיד לשם תיאורי. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שמדובר במילה שיש לה משמעות אוניברסלית. שאלה היא מה טיב ההגנה שניתן לזכות לה עבור שם מסוג זה. אין מקום להכריע בשאלה זו בשלב הנוכחי, בו עוסקים אנו בסוגיית הסעד הזמני, ובה בלבד. עם זאת, לקשיים הכרוכים במתן הגנה על המילה 'שֶמֶש' יש ליתן משקל כאשר עוסקים אנו בשאלת היקפו של הצו הזמני" (סעיף 5 לפסק הדין).
בענייננו קבע בית המשפט העליון כי הוא אינו סבור שיש להקיש מדברי השופט גרוניס בעניין ג.ו.פ לדינה של המילה "באבא" בנסיבות המקרה שלפנינו. ראשית, כפי שציין השופט גרוניס, מידת תיאוריות של מילה נבחנת על פי ההקשר הרלוונטי – קרי סוג הטובין או השירות המדובר. אי לכך, טענת המשיבים כי המילה "באבא" שגורה בעברית לצורך כינויים כגון "באבא סאלי", לא הופכת אותה לתיאורית במידה השוללת את כשירותה להירשם כסימן בקשר לעסק כגון מרכול.
במילים אחרות, בשונה מהמילה "זהב" שהיא שם תיאורי המשמש לתיאור איכות סחורה מכל מין וסוג, קשה לטעון כי המילה "באבא" היא תיאורית לגבי כל סוג של טובין, ובוודאי שלא לגבי עסקי הסופרמרקטים או כל עסק אחר. לכן, לא סבר בית המשפט כי יש מניעה לרישום סימן מסחרי בנוסח "סופר באבא", "רהיטי באבא", "מוסך באבא, "פיצוחי באבא" וכיו"ב סוגי עסקים.
המילה "באבא" בשפה הערבית אינה מתארת מרכול ואף לא תכונה של מרכול. בהעדר זיקה כלשהי לסוג הטובין או השירות המדוברים, אין לומר כי השם הוא תיאורי במידה השוללת את כשירותו להירשם כסימן מסחר.
למי הבעלות בסימן המסחר
הטענה כי ככל שקיימות זכויות הן שייכות לג'מיל ולא למערערת, אינה רלוונטית לעילה של הפרת סימן מסחר, באשר הסימן נרשם על שם המערערת, ואילו ג'מיל עצמו כלל לא טען לבעלות בסימן, נהפוך הוא, ג'מיל טען בתצהירו שהסימן נרשם כדין. הוא הדין לגבי הטענה בדבר העדר זיקה בין המוניטין לבין המערערת, וכן לגבי הטענה כי הקשר בין המערערת לבין השם המסחרי נותק בשנת 1995 – שהרי כפי שצוין, יסוד המוניטין אינו תנאי הכרחי לרישום סימן מסחר.
סיכומו של דבר, שהשם "באבא" אינו שם גנרי ואינו בעל "ניחוח אוניברסאלי" במידה כזו אשר הופכת אותו לבלתי כשיר לרישום. מנגד, לא נטען ולא עלה בידי המשיבים לבסס עילה אחרת בדבר אי כשירות הסימן לרישום, כך שתוקפו של הסימן בעינו עומד על כל ההשלכות הנלוות לכך.
