בקשה לרישומו של סימן מסחר מספר AFRIN"", שהוגש לרישום על ידי חברתMSD International Holdings GmbH. הבקשה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 22.8.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
עובדות: הסימן המבוקש נבחן על ידי מחלקת סימני המסחר ונמצא כבלתי כשיר לרישום לאור דמיון לסימן אשר כבר רשום בפנקס "EPHRINE – אפרין". בעקבות סירוב המחלקה הגישה המבקשת בקשה להשמיע טענותיה בפני הרשם.
בתחילה דחה הרשם את הבקשה לרישום. על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הערעור התקבל (עש"א 48527-02-11) והחלטת הרשם בוטלה מאחר שהתברר שהמערערת ביקשה להביא ראיות נוספות לביסוס עמדתה בתמיכה לבקשת הרישום. הדיון הוחזר אל רשם סימני המסחר על מנת שיאפשר למבקשת להביא בפניו ראיות נוספות, הן אלה שהגשתן התבקשה בשלב הערעור והן כל ראיה נוספת, לאחריהן ייתן הרשם החלטה מחודשת.
נפסק: הבקשה התקבלה, הרשם הורה כי הסימן ירשם. למרות הדמיון הרב בצליל בין הסימנים, נפסק כי לאור ההבדלים שבציבור הלקוחות השונים ולאור יתר נסיבות העניין הסימן מתקבל.
נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:
בחינת דמיון בין הסימנים
ה"מבחן המשולש" כפי שנקבע בפסיקה, הוא המבחן המשמש להכרעה בשאלת קיומו של דמיון בין סימנים העלול לגרום להטעיה. מבחן זה כולל מספר מבחני משנה: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות, מבחן יתר נסיבות העניין וכן מבחן השכל הישר.
מבחן המראה והצליל
הוא המבחן המרכזי מבין שלושת המבחנים הנ"ל. ההכרעה בשאלה האם הדמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני של הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
באשר למבחן המראה, כאשר נבחנים הסימנים זה מול זה על גבי האריזות, הרי שיש שוני במראה ביניהם. הסימן המצוטט נכתב בגופן שונה מהסימן המבוקש ותופס מקום קטן מאוד על גבי האריזה, לעומת הסימן המבוקש שנכתב בגופן בולט וגדול התופס מקום נרחב על גבי האריזות. כך שגם אם הצרכן אינו מחזיק בידו את המוצרים זה לצד זה, סביר להניח כי יזכור את ההבדל ביניהם.
באשר למבחן הצליל, נפסק כי אופן הגיית שם התכשיר בשני הסימנים הינו דומה עד כדי הטעיה.
מבחן סוג הסחורות והלקוחות
הן הסימן המבוקש והן הסימן המצוטט הוגשו לרישום תחת סוג 5 כאשר פרטת הסחורות היא שונה. הסימן המבוקש נרשם כתכשיר לטיפול בגודש באף ואילו הסימן המצוטט נרשם כתכשיר לטיפול בעיניים.
המוצר נושא הסימן המבוקש נמכר ללא מרשם רופא, לעומת מוצרים נושאי הסימן המצוטט הנמכרים באמצעות מרשם בלבד.
נפסק כי כאשר מדובר בציבור לקוחות מקצועי (רוקחים) אשר ימנע מלטעות בין טיפות העיניים ובין טיפות האף – החשש להטעיה קטן.
מבחן יתר נסיבות העניין: מוצרים רפואיים
בהחלטה הקודמת הושם הדגש על העובדה כי מדובר בתכשיר רפואי, ובשעה שעולה חשש לבלבול בתחום התרופות, בקרב קהל הצרכנים, על הרשם להקפיד הקפדת יתר בבחינת "בית שמאי" בפסיקותיו.
למרות האמור בהחלטה הקודמת נפסק כי המוצר הנושא את הסימן המצוטט אינו נרכש על-ידי הצרכן הסופי, אשר עלול להתבלבל בין מוצרים בעלי סימנים הדומים בחזותם, כשהוא ניגש למדף ומבקש לרכוש את המוצר, או בין מוצרים בעלי סימנים הדומים בהגייתם, כשהוא ניגש אל המוכר (הרוקח) ומבקש בפיו לרכוש את המוצר.
