תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ונדונה בפני השופטת תמר אברהמי. ביום 20.1.2019 ניתן פסק הדין בתיק.
התובעות: חברת Studex וחברת אלורו בע"מ.
הנתבעים: תכשיטי דניאל וליליאן בע"מ ועמיעד דניאל.
התובעים ייצגו על ידי עו"ד אלון נוריאלי, הנתבעים ייוצגו על ידי עורך דין יוסי מרקוביץ.
עובדות: תביעה הנוגעת ליבוא, שיווק ומכירה של מכשיר לניקוב חורים באוזניים המכונה "system 75". לטענת התובעות, הנתבעים מייבאים, משווקים ומוכרים זיופים של מוצר התובעות, ובהתנהלותם פוגעים בזכויות ובמוניטין התובעות. לשיטת התובעות, עומדות לזכותן כלפי הנתבעים עילות לפי דיני זכויות יוצרים, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט ועילות שונות מדיני הנזיקין. התובעות עותרות לסעדים שונים ובהם צו מניעה, מתן חשבונות, צו עשה להעברת מוצרים שהם לשיטתן מוצרים מפרים וכן סעד כספי.
טענת ההגנה העיקרית של הנתבעים היא כי התובעות מנסות לקבל שלא כדין מונופולין בלתי מוגבל. בין השאר מציינים וטוענים הנתבעים כי לא נרשם פטנט או מדגם בישראל לגבי המוצר; כי גם לו היה נרשם – היו הזכויות לפיו כבר פוקעות; בנוסף נטען כי בהתאם לסעיף 7 לחוק זכות יוצרים, אין הגנת זכויות יוצרים למוצר הכשיר לרישום כמדגם; וכי בהינתן סוגיות כגון אלה, אין מקום למתן הגנה למוצר התובעות בדרך של עילות אחרות, הגנה שתאפשר איגוף של דיני הקנין הרוחני.
תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. נפסק כי התובעים לא יוכלו לקבל הגנה על מוצר שהיה כשיר לרישום כמדגם או פטנט ולא נרשם. בנוסף נקבע כי אין במוצר מוניטין המצדיק את התגבשות עוולת גניבת עין.
בנוסף, בית המשפט פסק לטובת הנתבעים הוצאות ושכ"ט בסך של 90,000 ₪ (ב"כ הנתבעים ביקש פסיקת הוצאות ריאליות בהיקף של 450,000 ₪ ואולם בקשתו זו לא התקבלה).
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
זכויות יוצרים במכשיר לניקוב חורים באוזניים
סעיף 4 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 קובע כי "זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:… יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי;…".
נפסק כי למוצר בענייננו אין לא חלופה רלוונטית בסעיף 4 לחוק זכות יוצרים: קרי, האם עסקינן ביצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית.
על כן, נפסק כי אין לחוק זכות יוצרים רלוונטיות להגנה על מוצר כמו זה שבבסיס התובענה.
משמעות אי רישום פטנט
נפסק כי אמצאה שבבסיס מוצר אכן יכולה להיות מוגנת כפטנט במקרים המתאימים לכך. סע' 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים") קובע כי כשירות לפטנט תהא לאמצאה, "בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית".
בית המשפט מזכיר כי התובעת 1 פעלה מאז שנות ה-90 לקבלת הגנת פטנט במדינות שונות ואולם לא במדינת ישראל.
על כן נפסק כי התובעות בחרו שלא לפעול לקבלת הגנת פטנט בישראל ובהתאם הן אינן תובעות על הפרת פטנט. גם לו היה המוצר מקבל הגנת פטנט בישראל, יתכן שזו כבר היתה פוקעת, כפי שפקעה במדינות אחרות.
משמעות אי רישום מדגם או עיצוב
סע' 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובעת כי:
""מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;"
על כן מסיק בית המשפט כי ההגנה הרלוונטית לעיצוב המוצר נשוא תובענה זו היא הגנת המדגם.
בית המשפט מזכיר כי בחודש אוגוסט 2018 נכנס לתוקף חוק העיצובים, תשע"ז – 2017. חוק זה עושה שימוש במונח "עיצובים", חלף "מדגמים", תוך שצוין בדברי ההסבר להצעת החוק כי בשינוי המונחים ממדגמים לעיצובים, אין כדי לשנות מהמהות וכי ההתייחסות לדיני עיצובים "שקולה לחלוטין" לדיני מדגמים כלשון פקודת המדגמים. חוק העיצובים קובע כי "לא תהיה זכות בעיצוב, אלא לפי הוראות חוק זה", והמונח "עיצוב" מוגדר בו כך: "מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים".
נפסק כי דיני המדגמים מגנים על הצורה עצמה ונועדו לחול במיוחד בתחום התעשייתי, שהוא תחום בו יש חשיבות להגנה רחבה על צורה כצורה ולא על הצורה כביטוי (ע"א 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, פ"ד מח(4) 133 (12.9.2010), בעמ' 187).
"המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה" (ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702 (8.5.2003), בעמ' 709). ההגנה נועדה "להגן על צורתם המיוחדת של מוצרים העונה על דרישת משיכת העין, ונשללת ממוצרים שצורתם פונקציונלית בלבד" (ע"א 1248/15 Fisher Price Inc. נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ [פורסם בנבו] (31.08.2017) (להלן: "ענין פישר פרייס"), סע' לא).
בית המשפט מבהיר כי לא נרשם בישראל מדגם למוצר והתובעות ציינו כי אינן טוענות להפרת מדגם.
אין הגנת זכות יוצרים במוצר הכשיר לרישום כמדגם
בית המשפט מפנה לעניין זה גם אל הוראות סעיף 7 לחוק זכות יוצרים, אשר קובעות במפורש כי "לא תהא זכות יוצרים במדגם כהגדרתו בפקודת הפטנטים והמדגמים או בעיצוב כהגדרתו בחוק העיצובים, התשע"ז-2017, אלא אם כן המדגם או העיצוב אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי". הוראה דומה נכללה בסעיף 22 לחוק זכות יוצרים 1911 שקדם לחוק הנוכחי.
נפסק כי אין זה משנה אם המדגם (או העיצוב) נרשם או לא נרשם. כאשר מוצר נופל בגדרה של הגדרת מדגם (או עיצוב), לא תהא בו זכות יוצרים (ענין פישר פרייס, סע' לה', מא'). נפסק כי במקרה שלפנינו אין רלוונטיות לחריג שבסיפא סע' 7, בהינתן השימוש התעשייתי הנרחב.
על כן פסק בית המשפט כי בשים לב לאמור, נדחות הטענות להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכות מוסרית, סע' 46-45 לחוק זכות יוצרים).
עוולת גניבת עין
סעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 קובע: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
לצורך ביסוסה של עילת גניבת עין יש להוכיח שני יסודות מצטברים: קיום מוניטין וחשש להטעיית הציבור כי הנכס (או השירות) שמציע הנתבע הוא למעשה נכס (או שירות) של התובע.
גניבת עין היא עוולה שנועדה להגן על תובע מפני פגיעה בזכות קניינית במוניטין. בשונה מדיני סימני מסחר למשל, אין מדובר בעוולה שנועדה להגן על הצרכן מפני תחרות לא הוגנת (למשל ע"א 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל [פורסם בנבו] (30.4.2017)).
התנאי הראשון הוא אפוא להוכיח את אותו מוניטין המהווה קניין עליו נועדה העוולה להגן. זהו "יסוד מכונן של העוולה" אשר ההגנה על המוניטין "היא-היא תכליתה" (ענין אורט, סע' 20). בהעדר הוכחת מוניטין, תביעה בעילת גניבת עין תדחה מבלי לבחון האם קיים חשש להטעייה (ר' למשל גם: ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933 (23.5.2001), בעמ' 942; ענין פניציה, עמ' 232-231).
הוכחת מוניטין וסקר צרכנים
על מנת לבסס מוניטין לצורך עוולת גניבת עין, על תובע להראות ש"בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורותיו של התובע" (ענין אנג'ל, סע' 10). אין הכרח שזהותו של התובע תהיה ידועה לצרכן; די בכך שהוא סבור כי הוא קונה מוצר מתוצרת מסויימת (תהא זהות העומד מאחוריה אשר תהא) בעוד לנוכח העוולה, הוא עלול לרכוש מוצר מתוצרת אחרת (שם, סע' 21).
בית המשפט קובע כי לצורך הוכחת מוניטין הגישו התובעות את חוות דעתו של מר ביבליוביץ, אשר מבצע סקרים וביצע סקר עבור התובעות וקובע כי סקר צרכנים הוא אכן דרך מקובלת להוכחת מוניטין.
נפסק כי עיון בחוות הדעת ובחקירה הנגדית של העד מעלה כי הסקר שנערך עבור התובעות אינו בודק האם הקהל התרגל לקשר את המוצר עם מקור מסוים (התובעות או מי מהן). חלף זאת, בדק הסוקר – לפי הנחיית התובעות – את רמת ה"זכירוּת" של שמות של התובעות.
במסגרת החקירה אמר העד כי לא היה ניתן לשים את שני המוצרים (של התובעות ושל הנתבעים) זה לצד זה לאור זהותם וחשש להטעייה. נפסק כי אמירה זו אינה רלוונטית. לצורך ביסוס מוניטין לענין עוולת גניבת עין יש לראות האם מבוצע קישור בין המוצר לבין מקור מסוים. לשם ביסוס קישור שכזה, ניתן היה להציג מוצר אחד בלבד ולבדוק קישור בינו לבין מקור מסוים.
העד לא נטל את המוצר (או תמונתו) ולא שאל את הנסקרים: מהו המוצר, למי המוצר שייך, מי מוכר אותו, וכדומה. כאשר הוצב בפני העד כי בדיקה כזו היתה יכולה ללמד על מידת הזיהוי – ככל שיש – בין המוצר לבין חברה מסויימת, אמר העד מפורשות כי לפי מיטב נסיונו, "אנשים לא זוכרים ולא יודעים לשייך את המוצר הפיזי במיוחד כשהוא זהה למוצרים אחרים בשוק, לחברה זו או אחרת". נפסק כי עדות כזו אינה מבססת קיומו של מוניטין מהסוג הנדרש לצורך הוכחת עוולת גניבת עין.
העד ציין כי אנשים ידעו לזהות שם של מותג או לוגו ויזואלי או מילולי, ולכן זוהי הבדיקה אותה עשה. אולם נפסק כי: זיהוי שם או לוגו אינו רלוונטי במקרה שלפנינו. ראשית, אין כלל טענה לשם או ללוגו זהים. שנית, אין מדובר במוצר שנלקח ע"י הצרכן ממדף כלשהו. לאחר בחירת עגיל ע"י הצרכן, מוציא התכשיטן ערכה מתוך מגירה או ארון ומבצע את פעולת הניקוב. לשיטת התובעות עצמן, לקוחות הקצה אינם רואים את אריזת המוצר אלא רק את המוצר עצמו.
בית המשפט מעיר כי בסקר שבוצע ובחקירות, קהל היעד אליו מתייחסות התובעות הוא הלקוח (או לקוחה) החפץ בניקוב אוזנו. ספק אם זהו הקהל הרלוונטי. על פני הדברים, קהל יעד מתאים יותר הוא זה אשר מבצע את הניקוב (וכונה בדיון: תכשיטנים). זהו הציבור אשר מחליט אם לרכוש את המוצרים. לא הובאו ראיות בענין המוניטין בקרב הציבור האמור. הסקר לא נערך בקרבו.
על כן נפסק כי די באמור כדי להסיק כי אין בסקר שבוצע מטעמן של התובעות (לפי הנחייתן-הן) כדי לבסס את טענת המוניטין כמתחייב לצורך עילת התביעה.
הוכחת מוניטין ושימוש נרחב
לענין קיומו של מוניטין טוענות התובעות – פרט להפנייה לסקר שבוצע – גם לשימוש נרחב במוצר (כמות מכירות והיקף נקודות מכירה), להשקעה רבה בפרסום ובשווק ולעצם העובדה שהנתבעים משווקים מוצר זהה.
נפסק כי בכל הנוגע לשימוש נרחב במוצר, מבלי להדרש למספר כזה או אחר ולשאלה האם הובאו ראיות לגביו, הרי שהטענה לגבי היקף מכירות נרחב מהלך תקופה ארוכה, לא נסתרה ונראה כי אינה שנויה כלל במחלוקת. דא עקא, בכך לא סגי. הפסיקה עמדה על כך שהחשיבות אינה עד כמה בוצע שימוש נרחב וממושך אלא ל"אופי השימוש": האם מדובר בשימוש אשר בעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע (פניציה, בעמ' 240), ענין אשר במקרה שלפנינו לא הובאו לו ראיות (ור' גם ע"א 3471/98 סאלם נ' חלבי, פ"ד נד(2) 681 (11.5.2000), בעמ' 701).
בית המשפט קובע כי בכל הנוגע לשאלת הפרסום, מעלה עיון בראיות שהובאו מטעם התובעות כי כמעט כל הפרסומים שהוצגו בהליך אינם כוללים את תמונת המוצר וממילא אינם יכולים לסייע בקישור בין המוצר לבין מקור מסויים. רק שני מסמכים אותרו כנושאים את תמונת המוצר, האחד – עלון למשתמש שמצורף לערכה – נחשף לעיני קורא רק לאחר פתיחת הערכה וממילא אין לראותו כפרסום. המסמך השני הוא עמוד אשר המוצר מופיע בחלקו התחתון. כשהמסמך עומד בפני עצמו, לא ניתן להבין את מהות הפרסום; הוא אינו נושא תאריך; היקף השימוש בו לא ידוע. לא אותרו הצהרות לגבי היקף ההשקעות בפרסום, קל וחומר לא הוגשו אסמכתאות להוצאות כאלה.
על כן נפסק כי באמור אין כדי לבסס פרסום בהיקף ובהשקעה שיש בהם כדי ללמד על מוניטין מהסוג הדרוש לעוולת גניבת עין. בכל מקרה, היקף המאמץ ליצור קשר בין מוצר לבין מקור המוצר (לרבות עלויות השקעה) יכול להוות אינדיקציה לגבי מוניטין אולם זאת שלא באופן עצמאי אלא כחלק ממארג שיקולים ואינדיקציות נוספות, לפי שהמטרה היא לבחון האם נוצר בפועל קישור על ידי הצרכן בין המוצר לבין מקור.
הוכחת מוניטין וחיקוי המוצר
אשר לטענה בענין חיקוי מוצר – לפי הפסיקה, גם במקרה בו מדובר בחיקוי מוחלט, כל עוד לא הוכח מוניטין וממילא פגיעה במוניטין לאור החיקוי, אין העוולה מתקיימת (ענין פניציה). בהתאם – חיקוי מוצר כשלעצמו אין בו כדי ללמד על מוניטין שתובע רכש במוצר ועצם ביצוע חיקוי הוא לגיטימי ומותר, כל עוד אינו פוגע בזכות קניין שהיא המוניטין של התובע (ענין פישר פרייס, סע' 6).
על כן נפסק כי לא הוצבה תשתית הולמת לקיום יסוד המוניטין כנדרש לצורך עילת גניבת עין ולא ניתן לקבל טענות הנסמכות על עילה זו.
עשיית עושר ולא במשפט
עילה נוספת אליה נדרשו התובעות היא עשיית עושר ולא במשפט הנסמכת על חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט – 1979.
סעיף 1(א) לחוק הנ"ל קובע, כי: "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה".
בית המשפט קובע כי בשלב הסיכומים לא התייחסו הצדדים באופן מפורט ליסודותיה ורכיביה של העילה אלא התמקדו בסוגיות קונקרטיות בלבד, אליהן נדרש להלן. עיון ביסודותיה של העילה, לרבות אותו "יסוד נוסף" 'מפורסם', ניתן למצוא בפסיקה רבה, לרבות: ענין פישר פרייס, ענין מרכז המתנות; ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין [פורסם בנבו] (27.08.2012); רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (23.9.1998) (להלן: "ענין א.ש.י.ר."); רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309 (18.1.1990).
לצורך הדיון בית המשפט היה נכון להניח כי יש זהות בין מוצר התובעות (המוצר שבתוך האריזה, להבדיל מהאריזה) לבין מוצר הנתבעים (כנ"ל), ואף כי הנתבעים פעלו לחקות את מוצר התובעות. אלא ש"לא די בחיקוי של מוצר" (ע"א 1216/17 רנואר אופנה ייצור ושיווק (1993) בע"מ נ' אלימלך [פורסם בנבו] (19.2.2018)). גם במקרה בו יוצאים מהנחה של זהות ושל חיקוי (הנחה שאינה מקובלת על הנתבעים), יש לבחון האם הדבר אסור ומזכה את התובעות בסעדים לפי דיני עשיית עושר.
בית המשפט מזכיר את דברי כב' המשנה לנשיאה (בדימ') רובינשטיין בענין פישר פרייס:
"המסגרת המשפטית להכרה בעילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כאשר מתקיים חיקוי של מוצר נדונה בהרחבה בפרשת א.ש.י.ר… בפסק הדין נקבע כי חיקוי של מוצר כשלעצמו – כאשר אין מדובר במוצר המוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, וכאשר החיקוי אינו מהוה פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי – אינו מקים זכות להשבה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט. כדי שתקום זכות השבה נדרש כי בנוסף לשלושת יסודותיה של עילת עשיית עושר…. יתקיים "יסוד נוסף"."
ובלשונו של כב' השופט עמית בענין אנג'ל, סע' 53:
"…בהתאם להלכת א.ש.י.ר, חיקוי והעתקה כשלעצמם אינם מהווים תחרות בלתי הוגנת ואינם מבססים חובת השבה, ויש צורך להצביע על "יסוד נוסף" בעל מטען ערכי שלילי המתלווה לחיקוי או להעתקה (ראו, בין היתר, עניין Adidas, סעיף 20 לפסק דינה של השופטת חיות; רע"א 502/04 Buffalo Boots GMBH נ' גלי-רשת חנויות נעלים-גלי שלום, פ"ד נח(5) 487, 491 (16.5.2004) …)."
בית המשפט מסכם וקובע כי בפסקי דין שניתנו בשנים האחרונות בבית המשפט העליון צוין כי ניתן לזהות בפסיקה צמצום מסוים של הלכת א.ש.י.ר. (ענין פישר פרייס סע' פד'; עניין איי די איי, סע' 73; בעקבות ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ [פורסם בנבו] (25.06.2007) ("ענין מובי"), סע' 7).
מכל מקום סבר בית המשפט כי גם לפי הלכת א.ש.י.ר עצמה, המקרה דנן אינו מתאים להכרה בעילה של עשיית עושר.
האמצאה הנטענת שביסוד המוצר בו עוסק המקרה זכאית – לשיטת התובעות עצמן – להגנה "רגילה" של דיני הקנין הרוחני, הגנת הפטנט. התובעות בחרו שלא לרשום פטנט בישראל. לא ניתן כל הסבר בענין זה ואין ולו טענה בדבר קושי קונקרטי מהותי שעמד בפני רישום בישראל. בנוסף, הגנה על צורת מוצר המיוצר באופן תעשייתי יכולה להנתן במקרים המתאימים בדרך של רישום מדגם. גם בנתיב זה לא פסעו התובעות ולא ניתן לכך הסבר.
בבחינת התקיימות "היסוד הנוסף", יש לתת משקל לשאלה אם ניתן היה לרשום את הזכות. במקרה בו ניתן לכאורה לרשום את הזכות והדבר לא נעשה (ולא ניתן הסבר), יוכר קיומו של "היסוד הנוסף" רק במקרים "חריגים ונדירים" (ענין פישר פרייס, סע' פו'; ע"א 945/06 General Mills INC נ' משובח תעשיות מזון בע"מ [פורסם בנבו] (1.10.2009) ("ענין General Mills"), סע' 20; ענין מרכז המתנות, סע' 22 ; ענין א.ש.י.ר, עמ' 387, 433, 488, 501).
בנוסף, ואף זאת לאור טענות התובעות עצמן, מוצר התובעות נמכר בישראל שנים רבות קודם לכניסת מוצר הנתבעים לשוק המקומי. אין מדובר במקרה בו גורם השקיע משאבים רבים לפיתוח שיטה או מוצר, לפרסומם ולשווקם, והגורם המתחרה והמחקה נכנס לשוק זמן קצר לאחר מכן ובאופן שאינו מאפשר לבעל זכויות ראשון בתוצר להשתפות על הוצאותיו ולהרוויח. לתובעות היתה שהות ארוכה להשתפות על השקעות בסיסיות. תחרות בדמות המוצר המשווק ע"י הנתבעים (ואולי בדמות מוצרים המשווקים ע"י גורמים נוספים), אשר דומה או זהה למוצר התובעות, קמה בישראל רק לאחר מכן. לענין משך הזמן בו המוצר "המועתק" היה בשוק כשיקול בסוגיית "היסוד הנוסף" ר' למשל ענין פישר פרייס, סע' פד'; ענין General Mills, סע' 18.
נפסק כי מקרה אליו הפנו התובעות (ת"א (מחוזי ת"א) 2318/03 קצב נ' פסגות עד יבוא ושיווק בע"מ, [פורסם בנבו], 7.10.2007), שונה מענייננו במספר פרמטרים. בין השאר דובר באותו מקרה במספר דגמים של הלבשה; שיווק הדגמים החל בשנה שקדמה להגשת התובענה; ובית המשפט ציין כי שיקול שיש להביאו בחשבון הוא "כי כאשר עסקינן במוצרי אופנה שחיי המדף שלהם קצרים, הגנה באמצעות רישום מדגם אינה אפקטיבית" (השוו: דברי הסבר להצעת חוק העיצובים, תשע"ה – 2015, ה"ח 928, עמ' 722).
בהינתן השנים הארוכות שחלפו מאז הפעולות שבוצעו ע"י התובעת 1 לגבי המוצר במישור הקנין הרוחני ומאז כניסת מוצר לשוק הישראלי (לפי כתב התביעה והחקירות מדובר כנראה בשנת 1996 (עמ' 39 ש' 11-10) או לכל המאוחר שנת 2000), גם לו היה נרשם פטנט בישראל, אותו פטנט כבר היה פוקע או עתיד לפקוע בזמן הקרוב (סע' 52 לחוק הפטנטים). גם תקופת ההגנה המקסימלית למדגם כבר חלפה או עומדת לחלוף (סע' 33 לפקודת המדגמים; השוו: סע' 25 וסע' 65 לחוק העיצובים). משמעות דרישת התובעות, החפצות בין השאר בצו מניעה, היא עתירה למתן מונופול לפי דיני עשיית עושר לתקופה העולה על זו אשר המחוקק מצא לנכון להעניק במסגרת דיני הקנין הרוחני, ולמעשה – ללא הגבלת זמן. זאת, כאשר לא הוצבה נסיבה קונקרטית אשר מצדיקה הארכת תקופה זו.
על האמור ניתן להוסיף כי התובעות לא הוכיחו מוניטין (כנזכר לעיל) ובפרט כך לגבי הציבור שבוחר ורוכש את המוצרים מהתובעות – התכשיטנים. אותו ציבור גם רוכש את המוצרים כשהם באריזה וחשוף אליה (להבדיל, כנראה, מלקוח שבא לנקב את אוזנו). אין חולק כי האריזות שונות. ציבור התכשיטנים הוא מקצועי באופן יחסי ויכולת ההבחנה שלו מוגברת.
ברקע כל אלה מזכיר בית המשפט כי על הפרק עומדים אינטרסים, עקרונות וזכויות כמו חופש העיסוק והתחרות, הצורך בקיום שוק חופשי של רעיונות, ובמקביל – האינטרס לעודד יוצרים וממציאים פוטנציאליים ע"י תגמולם והגנה על המצאתם. "נקודת האיזון בין אינטרסים מתנגשים אלו מותווית בשיטת המשפט הישראלית באמצעות מספר כלים משפטיים" שהם דיני הקניין הרוחני, דיני עשיית עושר ועוולת גניבת עין (דיני הנזיקין); המחוקק "בחר… שלא לקבוע לעת הזו עוולה כללית של תחרות בלתי הוגנת" (ענין מובי, סע' 7).
נפסק כי כאשר בית המשפט בוחן את שאלת קיומה של עילת עשיית עושר, עליו לקחת את האיזונים השונים בחשבון.
בית המשפט לעניין זה מזכיר את פסק הדין בענין מרכז המתנות, סע' 23:
"נקבע בפסיקה כי ההסתייגות הטבעית והמיידית שמעורר מעשה של חיקוי והעתקה משום שיש בו נטילה ללא תמורה של יציר כפיו של אחר… אינה צריכה לתרגם את עצמה בכל מקרה ומקרה להכרה בקיומה של עילה בעשיית עושר וכי לצורך הכרה בעילה זו יש להחיל מבחנים מאוזנים שאת עיקרם פירטנו לעיל. מבחנים אלה מבקשים להקפיד מחד גיסא כי לא יטושטש הקו המפריד בין החופש להתחרות ובין "החופש לגזול" ומאידך גיסא אינם מתעלמים מן העובדה כי תחרות חופשית הינה יסוד המסד לפיתוח הכלכלה, לשיפור איכות המוצרים והשירותים, להוזלת מחירים ולהרחבת מגוון המוצרים המוצעים בשוק נתון".
נפסק כי העובדה שהנתבעים ידעו על קיום התובעות, ביצעו בדיקות קודם לתחילת פעילותם והיו ערים לכך שכניסתם (או כניסת אחרים) לשוק יכולה להביא לצמצום חלקו של מתחרה (התובעות), אולי אף כדי אי כדאיות כלכלית עבור המתחרה להמשיך פעילות בשוק, אינה הופכת את ההתנהלות לבלתי חוקית ואף לא לבלתי ראויה. כך, גם אם נניח כי הנתבעים נחשפו לעולם הניקובים באוזניים לאורך השנים בהן שיווקו בישראל את מוצר התובעות. לא הוכח כי כניסת הנתבעים לשוק בוצעה בכוונה לפגוע בתובעות. פגיעה שכזו היא תוצאה אפשרית ולעתים צפויה בעולם המסחר בעת גידול בתחרות. מדובר בתוצאה אשר בצדה האחר קיימים יתרונות אף לציבור הרחב, בין השאר בשל ירידת מחירים. כדי למצוא בה חוסר תום לב או פגם אחר, יש להצביע על נסיבות קונקרטיות שיש בהן כדי ללמד על כך.
לנוכח השיקולים הכוללים ובהינתן מאפייני המקרה, לא מצא בית המשפט הצדקה להכיר בתחולתה של עילת עשיית עושר ולא במשפט.
