הליך שנדון בפני רשם הפטנטים העיצובים וסימני המסחר, בפני כב' הרשם אופיר אלון. ביום 25.3.21 ניתנה החלטה בתיק.
המבקשת: MERCK CANADA INC.
העובדות: השגה על החלטת סגנית הממונה על הבוחנים אשר קבעה כי פטנט 034' הינו פטנט ייחוס.
המדובר בבקשה לצו הארכה לפטנט 222030 – פטנט התובע תכשיר המכיל את שילוב החומרים A+B (שאינם יוצרים חומר חדש) מהווה פטנט ייחוס גם כאשר הפטנט הבסיסי תובע את החומר A והתכשיר הרפואי שנרשם לראשונה בישראל הוא תכשיר המכיל רק את החומר A.
המבקשת הגישה בקשה לצו הארכה עבור פטנט 222030 על בסיס רישום התכשיר הרפואי PIFELTRO אשר מכיל את החומר doravirine, אשר נרשם בפנקס התכשירים הרפואיים. כמו כן, נרשם בישראל התכשיר הרפואי DELSTIGRO, המכיל גם הוא את החומר doravirine בשילוב עם שני חומרים נוספים.
צווים להארכת פטנט הייחוס התובע את החומר doravirine, ניתנו במספר מדינות באירופה. הבקשה להארכת הפטנט המקביל בארה"ב עדיין תלויה ועומדת. במקביל לרישום התכשיר PIFELTRO נרשם באירופה (ובארה"ב) גם התכשיר DELSTIGRO. בהתבסס על היתר שיווק זה, ניתנו באירופה (צווי הארכה עבור פטנט EP2924034).
סגנית הממונה על הבוחנים סברה כי פטנט 034' הינו פטנט ייחוס בהתאם להגדרת החוק. המבקשת טוענת כי פטנט 034' אינו פטנט ייחוס משום שתביעותיו אינן מכסות את התכשיר .PIFELTRO המבקשת טוענת כי פטנט ייחוס "חייב להגן על אותו תכשיר רפואי המוגן על ידי הפטנט הבסיסי" בישראל.
תוצאות ההליך: רשם הפטנטים דחה את ההשגה וקבע כי פטנט 034' הינו פטנט ייחוס.
סימן ב'1 בחוק הפטנטים התשכ"ז -1967 ("הארכת תקופת הגנה") יוצר, באמצעות הגדרת "פטנט ייחוס", תלות בין עצם קיומו של צו הארכה בחו"ל ומועד פקיעתו, לקיומו של צו הארכה בארץ ומועד פקיעתו.
אחת המטרות בתיקון סימן ב'1 לחוק הייתה שלא ייווצר מצב שבו תכשיר רפואי מותר לשיווק מחוץ לישראל אך אותו תכשיר אסור בשיווק בישראל. אך לצד מטרה זו קיימת תכלית מרכזית נוספת – לאפשר לתעשייה הגנרית הישראלית להתחרות בחברות מעבר לים, באמצעות מניעת מצב בו קיים צו הארכה בישראל המונע שיווק או ייצור של תכשירים רפואיים בשל כך שבחו"ל לא ניתנו צווי הארכה לגביהם או שהצווים פקעו.
פטנט ייחוס הוא פטנט המגן על תכשיר שניתן יהיה למנוע את שיווקו מכוח צו ההארכה בישראל. במקרה דנן, ככל שיינתן צו הארכה בישראל הוא יתייחס לפטנט התובע את החומר A לבדו, ועל פי סעיף 64ח(ד) לחוק הוא יאפשר למנוע את שיווקו של כל תכשיר רפואי הכולל את החומר A, לרבות תכשיר הכולל את שילוב החומרים A+B. לכן, יש לראות בפטנט המגן על תכשיר הכולל את שילוב החומרים A+B כפטנט ייחוס, כדי שתוקפו ומועד פקיעתו ישפיעו על צו ההארכה שיינתן בישראל, ותינתן אפשרות לתעשייה הגנרית להתחרות עם חברות מעבר לים, בעת שיפקע פטנט הייחוס.
נקבע כי פטנט התובע תכשיר המכיל את שילוב החומרים A+B (שאינם יוצרים חומר חדש) מהווה פטנט ייחוס גם כאשר הפטנט הבסיסי תובע את החומר A והתכשיר הרפואי שנרשם לראשונה בישראל הוא תכשיר המכיל רק את החומר A.
על כן, הרשם החליט לדחות את ההשגה וקבע כי פטנט EP2924034 הינו בגדר פטנט ייחוס. אמנם, לקביעה זו אין כעת השלכה מעשית על אורך תקופת הצו, שכן התקופה חושבה בהתאם לסעיף 64י(2), אולם תיתכן לה השפעה בעתיד.
כותבים: עו"ד יונתן דרורי ועו"ד קורל מנע
