מילניום מרקטינג – אינטרטרייד (1999) בע"מ הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת FARM CHALK INVESTMENT LIMITED. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 12.3.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר "Clip Fresh-By Farm Chalk" (מעוצב), לגבי מכלים לאחסון מזון, הנכללים בסוג 21. לטענות המתנגדת, הסימן המבוקש מטעה ביחס לסימנה הרשום גם הוא בסוג 21 – "Click & fresh" (מעוצב) ועל כן לטענתה סימן המבקשת אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 11(6) (תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור) וסעיף 11(9) (הטעייה ביחס לסימן רשום) לפקודה בכך שזהה הוא או דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית. נפסק כי אין חשש להטעייה בין הסימנים.
על החלטה זו הוגש ערעור שנדחה להחלטה בערעור ראו את המאמר שלהלן.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
עילת התנגדות: הסימן דומה לסימן רשום
העילה העיקרית להתנגדות היא כי נוכח סימנה הרשום של המתנגדת, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה אשר לשונו:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
(1)….
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
בבחינת הכשרות על פי סעיף זה יש לשאול, ראשית, האם הסימן המבוקש זהה או דומה לסימן מסחר רשום אחר, המתייחס לאותם הטובין או לטובין מאותו הגדר, ובהמשך יש לבדוק האם יש בדמיון זה כדי להטעות.
המבחן אשר נקבע בפסיקה לקביעת החשש להטעיה הינו המבחן המשולש הכולל מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים התפתח מבחן משולב זה ונוסף לו מבחן ההיגיון והשכל הישר.
מבחן המראה והצליל
מבחן זה נחשב לראשון והמרכזי מבין שלושת המבחנים שבמסגרתו ייבחנו הסימנים תוך השוואת חזותם הכללית וצליל הגייתם. ההכרעה בשאלת הדמיון המטעה בין הסימנים תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ומתן משקל לרושם הראשוני של הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
כבר נקבע ב- רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 452, בפסקה 13 לפסק הדין, כי המשקל שיש לתת למראה או לצליל משתנה בהתאם לנסיבות המקרה:
"המשקל היחסי אשר יש ליתן להיבט החזותי לעומת סוגיית צלילם של הסימנים, תלוי בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה… כך למשל, ראוי להבחין, לעניין שאלת הדמיון, בין שני סוגי מוצרים – הסוג האחד הינו מוצרים המונחים דרך כלל על המדף, אותם יכולים צרכנים ליטול באופן חופשי; ואילו הסוג השני הוא מוצרים המצויים מעבר לדלפק, אשר על מנת לקבלם יש צורך להיעזר במוכר… הצורך לבטא את סימן המסחר בעל פה והסכנה לטעות או לבלבול, מגבירים את המשקל שיש ליתן לדמיון בצליל ביחס לסימנים של מוצרים מן הסוג השני. לעומת זאת, ביחס לסימנים המתייחסים למוצרים מן הסוג הראשון יש לשים דגש דווקא על הדמיון החזותי, שהרי הצרכן נוטל את המוצרים לאחר שהוא מתבונן בסימנים המופיעים על גבי אריזתם…"
נפסק כי על פי סוג הטובין שבפנינו ואופן מכירתם מהמדף ולא מעבר לדלפק תינתן חשיבות רבה יותר למבחן המראה על פני מבחן הצליל.
נפסק כי מבחינת המראה, בענייננו, בעוד שהסימן המבוקש מורכב מאליפסה שמכילה את שתי המילים Clip Fresh שכתובות בגופן מעוצב ובגודל שונה מזה שבסימן המתנגדת Click & Fresh אשר עיקרו המלים ובעליל משקלו המילולי של הסימן גובר על משקלו העיצובי. גם העובדה כי הכיתוב בתחתית האליפסה "by farm chalk", תורם להבדלה והבחנה בין שני הסימנים, ואף הוא מפחית את החשש להטעיה.
בנוסף, בסימן המתנגדת שימוש בסימן "&" בו אף ניתן לראות אלמנט עיצובי שאינו מצוי בסימן המבוקש ובכך אבחנה נוספת בין הסימנים.
מבחן סוג הלקוחות
נפסק כי חוג הלקוחות וסוג הסחורות הנוגע לשני הצדדים אינו שונה, מחומר הראיות עולה ששני הצדדים משווקים את מוצריהם באמצעות רשתות שיווק בארץ ובחו"ל, יחד עם זאת יש לתת משקל נמוך למבחן הזה בהתחשב בתוצאות יתר המבחנים כפי שנדון לעיל ולהלן.
מבחן סוג הסחורות
משמעות המלים המרכיבות את הסימן נוגעת לסוג הסחורות ומכאן לחוזקו או חולשתו של הסימן. המלים "fresh" מתארת את פעולת שמירת טריות תוכן קופסת האחסון ו-"click" את צליל פעילות סגירת הקופסא. אלה מלים אשר מתארות את הטובין והשימוש בהם ובהקשר זה הנן "חלשות" לשם בידול מוצר זה או אחר ומכאן "חלשות" להשפעה על סוגיית החשש להטעיה.
דוגמאות אלה בהחלט יכולות להוביל למסקנה כי סימנה הרשום של המתנגדת אשר עיקרו המלים "Click & fresh" הנו "חלש" בהקשרו של סוג הסחורות דנן כאשר שוקלים אותו לצורך שאלת רישומו של הסימן המבוקש.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
באשר ליתר נסיבות העניין מדגישה המתנגדת את אופן השימוש שעושה המבקשת בסימן המבוקש בתוספת המילים "keep it fresh" שאינם חלק מהרישום המבוקש. ככלל, אין בנסיבות אלה להשליך לשאלת אי-כשירות לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה.
סוגיה זו כבר נדונה בהחלטת כבוד הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 100061 "SCHWARTZ" (מעוצב), ש.שוורץ (באר שבע) בע"מ נ' Hans Schwarzkopf Gmbh, פורסם באתר רשות הפטנטים (26.1.2007), שם נקבע בסעיף 17 כי:
" בבואנו לבחון את מידת הדמיון בין הסימנים, יש להשוות בין הסימנים כפי שהוגשו לרישום או נרשמו בפנקס, ולא בין הסימנים המופיעים בפועל על גבי המוצרים".
נפסק כי הפעלת המבחן האמור בענייננו, אינה מביאה לתוצאה נחרצת באשר ל"הטבעה במוחו של הצרכן" את דמות הסימן של המבקשת. הדמות המרכזית והדומיננטית בסימן המבוקש היא האליפסה הכהה שמכילה את הכיתוב "Clip Fresh". בהסתכלות ראשונית על הסימן המבוקש, העין מתמקדת באותו רכיב דומיננטי מתחתיו אף נוסף הכיתוב "By Farm Chalk" באותיות קטנות. לעומת זאת, סימן המתנגדת מהווה שתי מילים בהן להיבט העיצובי חשיבות משנית, ולא כל שכן בהשוואה למקומו הדומיננטי של העיצוב בסימן המבוקש.
לאחר הפעלת המבחנים דלעיל לא מצא הרשם כי שהסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי הוראות סעיף 11(9) לפקודה.
עילה לסירוב: תחרות בלתי הוגנת במסחר
ככלל, סעיף 11(6) לפקודה עניינו תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור כתנאים לאי-כשירות לרישום. אין שאלת הטעיית הציבור בסעיף זה זהה לסוגיית הטעיית הציבור אשר נבחנה לעיל בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה. בשונה מסעיף 11(9) לפקודה, דורש סעיף זה להכריע באם מבקש הסימן מתיימר להיבנות ממוניטין שצבר הסימן – אף אם זה טרם נרשם בפנקס.
מכאן שלכתחילה מוטל על המתנגדת נטל השכנוע כי הסימן שלה רכש מוניטין בשוק הרלוונטי.
נפסק כי למרות שסימנה של המתנגדת הוגש לרישום בשנת 2007, לפני המועד בשנת 2009 בו טוענת המבקשת שהחלה לעשות שימוש בסימן המבוקש אשר בסופו של דבר הוגש לרישום ב-2010, לא צלחה המתנגדת להביא ראיות מהן ניתן היה לראות עדיפות ביצירת מוניטין לטובת המתנגדת. במקרה דנן לא הביאה המתנגדת נתונים מספקים להוכחת שימוש נרחב וממושך במוצריה. כמו כן, לא הביאה ראיות המעידות כי תוצאותיו של שימוש נרחב שכזה, ככל שהיה, הביא את הציבור לזהות את המוצרים עם המתנגדת דווקא.
לפיכך נפסק כי המתנגדת לא ביססה טעם שלא לרשום את הסימן המבוקש לאור הוראות סעיף 6(11) לפקודה.
