החלטת רשם סימני המסחר שניתנה ביום 23.4.2012 ע"י הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני- כספי, בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר רשום "INFINITY" בסוג 9 עבור "טלוויזיות, מקרנים, מסכי טלוויזיה ומערכות קולנוע ביתי (הכל לא לרכב)".
הבקשה למחיקת הסימן הוגשה על ידי חברת Harman International Industries, Inc., כנגד בעלת הסימן הרשום טובישי סחר בע"מ.
במסגרת הבקשה נטען כי לאור הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר יש בסימן הרשום על שם המשיבה כדי לגרום להטעיה. עוד נטען כי לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה יש למחוק את סימן המשיבה נוכח היותו זהה לסימן הרשום על שם המבקשת ומספרו 157601. בנוסף נטען כי סימן המבקשת הוא סימן המוכר היטב. אי לכך, ובהתבסס על הוראות סעיפים 11(13) ו – 11(14) לפקודה, הסימן נשוא ההליך אינו כשיר להיוותר רשום בפנקס סימני המסחר ודינו מחיקה. לבסוף נטען כי הבקשה לרישום הסימן נשוא ההליך הוגשה על ידי המשיבה בחוסר תום לב. אי לכך ולאור הוראת סעיף 39(א1) לפקודה יש למחקו מן המרשם.
הרשם קיבל את הבקשה באופן חלקי והורה על תיקון רישום סימן מסחר מספר 175594, באופן שתמחקנה מפרטת הסימן המילים: "מערכות קולנוע ביתיות" וחייב את טובישי סחר בע"מ בהוצאות בסך 25,000 ₪.
להלן הנקודות המרכזיות שנדונו במסגרת ההחלטה:
סימן מסחר מוכר היטב
הוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר מהו סימן מוכר היטב, וזו לשונו:
"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"
בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 93261 "PENTAX" (מעוצב) מיום 04.09.2003, הוגדר סימן מסחר מוכר היטב ככזה שהפך מפורסם בהיקפים חובקי עולם, סימן אשר קנה לו שם ומוניטין הודות למאמצי השיווק של בעליו, והצרכן הנתקל בו מזהה אותו מיידית עם בעליו.
לטענת המבקשת ולאור הוראות סעיפים 11(13) ו- (14) לפקודה, יש להורות על מחיקת הסימן נשוא ההליך ממרשם סימני המסחר. הוראות סעיפים 11 (13) ו-(14) לפקודה, קובעות אילו סימנים לא יאושרו לרישום נוכח קיומו של סימן מוכר היטב, שהינו רשום או שהינו בלתי רשום, כדלקמן:
"(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;
(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."
בענייננו נקבע כי הסימן INFINITY"" נשוא הליך זה, לא הפך למוכר היטב עם המבקשת בישראל, כמשמעות הדבר בפקודה.
מבחנים להכרה בסימן מסחר מוכר היטב
משך השימוש בסימן על ידי מבקשת המחיקה, היקפו וטיבו
נפסק כי המבקשת לא הוכיחה את טענתה לפיה מוצריה נמכרים בישראל תחת הסימן INFINITY"" בהיקפים משמעותיים ובמשך תקופה ממושכת. וכן לא הוכחה הטענה באשר לשיווק מוצריה בישראל תחת הסימן, מזה כעשרים שנים.
היקף מאמצי פרסום הסימן על ידי מבקשת המחיקה
נפסק כי תקציב הפרסום שסיפקה המבקשת אינו משמעותי אשר יכול להצביע על מאמצי המבקשת להחדיר את הסימן INFINITY"" לתודעת הצרכן הישראלי (המדובר בתקציב פרסום הנע בין 40,000 ₪ ל – 100,000 ₪ בסך הכל לשנים 2003-2007).
בנוסף, ממילא לא די בהוכחת היקף פרסום מוצר כלשהו נושא סימן מסחר כדי להביא למסקנה כי הסימן הינו מוכר היטב.
קיים צורך להוכיח קשר בין המאמצים שנעשו לפרסום הסימן לבין מידת ההכרה וההוקרה אשר רכש, באופן שהוא מזוהה עם בעליו (ראה לעניין זה החלטת כב' סגן הרשם אקסלרד (כתארו אז) בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 136631 ו – 16632 מיום 31.10.04).
כך, משלא הוכחה טענת מבקשת המחיקה לפיה השקיעה מאמצים ומשאבים רבים בפרסום המוצרים נושאי הסימן INFINITY"" (בין אם בעצמה ובין אם על ידי נציגיה בישראל), נראה כי ממילא אין מקום לבחון האם הוכח אותו קשר בין אמצעי הפרסום בהם נקטה המבקשת לבין הפיכת הסימן INFINITY"" לחלק מתודעת הצרכן הישראלי.
סקר צרכנים: שאלת מוכרות הסימן ב"חוגי הציבור הנוגע לעניין"
על פי הוראת סעיף 1 לפקודה, ולצורך הכרעה בשאלת היותו מוכר היטב תבחן "בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין". על מנת לבחון האם אכן נוצר קשר תודעתי בין הסימן INFINITY"" בקרב איזשהו "ציבור ישראלי הנוגע לעניין" כמשמעותו בפקודה, יש להידרש לדיון בסקרי הצרכנים אשר הוגשו כראיות הצדדים בהליך.
חוות דעת המומחים שהוגשו מטעם הצדדים
בפסק דין מחוזי, ת"א (ת"א) 1236/93 Wiliam Grant & Sons Ltd נ' יצחק דיסקין בע"מ, דינים מחוזי, כו(2), 746, נאמרו הדברים הבאים, היפים גם לעניינינו, מפי כב' נשיא ביהמ"ש המחוזי (כתוארו אז), וינוגרד:
"כדי שבית המשפט יסתמך על תוצאות של סקר כמשקפות את מה שהוא אמור לשקף, עליו להשתכנע שהסקר היה אובייקטיבי ועשוי כהלכה, לפי הכללים שהתגבשו לגבי עריכת סקרים, הן בדרך הכנתו בקביעה נכונה של האוכלוסייה הנסקרת ובקביעה נכונה של השאלות ובניסוחן, והן בדרך איסוף ממצאיו ובשקלול של תוצאותיו […]"
מטבעו חשוף כל סקר צרכנים להטיות רבות, חלקן קשור במרואיין עצמו (למשל חוסר עניין, חוסר זמן, או עייפות), וחלקן קשור באופן ניסוח השאלה הנשאלת. על עורכי הסקר, לעשות ככל שאל ידם להימנע עד כמה שניתן מהטיות אשר עלולות לפגוע במהימנות התוצאות וביכולתן האובייקטיבית לשקף את המציאות נכוחה. בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 112645 "מי זך מחזירים את הטבע למים" (מעוצב), שלמה זך נ' תנה תעשיות (1991) בע"מ, ניתן ביום 12.07.2004 [פורסם בנבו], נקבעו הכללים הנדרשים על מנת להוביל למסקנה כי סקר הצרכנים הינו מהימן ואמין.
מטעם מבקשת המחיקה ניתנה חוות דעתו של מר ארבל, במבדק המודעות הבלתי נעזרת 2.5% מן המרואיינים ציינו בכוחות עצמם את הסימן "INFINITY" בקשר עם מערכת קולנוע ביתית. ביחס למבדק המודעות הנעזרת, נמצא כי 46% מן המרואיינים ציינו כי הם מכירים את הסימן "INFINITY" ביחס למערכת הנ"ל. לדידו, אלו נתונים המוכיחים כי המדובר בסימן מוכר היטב.
המשיבה הגישה מטעמה את חוות דעתו של המומחה פרופסור אבי דגני ממכון גיאוקרטוגרפיה אשר ערך סקר צרכנים טלפוני במתודולוגית המודעות הבלתי נעזרת בקרב 1000 משקי בית. הסקר נערך בקרב כלל הציבור הישראלי, ללא סינון ראשוני והעלה כי רק 1.7% מן המרואיינים הכירו את הסימן ביחס לרמקולים. עוד נמצא כי 85% מן הנשאלים לא ידעו לייחס את הסימן לכל סוג של מוצר. מסקנתו היא כי הסימן "INFINITY" אינו סימן מוכר היטב בקרב הציבור הישראלי הרלבנטי.
הרשם פסק כי נמצאו ליקויים באופן בו נערך הסקר הטלפוני מטעם המבקשת, באופן אשר מונע הסתמכות על תוצאותיו לצורך הכרעה בסוגיה. הרשם לא השתכנע כי הסקר שהוגש מטעם המבקשת הינו אמין אובייקטיבי ובוצע כראוי. הרשם קיבל את חוות דעתו ועדותו של פרופ' דגני אשר הובא כעד מומחה מטעם המשיבה.
טובין מאותו הגדר
לטענת מבקשת המחיקה הסימן נשוא ההליך לא היה ראוי להירשם מלכתחילה נוכח הסימן הקודם הרשום על שם המבקשת ואשר מספרו הינו 157601.
סעיף 11(9) לפקודה, קובע כי לא ירשם סימן אשר הינו זהה או דומה לסימן רשום קודם, ביחס לטובין זהים או טובין מאותו ההגדר, וזוהי לשון הסעיף:
"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
על מנת להכריע האם המדובר ב"טובין מאותו הגדר" כהוראת סעיף 11(9), יש לבחון את הסחורות המנויות בפרטות שני הסימנים במטרה לקבוע האם עניין לנו בזהות או דמיון בין הסחורות (ראה החלטה בעניין התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 202248 ("NO-SPA"), יונתן שרייבר נ' Chinoin).
במבחן הדמיון בין הטובין המצוינים בפרטת הסחורות, יילקחו בחשבון מספר שיקולים (המנותקים כאמור לעיל מנסיבות המקרה ומן הסימנים) ובין היתר: מהות הטובין; אופן השימוש ומטרת השימוש בהם – היינו האם המדובר במוצרים תחליפיים, מתחרים, משלימים או קשורים מסחרית באופן אחר וכד'.
בענייננו נפסק כי, הסימן הרשום, וסימן מבקשת המחיקה הינם זהים באשר בשניהם מופיעה המילה "INFINITY" לבדה, כשהיא אינה מעוצבת. כאמור, הסימן נשוא ההליך נרשם עבור "טלוויזיות, מקרנים, מסכי טלוויזיה ומערכות קולנוע ביתי (הכל לא לרכב)", וסימנה של המבקשת נרשם בין היתר עבור "“עזר ניווט קולי לרכב…. ומערכת קול לרכב הכוללת רדיו, רמקולים, מגברים ומעגלי הצלבה לרכב” כלומר אין המדובר בטובין זהים.
ואולם נקבע כי השוואה בין הסחורות הנ"ל מביאה למסקנה כי המדובר במוצרים בעלי קרבה מסחרית גבוהה.
אי לכך נוכח הוראת סעיף 11(9) ומאחר שהמדובר בסימנים זהים, והואיל ובין פרטת הסחורות בגינה נרשם סימן המבקשת לבין פרטת הסחורות בסימן המשיבה (הכלולים במושג "מערכת קולנוע ביתי") נמצאו טובין אשר הינם מאותו ההגדר כמשמעותם בפקודה, שהרי לא ניתן להותיר את המושג הנ"ל הכלול בפרטת הסימן נשוא ההליך.
סכנת הטעייה לפי הוראת סעיף 11(6)
המבקשת טוענת כי מתקיימת הטעייה בפועל של הצרכן כתוצאה משימוש המשיבה בסימן. להוכחת טענתה זו הגישה המבקשת סקר צרכנים.
נפסק כי מאחר שהמבקשת לא הוכיחה כי סימנה רכש אופי מבחין (מוניטין) כלשהו, מתייתר הדיון בשאלת הטעיית הצרכן או הסכנה להטעייתו.
בנוסף נפסק כי עלה בידי המבקשת להרים את נטל ההוכחה הרובץ לפתחה לשם הוכחת טענתה בדבר הטעייה בפועל. הלוא כבר נקבע כי נטל הראייה במקרה של טענה בדבר סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור לפי סעיף 11(6) הינו גבוה מהרגיל (ראה למשל: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 95470 מיום 10.10.07). מקל וחומר, יהא נטל ראיה זה גבוה אף יותר במקרה של טענה בדבר הטעייה בפועל.
נפסק כי לא ניתן להתעלם מן האחוז הגבוה של הנשאלים (כ- 85%) על פי סקר גיאוקרטוגרפיה, אשר לא ידעו ליחס את השם "INFINITY" לסחורה כלשהי, דבר אשר מלמד על אדישות צרכנית מובהקת כלפי הסימן.
חוסר תום לב בבחירת הסימן או ברישומו
מבקשת המחיקה מלינה על כי הבקשה לרישום סימן המסחר הנדון, הוגשה שלא בתום לב, בניגוד להוראת סעיף 39(א1) לפקודה. לטענתה, הסימן נרשם תוך העלמת עובדות מהותיות מעיני הבוחנת. עוד טוענת המבקשת כי לא עלה בידי המשיבה לספק הסבר סביר לבחירתה בשם "INFINITY". עוד מוסיפה מבקשת המחיקה, כי יש לבחון את תום ליבה של בעלת הסימן אף בהקשר רחב יותר תוך בחינת התנהגותה הכוללת של בעלת הסימן.
נפסק כי לאחר שהסימן התבקש לרישום עבור "אלקטרוניקה בידורית", הודיעה בוחנת סימני המסחר למשיבה כי עליה לצמצם הפרטה "לטלוויזיות LCD ופלזמה". עוד נמצא כי לבסוף צומצמה הפרטה אך הוסף גם המושג "מערכות לקולנוע ביתי". למרות שלא היה מקום לאשר את הפרטה בנוסחה הסופי, לא הוכחו באופן ודאי טענות המבקשת בדבר התנהלות לקויה העולה כדי חוסר תום לב ברישום הסימן, מול בוחנת סימני המסחר ואי לכך טענה זו נדחתה.
בנוסף נדחתה טענת המבקשת, לפיה יש במעשיה הקודמים של המשיבה כדי ללמד על אופן התנהלותה הפגום בעת רישום הסימן.
