בהחלטה בבקשה לרישום מדגם 60851, באם מדיקל בע"מ (27.8.2019), קיבלה סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה את השגת המבקשת על סירוב הבוחנת לרשום מדגם של מכשיר רפואי המיועד לשימוש לאחר ניתוח לשון קשורה. נקבע כי אף שהמבקשת עצמה פרסמה קודם לכן בקשת פטנט המתארת מוצר דומה, שלושה הבדלים חזותיים בין החפצים מספיקים במקרה זה כדי לקיים את דרישת החידוש לפי פקודת הפטנטים והמדגמים. הבקשה הועברה להשלמת הליכי הרישום.
מכשיר רפואי ופרסום קודם של אותה מבקשת
הבקשה הישראלית הוגשה ביום 3.9.2017, תוך תביעת דין קדימה מבקשה אמריקאית מיום 3.3.2017. המדגם מתייחס למכשיר המולבש על אצבעו של הורה ומיועד לעיסוי הרקמה שמתחת ללשונו של תינוק לאחר ניתוח לשון קשורה. מבנהו כולל חלל המאפשר השחלת אצבע ושתי לשוניות המשמשות לעיסוי.
הבוחנת מצאה פרסום קודם בבקשת פטנט אמריקאית של אותה חברה, שפורסמה ביום 20.10.2016, וסברה כי המדגם אינו חדש. המבקשת הצביעה על שלושה הבדלים לעומת החפץ שתואר בפטנט: חספוס בשני צדדי הלשוניות וחור בחלק האחורי של המכשיר. לאחר שהבוחנת לא השתכנעה, הוגשה השגה ונערך דיון בפני סגנית הרשם.
המבקשת ביקשה להסתמך גם על כך שהמדגם נרשם במדינות אחרות, ובהן ארצות הברית, קנדה ואוסטרליה. ברכה לא ייחסה לרישומים אלה משקל מכריע. רישום עיצוב הוא זכות טריטוריאלית, וכל מדינה בוחנת את הכשירות על פי דיניה ומבחניה. היא דחתה גם את הטענה שלפיה הפרסום הקודם אינו פוגע בחידוש מפני ששני החפצים הם פרי פיתוחה של אותה חברה. פרסום של בעל המדגם עצמו עשוי לשלול את חידושו, בדיוק כמו פרסום של אדם אחר.
מה רואה הצרכן הרלוונטי?
במרכז ההכרעה עמד "מבחן העין" שנקבע בפסיקה, ובפרט בע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ. ההשוואה אינה מבוססת על מניין הבדלים טכניים בין שרטוטים, אלא על התרשמות מהחזות הכוללת של המוצר בעיני הצרכן שאליו הוא מיועד. יש להבחין בין מאפיינים פונקציונליים, הנובעים מתפקיד החפץ, לבין מאפיינים עיצוביים היכולים להקנות חידוש.
סגנית הרשם קיבלה את עמדת המבקשת כי החספוסים והחור שבבסיס המכשיר הם מאפיינים עיצוביים. לעומתם, המבנה הגלילי, האפשרות להשחיל את אצבע ההורה והחריץ שבין שתי הלשוניות נובעים מן השימוש הרפואי. השאלה שנותרה הייתה אם ההבדלים העיצוביים, גם אם אינם גדולים, ניכרים דיים בעיני הצרכן.
הצרכן הרלוונטי נקבע כהורה לילד שעבר את הניתוח. בהינתן תכלית המכשיר, ברכה סברה שהורה כזה יוכל להבחין בין המוצר המתואר בפרסום הקודם לבין המדגם המבוקש. היא הזכירה כי בתחום שבו חירות העיצוב מצומצמת בשל אילוצים תפקודיים, גם הבדלים קטנים יחסית עשויים להספיק כדי לבסס חידוש.
חירות עיצוב מצומצמת והיקף ההגנה
לקבלת ההשגה התלוותה הסתייגות הנוגעת להיקף הזכות. ככל שהחופש לעצב מוצר מוגבל יותר, אפשר להכיר בחידוש הנשען על הבדלים קטנים יותר; אלא שההגנה שתינתן למדגם כזה תהיה צרה בהתאם. ברכה הבהירה כי בעלת המדגם לא תוכל להסתמך על הרישום החדש כדי למנוע שימוש בחפץ הנראה כמו המוצר שכבר נחשף בפרסום הקודם.
הקביעה הזאת מבהירה את ההבדל בין כשירות לרישום מדגם לבין היקף הזכות לאחר הרישום. מדגם יכול לעמוד בדרישת החידוש גם כאשר קיים דמיון ניכר למוצר קודם, אך אין בכך כדי להעניק בלעדיות על מאפייני העיצוב שכבר היו ידועים.
החלטת באם מדיקל נזכרה בהמשך בהחלטת סגנית הרשם בעניין פרארי, בקשות מדגם 62390–62391 (5.3.2020). באותו מקרה נמצא שינויים עיצוביים משמעותיים בדגם מכונית ובמכונית צעצוע לעומת דגם קודם של אותה יצרנית, והבקשות אושרו להמשך רישום. שתי ההחלטות מדגימות בחינה חזותית לפי הדין שחל על בקשות שהוגשו לפני תחילת חוק העיצובים, אך ההשוואה תלויה במוצר ובחופש העיצוב הייחודי לו.
הדין החל על הבקשה והמשמעות לרישום עיצובים כיום
אף שההחלטה ניתנה בשנת 2019, הבקשה הוגשה לפני כניסתו לתוקף של חוק העיצובים, התשע"ז-2017, ולכן נדונה לפי פקודת הפטנטים והמדגמים ותקנות המדגמים. סגנית הרשם הבהירה זאת במפורש ודחתה את ניסיונה של המבקשת להחיל על ההליך הוראות מן החוק החדש.
לפי חוק העיצובים, רישום עיצוב חדש נבחן כיום לפי דרישות החידוש והאופי הייחודי, וההשוואה מתמקדת ברושם הכללי שהעיצוב יוצר אצל המשתמש המיודע. בהליך בחינה עכשווי יש לברר גם את השפעתם של פרסומים קודמים ואת ההוראות החלות על פרסומים של בעל העיצוב. ההבחנות ההיסטוריות בין "מבחן העין" לבין אילוצים פונקציונליים ממשיכות לסייע בהבנת המתח שבין כשירות ההגנה להיקפה, אך מבחן הכשירות הנוכחי נקבע בחוק החדש. פירוט הליך ההגשה מופיע במדריך איך רושמים עיצוב בישראל?
לניתוח הרחב של דרישת החידוש ומבחן העין בדין המדגמים הישן ראו יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד, דיני עיצובים ומדגמים, פרק 6.
