בפסק הדין Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, 584 U.S. 325 (2018) (בית המשפט העליון של ארצות הברית, 24.4.2018), קבע בית המשפט, ברוב של שבעה שופטים מול שניים ובחוות דעתו של השופט קלרנס תומאס, כי הליך Inter Partes Review לבחינה מחודשת ולביטול תביעות של פטנט רשום בידי משרד הפטנטים האמריקאי אינו מפר את סעיף III לחוקת ארצות הברית או את התיקון השביעי לה. בית המשפט דחה את טענת בעלת הפטנט שלפיה ביטול הזכות מחייב הכרעה של בית משפט פדרלי ושימוש בחבר מושבעים, משום שהענקת פטנט היא פעולה בתחום הזכויות הציבוריות, והקונגרס רשאי להסמיך את הרשות שהעניקה את הזכות לבחון מחדש אם הוענקה כדין. בכך אושרה הכרעת בית המשפט הפדרלי לערעורים, שהותירה על כנה את החלטת הביטול המינהלית.
הרקע העובדתי: פטנט לציוד קידוח ושני הליכים מקבילים
חברת Oil States Energy Services קיבלה בשנת 2001 פטנט על מתקן ושיטה להגנה על ציוד המותקן בראש באר במהלך פעולות של שבירה הידראולית (hydraulic fracturing) בתעשיית הנפט והגז. בשנת 2012 הגישה החברה תביעה להפרת הפטנט נגד Greene’s Energy Group לבית משפט פדרלי. הנתבעת התגוננה בטענה שהפטנט אינו תקף, ובסמוך לסיום הליכי הגילוי פנתה במקביל למשרד הפטנטים האמריקאי בבקשה לפתוח בהליך Inter Partes Review, המכונה בקיצור IPR.
הבקשה המינהלית התייחסה לשתי תביעות פטנט שלטענת Greene’s Energy נעדרו חידוש, משום שפרסום קודם שלא הוצג בבקשת הפטנט כבר גילה את האמצאה הנתבעת. המותב המינהלי של משרד הפטנטים, Patent Trial and Appeal Board (PTAB), מצא שקיימת סבירות ממשית לקבלת טענות המבקשת והורה על פתיחת הבדיקה.
שני ההליכים התקדמו בעת ובעונה אחת, אך לא הגיעו לאותה תוצאה. ביוני 2014 קבע בית המשפט המחוזי פרשנות לתביעות הפטנט שהייתה נוחה ל־Oil States וששללה, לפי אותה פרשנות, את טענותיה של Greene’s Energy על בסיס הפרסום הקודם. חודשים אחדים לאחר מכן קבע ה־PTAB שתביעות הפטנט שנבחנו אינן כשירות בשל היעדר חידוש לאור אותו ידע קודם. Oil States ערערה לבית המשפט הפדרלי לערעורים לענייני פטנטים, ובצד טענותיה בדבר הכשירות העלתה טענה חוקתית נגד עצם סמכות הרשות לבטל תביעות פטנט שכבר הוענק.
בית המשפט הפדרלי לערעורים דחה את הערעור בקצרה, לאחר שהכריע בהליך אחר כי המסלול המינהלי חוקתי. בית המשפט העליון הסכים לדון בשאלה זו. לפיכך, מרכז פסק הדין אינו השאלה הטכנולוגית אם הבקשה עמדה בדרישת החידוש, אלא חלוקת הסמכויות החוקתית בין רשות מינהלית לבין בתי המשפט הפדרליים.
מהו הליך Inter Partes Review ומתי אפשר לבקש ביטול פטנט?
הליך IPR הונהג בחוק Leahy-Smith America Invents Act, שהחליף בשנת 2012 את הליך inter partes reexamination הישן. זהו הליך לאחר מתן פטנט, שבו מי שאינו בעל הפטנט רשאי לבקש ממשרד הפטנטים האמריקאי לבחון מחדש את כשירותן של תביעות פטנט מסוימות. בהתאם לסעיף 311(b) לחוק הפטנטים האמריקאי, הבקשה יכולה להסתמך על היעדר חידוש לפי סעיף 102 או על היעדר התקדמות המצאתית לפי סעיף 103, ורק על ידע קודם הכולל פטנטים או פרסומים כתובים.
עצם הגשת הבקשה אינה מביאה לפתיחת הליך מלא. לפי סעיף 314(a) נדרשת קביעה שקיימת סבירות סבירה לכך שהמבקש יצליח ביחס לפחות לאחת מתביעות הפטנט המותקפות. לאחר פתיחת ההליך מתאפשרים חילופי טענות וראיות בכתב, גילוי ראיות בהיקף מוגבל ודיון בעל פה. בעל הפטנט רשאי, בתנאים הקבועים בחוק, לבקש לתקן את תביעותיו או להציע תביעות חלופיות. ההליך מתנהל בפני מותב שופטי פטנטים מינהליים ב־PTAB, ולא בפני חבר מושבעים.
לפי סעיף 316(e), נטל ההוכחה המוטל על מבקש הביטול בהליך IPR הוא מאזן הסתברויות (preponderance of the evidence). זו הבחנה מהותית מן הנטל המחמיר יותר, של ראיות ברורות ומשכנעות, החל בדרך כלל על טענת אי־תוקף של פטנט בבית משפט פדרלי, כפי שנקבע בעניין Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91 (2011). מנגנוני ההכרעה והנטלים אינם זהים, ולכן בעל פטנט עשוי להידרש להתמודד עם בחינה מקבילה של תוקפו בשני מסלולים נפרדים.
ה־PTAB מוסמך לפרסם החלטה סופית בשאלת כשירותן של תביעות הפטנט שנבחנו. לפי סעיף 318(b), לאחר שהחלטה הפכה סופית יפרסם מנהל המשרד תעודה המבטלת תביעות שנמצאו בלתי כשירות, מאשרת תביעות שנמצאו כשירות ומשלבת תיקונים שאושרו. ביטול תביעות מסוימות אינו שקול בהכרח לביטול כל הפטנט. על החלטה סופית של ה־PTAB ניתן לערער לבית המשפט הפדרלי לערעורים לענייני פטנטים בהתאם לסעיף 319.
טענות הצדדים: זכות קניינית פרטית או הענקה הכפופה לביקורת הרשות?
Oil States טענה כי מרגע שהמדינה העניקה פטנט, הזכות הופכת לרכוש פרטי שאי אפשר לשלול במסגרת הליך מינהלי הכרוך בהכרעה במחלוקת בין שני גורמים פרטיים. לשיטתה, הכרעה בבטלות פטנט היא מעשה שיפוטי מטבעו, שיש למסור לבית משפט שהשופטים בו נהנים מערובות העצמאות הקבועות בסעיף III לחוקה. החברה הסתמכה גם על התיקון השביעי לחוקה, המגן על הזכות למשפט בידי חבר מושבעים בסוגים מסוימים של תביעות אזרחיות.
עמדתה הסתמכה על מסורת משפטית שלפיה תוקפם של פטנטים נבחן בבתי משפט, וכן על פסיקה היסטורית שתיארה פטנט שניתן כרכושו הפרטי של בעליו. מבחינת Oil States, הסמכת רשות מבצעת לשלול זכות שכבר הוקנתה פירושה העברת סמכות שיפוטית מן הערכאה החוקתית המוסמכת אל גורמים מינהליים שאינם נהנים מעצמאות שיפוטית זהה.
Greene’s Energy והממשל הפדרלי תמכו בסמכות הקונגרס ליצור מסלול מינהלי לבחינה מחדש של פטנטים. לפי גישה זו, הענקת פטנט היא מעשה שלטוני המקנה זכות בלעדית מכוח חוק; בחינה מאוחרת של השאלה אם ההענקה עמדה מלכתחילה בתנאים שהציב הקונגרס היא חלק מאותו עניין ציבורי. הדיון המינהלי אינו קובע חבות בפיצויים בגין הפרה ואינו מחליף את ההליך האזרחי בשאלת ההפרה, אלא בוחן את עצם הזכאות להמשך קיומן של תביעות הפטנט.
ההכרעה לפי סעיף III לחוקה: הלכת הזכויות הציבוריות
הענקת פטנט כפעולה שלטונית בתחום הזכויות הציבוריות
השופט תומאס פתח בהבחנה החוקתית בין הכרעה בזכויות פרטיות לבין עניינים הנוגעים ל־public rights. סעיף III לחוקת ארצות הברית מפקיד את הכוח השיפוטי הפדרלי בידי בתי המשפט, אך בפסיקה הוכרה סמכותו של הקונגרס למסור הכרעות בעניינים מסוימים של זכויות ציבוריות לרשויות שאינן בתי משפט לפי סעיף III. בעניין United States v. Duell, 172 U.S. 576 (1899), ובעקבות פסיקה מוקדמת נוספת, הוכרה הענקת פטנט כעניין המתנהל בין הציבור, באמצעות המדינה, לבין מי שמבקש לקבל בלעדיות על אמצאתו.
הענקת פטנט, כך הסביר בית המשפט, היא מתן public franchise, כלומר זכות בלעדית שמקורה בסמכות ציבורית ובהסדר חקיקתי. כאשר הקונגרס מסמיך את משרד הפטנטים להעניק זכות כזאת בכפוף לתנאים, הוא רשאי גם להסמיך את אותו משרד לבחון מחדש אם ניתנה כדין. בית המשפט תיאר את הליך IPR כבדיקה חוזרת של החלטת ההענקה, ולא כתביעה אזרחית רגילה על זכויות פרטיות בין בעל הפטנט לבין הטוען נגדו.
ההבחנה אינה מבטלת את האופי הקנייני של הפטנט. פטנט יכול להקנות לבעליו זכויות בעלות ערך רב, ובכללן האפשרות למנוע מאחרים לייצר, להשתמש או למכור אמצאה מוגנת. אולם העובדה שלזכות יש אופי קנייני אינה מכריעה לבדה איזו רשות חוקתית מוסמכת לבדוק אם ההענקה המקורית הייתה תקינה.
מדוע העובדה שהפטנט כבר נרשם אינה משנה את הסיווג?
Oil States הדגישה את ההבחנה בין סירוב להעניק פטנט לבין ביטול של זכות שכבר נרשמה. בית המשפט לא קיבל הבחנה זו כמכשול חוקתי. לשיטתו, הסמכות לבחון מחדש את ההענקה נשארת בתוך המסגרת שבה ניתנה הזכות, וקיומו של פטנט רשום אינו שולל בהכרח את האפשרות לקבוע שנפלה טעות בבחינה המקורית.
בדיון זה הסתמך בית המשפט על Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. 261 (2016), שתיאר את הליך IPR כמבט נוסף על הענקת הפטנט. בית המשפט הבחין בין זכות שניתנה על פי הסדר חקיקתי המקיים מנגנון של בחינה מחדש לבין שלילה שרירותית של זכות קניינית ללא הסמכה בחוק. ההלכה עוסקת בסמכות שהקונגרס קבע להליך מסוים, ולא בסמכות כללית של רשות מינהלית לבטל כל זכות פטנט מטעמים בלתי מוגבלים.
הפסיקה ההיסטורית, המסורת האנגלית והביקורת על ההסדר המינהלי
Oil States הפנתה ל־McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman, 169 U.S. 606 (1898), ולפסיקה ישנה נוספת שתיארה פטנטים כרכוש פרטי שאינו ניתן לביטול בידי נציג הרשות המבצעת. הרוב לא התעלם מהפסיקה הזאת, אך סבר שיש לקרוא אותה לפי חוק הפטנטים שהיה בתוקף במועד מתן פסקי הדין, ובעיקר חוק 1870. ההגבלה נבעה מחוק 1870, ולא ממגבלה חוקתית על סמכות הקונגרס לקבוע הסדר אחר.
לגבי ההיסטוריה האנגלית ציין הרוב כי לצד התדיינות בבתי משפט התקיים גם מסלול לביטול פטנטים בפני מועצת המלך (Privy Council). עצם קיומו של המסלול ההיסטורי החליש, לדעת הרוב, את הטענה שהמשפט המקובל מחייב תמיד בירור בלעדי של תוקף הפטנט בבית משפט רגיל. על ההיסטוריה הזאת נסבה מחלוקת מהותית עם עמדת המיעוט: השופט גורסץ סבר שהראיות ההיסטוריות מלמדות שבמועד כינון החוקה ביטול פטנט היה עניין לבתי המשפט ושאין להמיר את ההגנה השיפוטית בביקורת של הרשות שהעניקה את הזכות.
טענה נוספת של Oil States הייתה שהליך IPR דומה מבחינת כתבי הטענות, הראיות והדיון להליך שיפוטי. הרוב השיב שאין מבחן חוקתי שלפיו די בדמיון חיצוני להליך בבית משפט כדי לקבוע שהרשות הפעילה כוח שיפוטי אסור. כל עוד נשוא הבדיקה הוא הזכות הציבורית הנוגעת להענקת הפטנט מחדש, אין אופיו האדברסרי של ההליך משנה כשלעצמו את סמכותו של הקונגרס להסדירו.
הזכות לחבר מושבעים לפי התיקון השביעי
לאחר שדחה את הטענה לפי סעיף III לחוקה, דחה בית המשפט גם את הטענה לזכות חוקתית לדיון בפני חבר מושבעים. כאשר הקונגרס מוסמך למסור עניין של זכויות ציבוריות להכרעה מחוץ לבית משפט לפי סעיף III, התיקון השביעי אינו יוצר מחסום חוקתי עצמאי בפני בירורו בידי מותב מינהלי ללא חבר מושבעים. בית המשפט הסתמך על Granfinanciera, S.A. v. Nordberg, 492 U.S. 33 (1989), ועל ההלכות הנוגעות לבירור עניינים ציבוריים מחוץ לבתי המשפט.
היא מתייחסת למסלול IPR במתכונתו הסטטוטורית ולשאלה אם נדרש חבר מושבעים לצורך החלטת המשרד בדבר כשירותן של תביעות פטנט.
עמדת המיעוט וחוות הדעת המסכימה
השופט ניל גורסץ, שאליו הצטרף נשיא בית המשפט ג׳ון רוברטס, חלק על מסקנת הרוב. לשיטתו, פטנט שהוענק כדין הוא זכות קניינית פרטית, והכרעה המפקיעה אותה היא מן העניינים שהחוקה ייעדה לבתי משפט עצמאיים. גורסץ הדגיש את חשיבותן של ערובות הכהונה והשכר של שופטי סעיף III ואת החשש מהפקדת הכרעות קנייניות בידי בעלי תפקידים מינהליים הכפופים לרשות המבצעת. התנגדותו התמקדה לא רק בתוצאה האפשרית של הביטול, אלא גם בזהות הגורם המכריע ובמידת עצמאותו.
השופט סטיבן ברייר כתב חוות דעת מסכימה, שאליה הצטרפו השופטות רות ביידר גינסבורג וסוניה סוטומאיור. ברייר הסכים שהתיק הנוכחי עוסק בזכויות ציבוריות ולכן אין פגם חוקתי ב־IPR, אך הוסיף שאין להבין מההכרעה שכל עניין הנוגע לזכות פרטית חייב בהכרח להידון בבית משפט לפי סעיף III. לשיטתו, ההבחנה בין זכויות ציבוריות לפרטיות אינה ממצה לבדה את כלל השיקולים החוקתיים בכל מקרה אפשרי.
גבולות ההכרעה החוקתית
בית המשפט הקפיד להגביל את היקף ההלכה. הוא לא הכריע בשאלה אם תביעות להפרת פטנט, להבדיל מבחינה מינהלית של כשירותו, יכולות להתנהל בפני גוף שאינו בית משפט לפי סעיף III. הוא גם לא בחן אם מסלול IPR היה חוקתי אלמלא ניתנה אפשרות לערער על ההחלטה הסופית לבית המשפט הפדרלי לערעורים. זכות הערעור לפי סעיף 319 עמדה ברקע הניתוח החוקתי.
נוסף על כך, Oil States לא העלתה באותו הליך טענה נפרדת של פגיעה בזכות להליך הוגן (Due Process) או טענה חוקתית כנגד החלה למפרע של מנגנון IPR על פטנט שניתן לפני שההליך נחקק. בית המשפט אף הבהיר שההכרעה אינה שוללת את מעמד הפטנט כרכוש לעניין ההגנות החוקתיות על הליך הוגן ועל נטילת קניין (Takings Clause).
המשמעות להליכי ביטול פטנטים בארצות הברית ובישראל
בארצות הברית הבהירה הלכת Oil States כי בעל פטנט אינו יכול להניח שרק בית משפט פדרלי רשאי להביא לביטול תביעות פטנט שהוענקו לו. אפשר לתקוף את תביעות הפטנט גם במסגרת IPR, בכפוף לעילות המותרות, למועדים, לכללי ההליך ולדרישות הראייתיות המיוחדות. כאשר מתנהלים במקביל הליך הפרה והליך מינהלי, נדרשת התייחסות נפרדת לפרשנות התביעות, לראיות על פרסומים קודמים ולהשלכות ההכרעה בכל אחד מהמסלולים.
גם בישראל ניתן לתקוף פטנט לאחר שניתן. עם זאת, ההסדר שונה מהותית: בקשה לביטול פטנט בפני רשם הפטנטים מוסדרת, בין היתר, בסעיפים 73ב–75 לחוק הפטנטים, ותוקפו של הפטנט עשוי להתברר גם במסגרת תביעת הפרה בבית משפט. להרחבה על המסלול המקומי ראו את המדריך לביטול פטנט בישראל; להמחשת בירור ערעור על החלטת רשות הפטנטים בישראל ראו את סקירת נטפרי נ׳ נטספרק בנושא ביטול פטנט.
להבדל העקרוני בין תקיפת פטנט בפני הרשות לבין העלאת טענת אי־תוקף בבית המשפט יש גם ביטוי בפרק 9 של הספר ״דיני פטנטים״ (2023), מאת יונתן דרורי, הדן בהליכי ביטול ומחיקת פטנט בישראל ומשווה אותם, בין היתר, למסלולי הבדיקה שלאחר הענקת פטנט בחו״ל. את ההקשר הרחב של אכיפת פטנטים וסכסוכים הנוגעים לתוקפם ניתן למצוא בעמוד תחום העיסוק של תביעות פטנטים.
המשמעות המעשית של פסק הדין
הלכת Oil States מחייבת בעל פטנט המבקש לאכוף את זכותו בארצות הברית להביא בחשבון שאפשר לבחון את כשירותן של תביעות הפטנט גם לאחר הענקתן, בהליך מינהלי עצמאי שאינו תלוי בהחלטה מוקדמת של בית משפט על תוקף הפטנט. מי שמבקש לבטל פטנט צריך לבחון אם הטענות מתאימות לעילות הצרות של IPR ולהיערך למבחני ההוכחה ולכללי ההשתק החלים לאחר הכרעה סופית; בעל הפטנט צריך לבחון מהו הידע הקודם שעליו נשענת הבקשה, כיצד נוסחו התביעות והאם נדרשת הגנה עליהן גם במסגרת הליך הפרה מקביל.
החשיבות העיקרית של ההכרעה היא חוקתית: היא אישרה את סמכותו של הקונגרס להסמיך את משרד הפטנטים לבחון מחדש זכות שכבר העניק, בלי לראות בכל ביטול של תביעת פטנט פגיעה אסורה בסמכות השיפוטית. הניתוח אינו מחליף את בירור הזכויות בכל פטנט מסוים. פסק הדין המקורי ניתן ב־24.4.2018; הנוסח הרשמי ב־United States Reports פורסם בכרך 584, בעמוד 325.
להעמקה מקצועית: ביטול פטנטים
ביטול פטנט בישראל | נטפרי נ׳ נטספרק – ביטול פטנט | ערעור על החלטת רשם הפטנטים | תביעות פטנטים
