חברה שפיתחה טכנולוגיה לציוד רפואי מגלה שהמדינה התירה לגורם אחר לייצר את המוצר לצורך אספקה חיונית. בהליך אחר, ממציא אינו רשאי לחשוף את אמצאתו או לקדם את רישומה משום שהוטל על בקשת הפטנט צו ביטחוני. בשני המקרים נפגעת האפשרות להפיק תועלת מן האמצאה, אך הדין אינו מסדיר את התשלום באותה דרך: שימוש שהותר למדינה עשוי להקים זכות לתמלוגים לפי סעיף 108 לחוק הפטנטים, ואילו הגבלה ביטחונית על פעילות בעל האמצאה עשויה להקים זכות לפיצוי לפי סעיף 107.
סעיפים 104–115 לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, מאפשרים למדינה לנצל אמצאות לצורכי ביטחון או אספקת שירותים חיוניים, אך אינם פוטרים אותה ככלל מתשלום. אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה על התמורה, ההכרעה מסורה לוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים. המאמר עוסק בסמכותה זו של הוועדה, בעילות התביעה, בראיות הנדרשות ובגבולות הפיצוי; אין מדובר בהליך הרגיל לפסיקת תמלוגים לעובד שהמציא אמצאת שירות.
היתר לשימוש המדינה באמצאה לפי סעיפים 104–105
סעיף 104 מסמיך את השר שקבעה הממשלה להתיר ניצול אמצאה בידי משרד ממשלתי, מפעל או מוסד של המדינה, כאשר הדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום אספקה או שירותים חיוניים. ניתן להוציא את ההיתר הן ביחס לפטנט שכבר ניתן והן ביחס לאמצאה שהוגשה עליה בקשת פטנט וטרם נרשמה. ההסדר אינו מעניק למדינה זכות חופשית להשתמש בכל רעיון טכנולוגי ששמעה עליו; קיומה של בקשת פטנט והצורך הסטטוטורי הם חלק ממסגרת ההיתר.
לפי סעיף 105, השר רשאי להתיר את הניצול גם למי שפועל על פי חוזה עם המדינה, ככל שהדבר דרוש לביצוע החוזה ולצורכי המדינה בלבד. קבלן ביטחוני המייצר מערכת עבור משרד ממשלתי אינו רוכש מכוח ההיתר זכות כללית למכור את אותה מערכת בשוק האזרחי או ללקוחות אחרים. היקף ההיתר ותכליתו הם אפוא עניין עובדתי ומשפטי מהותי, לא רק פרט מנהלי.
סעיף 106 מחייב את השר להודיע לבעל האמצאה, לבעל הפטנט ולבעל הרישיון הייחודי על ההיתר ועל היקף הניצול שהותר, למעט מקום שבו הגנת המדינה מחייבת לנהוג אחרת. היעדר הודעה אינו ראיה מספקת לכך שלא ניתן היתר, בעיקר כאשר מדובר בפרויקט ביטחוני חסוי. כאשר מתעורר סכסוך על התשלום, יש לברר מה התיר השר בפועל, מי ניצל את האמצאה ומה היה היקף הניצול.
תמלוגים בעד ניצול האמצאה: סעיף 108
ניתן היתר לפי סעיפים 104 או 105, סעיף 108 מטיל על אוצר המדינה לשלם תמלוגים לבעל האמצאה, לבעל הפטנט או לבעל הרישיון הייחודי, לפי העניין. שיעור התמלוגים נקבע תחילה בהסכמה; בהיעדר הסכם הוא נקבע בידי הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים. מדובר בהסדר סטטוטורי שבמסגרתו הניצול הותר, ולא בהכרח בעילת תביעה רגילה על הפרת פטנט.
גם כאן השאלה מי זכאי לתשלום אינה נענית תמיד מן הכותרת של בקשת הפטנט. עשוי להיות פער בין הממציא, החברה שבבעלותה הפטנט ובעל רישיון ייחודי שנפגע מניצול המדינה. יש לבדוק את שרשרת הזכויות, את הסכמי ההמחאה והרישוי ואת זהותו של מי שהדין מזכה בתמלוגים בנסיבות המקרה. באותה מידה יש להפריד בין ניצול שהותר כדין לבין שימוש שבוצע מחוץ לגבולות ההיתר, שעלול לחייב בחינה של עילה וסעד שונים.
פיצויים בשל צו חיסיון או איסור הגשה בחו״ל: סעיף 107
סעיף 107 עוסק בפגיעה מסוג אחר. כאשר ניתן צו לפי סעיפים 94 או 99, הנוגעים להגבלת פעילות מטעמי ביטחון המדינה או לאמצאות בתחום האנרגיה הגרעינית, או כאשר לא ניתן היתר לפי סעיפים 98 או 103 להגשת בקשה לפטנט מחוץ לישראל, אוצר המדינה חייב בפיצוי לבעל האמצאה. אם שיעור הפיצוי לא נקבע בהסכם, הוועדה היא שמכריעה בו.
כאן אין צורך להוכיח שהמדינה ניצלה בעצמה את האמצאה או הפיקה ממנה הכנסות. הפגיעה הנטענת יכולה לנבוע מעצם המגבלות על פרסום, רישום, פיתוח ומסחור. בעל האמצאה עדיין נדרש להוכיח קשר סיבתי לנזק הנטען ואת שיעורו; עצם קיומו של צו אינו מוכיח שפרויקט מסחרי היה מצליח או שהיה צפוי להניב רווח מסוים.
בבחינת הסעד יש להפריד גם בין החלטת השר להגביל את האמצאה לבין השאלה כמה פיצויים מגיעים בגינה. אפשר שיידרש מסלול של השגה או ערר על ההגבלה עצמה, אך הבקשה לקביעת הפיצויים מתנהלת בפני הוועדה מכוח סעיף 107. ערבוב המסלולים עלול להביא לתביעה שאינה מכוונת לסמכות הנכונה.
איך קובעים את שיעור התמלוגים?
סעיף 110 מצווה על הוועדה, בבואה לקבוע תמלוגים, להביא בחשבון בין היתר את היקף הניצול שהותר ואת אופיו. הוא מאפשר לה להסתמך גם על תמלוגים שנקבעו בהסכמי רישיון שתנאיהם דומים לתנאי ההיתר. אין בחוק שיעור אחיד של אחוזים ממחזור הרכישות, מתקציב הביטחון או ממחיר כל יחידה. גם אין להניח שניתן להשתמש ללא התאמה בתעריף רישוי מסחרי רגיל כאשר ההיתר הממשלתי מוגבל למטרה, לתקופה או להיקף מסוים.
בהליך כזה ראוי להפריד בין היקף ההרשאה שניתנה לבין היקף הניצול בפועל. אם הותר לייצר מערכת בכמות מסוימת, אך הייצור בפועל היה מצומצם יותר, שני הנתונים עשויים להיות רלוונטיים להערכת התמורה. בהשוואה להסכמי רישוי יש לבדוק גם מי נושא בעלויות הפיתוח, הייצור, האישור הרגולטורי והסיכון המסחרי. אלה נתונים שיכולים להשפיע על השוואת הרישיונות, אך אינם נוסחה עצמאית שנקבעה בחוק.
בבקשה לפי סעיף 107, לעומת זאת, עיקר המחלוקת עשוי להיות הנזק שנגרם מכך שלא היה אפשר לקדם את הפטנט או את המיזם. מסמכי השקעה, התקשרויות עם לקוחות, תיעוד הוצאות פיתוח ותוכניות מסחור עשויים להועיל. הערכת שווי תיאורטית של האמצאה לבדה לא תמיד תשקף את הנזק שגרם צו ההגבלה.
הלקח מפרשת פלס הנדסת חדשנות: גם נזק מסחרי צריך להוכיח
בספר ״דיני פטנטים״ נדונה פרשת פלס הנדסת חדשנות, שעסקה בין היתר בטענות לנזק בשל הגבלות ביטחוניות על בקשת פטנט. בין ראשי הנזק שנטענו היו הוצאות פיתוח וקידום האמצאה, התקשרויות שלא יצאו לפועל ואובדן האפשרות להתקבל לחממה טכנולוגית. בית המשפט לא פסק את הסכומים שהתבקשו, משום שלא הוצגה תשתית מספקת להוצאות הנטענות, לביטול ההתקשרויות או לסיכויי ההשתלבות בחממה.
המשמעות אינה שפגיעה מסוג זה לעולם אינה בת פיצוי. המקרה מדגיש את הפער בין תרחיש עסקי אפשרי לבין נזק שניתן להוכיח: יש לתעד הוצאות אמיתיות, לבסס את תנאי ההתקשרות הצפויה ולהראות כיצד ההגבלה המשפטית היא שגרמה לאובדן ההזדמנות. ניתוח המקרה בספר מתייחס גם לכך שייתכן נזק בר־פיצוי אף כאשר האמצאה עצמה לא הניבה רווחים; הוא אינו קובע פיצוי אוטומטי על עצם אובדן האפשרות להפיק רווח.
מי מוסמך לדון וכיצד פונים לוועדה?
סעיף 109 לחוק מסמיך את שר המשפטים למנות את הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים. חבריה הם שופט של בית המשפט העליון, רשם הפטנטים וחבר סגל אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה. סעיף 111 מעניק לה סמכות ייחודית לעניינים שהחוק הפקיד בידיה, וקובע שהחלטותיה סופיות. על כן בחירת ההליך אינה עניין פורמלי בלבד: תביעה אזרחית רגילה לבית משפט אינה המסלול שהחוק קבע לדיון בגובה פיצויים או תמלוגים לפי סעיפים 107–108.
לפי תקנה 172 לתקנות הפטנטים, הבקשה העיקרית מוגשת לרשם הפטנטים וכוללת את פרטי הצדדים, זיהוי האמצאה, העובדות הנוגעות לשיעור הפיצוי או התמלוגים, הנימוקים והסעד המבוקש. תקנה 173 מחייבת לצרף תצהירים המאמתים את העובדות, וכן מסמכי צו או היתר לפי העניין. הוכחת היקף הניצול או הנזק אינה יכולה להישען רק על טענה שהאמצאה בעלת חשיבות ביטחונית או ציבורית.
יש לשים לב לנוסח התקנות החל כיום: תקנה 172(ב) מורה על הגשת בקשות לפי סעיפים 107–108 ומסמכי ההליך לפי תקנה 11 בשלושה עותקים. בתקנה 174(ב) נקבעה הוראה נפרדת בדבר ארבעה עותקים של התשובה ונספחיה. אין להסיק ממספר העותקים המופיע בסקירות דיוניות ישנות כי אותן הוראות עדיין חלות על כל מסמך בהליך.
תשובת המדינה, חקירות וראיות נוספות
תקנה 174(א) מאפשרת למשיב להגיש תשובה מנומקת ותצהירים בתוך חודש מיום הגשת הבקשה העיקרית. לפי תקנה 174(ג), הימנעות מהגשת תשובה במועד נחשבת להסכמה לסעד שנתבקש. לאחר מכן מועברות הבקשה והתשובה ליושב ראש הוועדה, שקובע את מועד הדיון ומודיע לצדדים לפחות עשרה ימים מראש, לפי תקנה 176.
מי שמבקש לחקור מצהיר מטעם הצד שכנגד צריך להודיע על כך לוועדה ולצד האחר לפחות שבעה ימים לפני הדיון, בהתאם לתקנה 177. אין להניח שאפשר יהיה להוסיף במהלך הדיון כל נימוק שלא הופיע בכתבי הטענות: תקנה 180 מתירה זאת בנסיבות מוגדרות, למשל כאשר השמטת הנימוק לא הייתה באשמת הצד או כאשר שמיעתו דרושה לעשיית צדק. הכנה ראייתית מראש חשובה במיוחד כאשר לצד אחד מצוי המידע המלא על היקף השימוש והצד האחר מחזיק בעיקר בנתוני פיתוח ושווי.
סעיף 115 נותן לוועדה סמכויות להשגת ראיות, זימון עדים והמצאת מסמכים, ואף להתחשב בחומר שלא היה קביל בהליך אזרחי רגיל. סעיף 115(ב) מאפשר לה להורות על תשלום מוקדם של הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כולו או מקצתו. זו אינה סמכות לפסוק מקדמה שרירותית על סכום שהתובע טרם ביסס.
ההליך חסוי ככלל, והביקורת השיפוטית מצומצמת
לפי סעיף 114 לחוק, דיוני הוועדה אינם פתוחים לקהל אלא אם הורתה אחרת, ואין לפרסם דבר על דיון שהתנהל בדלתיים סגורות ללא רשותה. בתיקים ביטחוניים יש משמעות מיוחדת גם לתקנה 183(ג), המאפשרת מטעמי ביטחון שלא למסור את נימוקי ההחלטה בכתב. הגבלות אלה מחייבות זהירות באופן שבו מגישים מסמכים טכנולוגיים ובאופן שבו מפרסמים את תוצאות ההליך.
סעיף 111 קובע שהחלטת הוועדה סופית ושבתי משפט ובתי דין לא ייזקקו לעניינים שבסמכותה. אין בכך בהכרח לשלול ביקורת שיפוטית חריגה, אך אין לראות בעתירה לבית המשפט הזדמנות רגילה לשמוע מחדש מומחים או להגיש ראיות עסקיות שלא הוגשו במועד. לפיכך יש לגבש מלכתחילה עמדה ברורה ביחס לעילה, להיתר או לצו, לסכום המבוקש ולתשתית החשבונאית והטכנולוגית.
ההבדל בין שימוש המדינה, רישיון כפייה ותמלוגים לעובד
היתר לפי סעיפים 104–105 אינו זהה לרישיון כפייה בפטנט לפי סעיף 117. הראשון ניתן במסגרת סמכות מדינתית לצורכי ביטחון ואספקה חיונית, בעוד השני ניתן בידי רשם הפטנטים במצבים הקבועים בפרק ז׳ לחוק, כגון ניצול לרעה של הזכות. גם השאלה אם המדינה ניצלה את האמצאה בלי היתר מתאים אינה מוכרעת מעצם העובדה שהמדינה היא המשתמשת; יש לברר את ההרשאה ואת העילה המשפטית הרלוונטית.
הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים מוסמכת אמנם גם להכריע בענייני תמורה בעד אמצאות שירות, אך תביעה של עובד לפי סעיף 134 אינה תביעה נגד המדינה בשל היתר לניצול אמצאה. בתביעה לפי סעיפים 107–108 המשיב והמסמכים המרכזיים עשויים להיות שונים לחלוטין, אף שהפורום הדיוני דומה. שאלות על סמכותו של בית המשפט בתביעות הפרה ועל היחס בין מסלולי ההתדיינות משתלבות במסגרת ליטיגציית פטנטים בישראל.
הוראות הדין הרלוונטיות מצויות בחוק הפטנטים, סעיפים 94, 98–99, 103–115, ובתקנות הפטנטים, תקנות 171–187. ההרחבה העיונית בנוגע לשימוש המדינה, להיתר שניתן לקבלנים, לפיצוי על הגבלות ביטחוניות ולניתוח פרשת פלס הנדסת חדשנות מצויה אצל יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), פרק 15, סעיפים 15.3 ו־15.6.
הליכים נוספים בתחום הפטנטים
תמורה ותמלוגים לעובד בגין אמצאת שירות | תביעה בגין הפרת פטנט
