יצרן המבקש לשווק מוצר המוגן בפטנט ישראלי פונה לבעל הפטנט ומבקש רישיון. בעל הפטנט מסרב, או מציע תנאים שלטענת היצרן אינם מאפשרים אספקה סבירה לשוק. האם רשם הפטנטים רשאי להתיר ליצרן להשתמש באמצאה בלי הסכמת בעל הפטנט? התשובה עשויה להיות חיובית, אך לא בשל עצם הסירוב. סעיפים 117–128 לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, קובעים הסדר חריג של רישיון כפייה, המבוסס על ניצול לרעה של המונופולין שבפטנט ועל שיקולי טובת הציבור.
רישיון כפייה אינו מבטל את הפטנט ואינו מעניק למבקש בעלות בו. הוא גם אינו פתרון אוטומטי למי שהפר פטנט ומבקש להכשיר בדיעבד את פעולותיו. תנאי הרישיון, גבולותיו והתמורה לבעל הפטנט נקבעים בהחלטת הרשם.
מתי רשאי רשם הפטנטים להעניק רישיון כפייה?
סעיף 117(א) מקנה לרשם סמכות לתת רישיון לניצול אמצאה המוגנת בפטנט אם שוכנע שבעל הפטנט מנצל לרעה את המונופולין שיש לו. סעיף 119 מפרט שני מצבים: כאשר אין מספקים בישראל, בתנאים סבירים, את מלוא הביקוש למוצר; או כאשר התנאים שבעל הפטנט מציב לאספקת המוצר או למתן רישיון לייצורו או לשימוש בו אינם הוגנים בנסיבות העניין, אינם מתחשבים בטובת הכלל ונובעים בעיקר מקיומו של הפטנט. בשני המצבים רשאי בעל הפטנט להציג הצדק סביר לנסיבות.
לא כל מחיר גבוה ולא כל סירוב לתת רישיון מקימים עילה. המבקש נדרש להצביע על פגיעה ממשית בצורכי השוק או על תנאים בלתי הוגנים הקשורים לכוח שמעניק הפטנט. גם כאשר המוצר אינו מיוצר בישראל, יש לברר מהו היקף האספקה בדרך של ייבוא; עצם ההחלטה לייצר מחוץ לישראל אינה שקולה בהכרח לניצול לרעה.
מתי אפשר להגיש את הבקשה?
סעיף 117(ב) קובע סף זמן ברור: אין להיזקק לבקשה לפי סעיף זה אלא לאחר שחלפו שלוש שנים מיום מתן הפטנט או ארבע שנים מיום הגשת בקשת הפטנט, לפי המאוחר. יש לחשב את שתי התקופות בנפרד. לדוגמה, אם הבקשה הוגשה בינואר 2020 והפטנט ניתן בינואר 2024, מועד הסף יהיה בינואר 2027, שלוש שנים לאחר מתן הפטנט, אף שארבע שנים מההגשה חלפו כבר ב-2024.
התקופה נועדה לאפשר לבעל הפטנט זמן סביר לפעול לניצול האמצאה. אין להסיק מכך שלאחר חלוף התקופה רישיון יינתן מעצמו; עדיין יש להוכיח את העילה ולשכנע שהסעד מתאים לנסיבות. יש להבחין בין מסלול זה לבין הרישיון לבעל פטנט מאוחר לפי סעיף 121, המבוסס על תנאים אחרים.
דרישה לקבלת מידע מבעל הפטנט לפי סעיף 118
לעיתים קשה למבקש לדעת אם מחסור במוצר נובע מהגבלת אספקה, מקשיי ייצור או מסיבה אחרת. סעיף 118 מאפשר לרשם לדרוש מבעל הפטנט, לאחר חלוף תקופת הסף, הודעה בכתב על ניצול האמצאה בישראל בדרך של ייצור או ייבוא, על היקף האספקה ועל מקום הייצור. בקשה להפעלת סמכות זו מוגשת לפי תקנה 112 לתקנות הפטנטים, בטופס 4 ובצירוף האגרה הנדרשת.
על בעל הפטנט להשיב בתוך שישים ימים מהדרישה, או בתוך ארכה שנקבעה. היעדר תשובה במועד נחשב, לפי סעיף 118(ג), להודאה בניצול לרעה של המונופולין. התקנות גם מגבילות את העברת המידע למבקש: תקנה 115 מאפשרת שלא לחשוף פרטים המהווים סודות מסחריים, ותקנה 116 מגבילה שימוש ראייתי בחומרים שנמסרו במסגרת הליך המידע. לפיכך אין לראות בדרישת המידע זכות לקבל את כלל מסמכי הייצור והמסחר של המתחרה.
מה צריך לכלול בבקשה לרישיון כפייה?
תקנה 117 מחייבת בקשה בכתב לרשם, בצירוף אגרה וראיות. יש לפרט את הפטנט ואת העילה הנטענת, את הנסיבות המצדיקות מתן רישיון ואת התשתית המראה שלמבקש יכולת ממשית לנצל את האמצאה. מעבר לנתונים על מחסור או על תנאי רישוי בלתי הוגנים, נדרשות ראיות על יכולת ייצור או ניצול ועל היקפם האפשרי. בקשה שמוכיחה לכאורה בעיה באספקת מוצר אך אינה מסבירה כיצד המבקש עצמו יתקן אותה, מחמיצה שיקול מרכזי בסעיף 122.
התיעוד עשוי לכלול נתוני ביקוש ואספקה בישראל, הצעות מחיר והתכתבויות בין הצדדים, פירוט של אמצעי הייצור או הייבוא, היתרים רגולטוריים נדרשים והערכת הזמנים הנחוצים להגעה לשוק. כאשר הטענה היא שתנאי הרישיון אינם הוגנים, רצוי להציג את התנאים המדויקים ואת ההשפעה שלהם על האפשרות לספק את המוצר לציבור, ולא להסתפק בטענה שאין הצדקה לתמלוגים שדרש בעל הפטנט. אין בחוק הישראלי הוראה כללית בסעיף 117 המתנה את עצם הגשת הבקשה בהשלמת משא ומתן מסחרי לתקופה קבועה; פניות קודמות עשויות להיות ראיות מועילות למחלוקת, אך אין להציג אותן כתנאי סטטוטורי עצמאי ללא בסיס.
ההליך בפני הרשם: פרסום, הצטרפות ותגובת בעל הפטנט
סעיף 124 מחייב פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה והזמנת מי שיש לו עניין בה, או עלול להיפגע ממתן הרישיון, להצטרף להליך. תקנות 118–119 מסדירות את העיון בבקשה ואת ההצטרפות; מי שמבקש להצטרף יגיש הודעה בתוך חודשיים מפרסום הבקשה, ויוכל לצרף ראיות בהתאם להוראות התקנות. בעלי רישיונות הרשומים בפנקס נחשבים בעלי דין לעניין מסירת עותקים לפי תקנה 117(ב).
לפי תקנה 120, על בעל הפטנט להגיש כתב טענות וראיות בתוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה. התקנה קובעת כי אי-הגשת כתב טענות במועד תיחשב כהסכמה למתן הרישיון. בירור ההליך לאחר מכן מתנהל לפי סדרי הדין החלים על התנגדויות בפני רשם הפטנטים, בשינויים שנקבעו בתקנות. יש להתייחס ללוחות הזמנים האלה כאל חלק מהותי בניהול הסיכון, הן מצד המבקש והן מצד בעל הפטנט.
מה הרשם שוקל לפני שהוא מגביל את בעל הפטנט?
סעיף 122 מציב את השאלה במישור רחב יותר מהסכסוך שבין שתי חברות: יכולת המבקש לרפא את הפגם, טובת הציבור, הזכות לתמורה סבירה, שמירת זכויותיהם של מי שכבר מנצלים את האמצאה, אופי האמצאה והצעדים שנקט בעל הפטנט לשם ניצולה בישראל. מבחינה מעשית, אפילו כאשר הוכח מחסור באספקה, נותר לבחון האם מתן הרישיון המבוקש צפוי לפתור את המחסור והאם היקפו ראוי.
גם בעל הפטנט אינו חייב להסתפק בהכחשה כללית. הוא יכול להציג נתוני ייצור וייבוא, אספקה ללקוחות, קשיים רגולטוריים, הסכמי הפצה והשקעות שנעשו להרחבת האספקה. סעיף 119 מכיר באפשרות להראות הצדק סביר למצב הנטען. הדיון אינו ענישה על עצם הבעלות בפטנט, אלא בחינת השימוש בכוח הבלעדי שהפטנט מקנה.
הרישיון שניתן אינו רישיון בלעדי או ללא תמורה
לפי סעיף 123, רישיון כפייה יינתן בעיקר לאספקת צורכי השוק המקומי. סעיף 126 קובע שהרישיון לא יהיה ייחודי, וכי הרשם יקבע את תנאיו, לרבות תמלוגים או תמורה אחרת לבעל הפטנט. הערך הכלכלי של הרישיון ושל הפטנט, תנאי התשלום, נסיבות ביטול אפשריות וסימון המוצרים הם חלק מן ההסדר שהרשם רשאי לעצב. החוק אינו מעניק למבקש שימוש חופשי ונטול עלות.
תחילת הרישיון היא, ככלל, שלושים יום לאחר החלטת הרשם או במועד מאוחר יותר שקבע הרשם, לפי סעיף 125. בית המשפט רשאי לעכב את כניסתו לתוקף במקרה של ערעור. לפי סעיף 126א, לא ניתן להעביר את רישיון הכפייה בנפרד מהחלק בעסק או מהמוניטין הקשור לשימוש בפטנט. פרטים אלה משמעותיים בעסקאות השקעה, בהעברת מפעל ובמכירת פעילות מסחרית של בעל הרישיון.
רישיון כפייה אינו הגנה אוטומטית מפני תביעת הפרה
הגשת בקשה לרישיון כפייה אינה מקנה למבקש זכות להתחיל לייצר או לשווק מוצר המפר פטנט, ואין לראות ברישיון שיינתן בעתיד הכשרה אוטומטית של שימוש מסחרי שנעשה בעבר. בבירור יכולת המבקש לנצל את האמצאה אפשר להסתמך על תשתית טכנולוגית, כוח אדם, ציוד והתקשרויות; אין הכרח להפר קודם לכן את הפטנט כדי להוכיח יכולת. פרק 14 בספר ״דיני פטנטים״ דן בהבחנה זו, לרבות בגבולות האפשרות לייצור ניסיוני במסגרת ההליך.
בע״א 7247/19 פייזר נ׳ אוניפארם (15.3.2022) הבהיר בית המשפט העליון, בין היתר, שהדין הישראלי נתן ביטוי סטטוטורי מסוים לסוגיית השימוש לרעה בזכות הפטנט באמצעות סעיפים 117 ו-119, ולא אימץ באופן גורף את דוקטרינת ה-Patent Misuse האמריקאית. שם לא הוכר רישיון כפייה ולא הוכשרה הפרה; הדיון עסק בעיקר במניעות ובהשתק בתביעת הפרה.
פטנט מאוחר התלוי בפטנט מוקדם: המסלול המיוחד בסעיף 121
יש מצבים שבהם בעל פטנט מאוחר אינו יכול לנצל את האמצאה שלו בלי להפר פטנט שנרשם על יסוד בקשה מוקדמת יותר. סעיף 121 מאפשר לרשם להעניק לבעל הפטנט המאוחר רישיון לניצול האמצאה המוקדמת במידה הנדרשת, ובלבד שבאמצאה המאוחרת יש התקדמות טכנולוגית חשובה בעלת ערך כלכלי רב בהשוואה למוקדמת. זו עילה שונה מניצול לרעה לפי סעיפים 117–119: עצם קיומו של פטנט מאוחר אינו מזכה ברישיון, אך גם אין צורך לטעון שאי-אספקת מוצר היא בהכרח מקור המחלוקת.
כאשר שתי האמצאות משמשות לאותה מטרה, החוק מתנה את הרישיון במתן אפשרות לרישיון מקביל לבעל הפטנט המוקדם, לפי בקשתו. מדובר בהסדר נקודתי לפטנטים תלויים, ולא בדרך כללית לעקוף פטנט ראשון באמצעות פטנט שני שניתן אחריו.
שינוי הרישיון, ביטולו והאפשרות לערער
סעיף 127 מאפשר לבעל הפטנט לבקש מהרשם לעיין מחדש ברישיון כאשר השתנו הנסיבות ששימשו יסוד למתן הרישיון, או כאשר בעל הרישיון הפר אחד מתנאיו. לעומת זאת, סעיף 129 עוסק באפשרות חריגה לבטל את הפטנט עצמו לאחר שניתן רישיון כפייה שלא מנע את הניצול לרעה; בקשה לפי סעיף זה כפופה לתנאים נפרדים, ובכללם חלוף שנתיים ממתן הרישיון הראשון ביחס לאותו פטנט. אין לערבב בין שינוי רישיון קיים לבין ביטול זכות הפטנט.
גם הערעור אינו הופך את הרישיון למיידי: סעיף 125 מאפשר לבית המשפט לעכב את כניסת הרישיון לתוקף או להתנות תנאים. במקביל, כאשר במחלוקת מעורבת תביעת הפרה או מחלוקת מסחרית על זכויות בפטנט, יש לבדוק בנפרד את סמכות בית המשפט לעומת סמכות הרשם ואת השפעתו של כל הליך על משנהו. ההיבט הרחב של ניהול סכסוכי פטנטים נדון בעמוד ליטיגציית פטנטים בישראל.
רישיון כפייה לעומת רישיון מסחרי מוסכם
רישיון מסחרי רגיל נולד מהסכמה בין הצדדים, ולכן גם היקפו, הבלעדיות והתמלוגים שלו כפופים בראש ובראשונה להסכם ולדין החל. ברישיון כפייה רשם הפטנטים קובע את זכות הניצול ואת תנאיה מכוח סמכות סטטוטורית ובהתחשב בצורכי הציבור ובזכויות בעל הפטנט. ההבחנה עשויה להשפיע על ניהול משא ומתן עוד לפני פתיחת ההליך, אך אין להציג עצם מחלוקת על שיעור תמלוגים כזכאות לרישיון כפייה.
הבסיס החוקי לדיון הוא חוק הפטנטים, סעיפים 116–129, ותקנות הפטנטים, תקנות 112–122. הרחבה על תכליות ההסדר, המבחנים הראייתיים, הרישיון לפטנט מאוחר ועיון מחדש נמצאת בספר יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), פרק 14: רישיון כפייה.
מאמרים נוספים בנושא זכויות בפטנטים והליכים משפטיים
בדיקת חופש פעולה (FTO) לפני השקת מוצר | ערעור על החלטת רשם הפטנטים בישראל
