סימן מסחר רשום עשוי לשמש לא רק את בעליו אלא גם יבואן, מפיץ, זכיין או חברה קשורה שקיבלו הרשאה להשתמש בו. כאשר הרשות נרשמה בפנקס סימני המסחר ומתעוררת מחלוקת על המשך תוקפה, אין די בהכרח בהודעה חד-צדדית על סיום ההתקשרות. יש להבחין בין זכויות הצדדים מכוח ההסכם לבין רישום הרשות בפנקס ובין סמכויותיו של רשם סימני המסחר לבין סמכויות בית המשפט בסכסוך חוזי.
סעיפים 50 עד 52 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, מסדירים את רישום הרשות לשימוש בסימן, את תוכנה ואת שינוי הרישום או ביטולו. סעיף 52 מתייחס לביטול רשות רשומה, ולא למחיקת סימן המסחר עצמו. זו הבחנה יסודית: אפשר שהסימן יישאר רשום בבעלות אותו גורם, בעוד שזכותו הרשומה של משתמש מסוים תבוטל או תוגבל.
רישום רשות שימוש בסימן מסחר ומשמעותו
סעיף 50 לפקודה מאפשר לבעל סימן רשום להרשות לאדם אחר להשתמש בסימן ביחס לכל הטובין שלגביהם נרשם או לחלקם. לפי סעיף 50(ב), לרשות אין תוקף ככזו לפי הפקודה אלא לאחר שנרשמה. הרשם רשאי להתנות את הרישום בתנאים ובהגבלות, ובוחן אם השימוש המבוקש אינו מנוגד לתקנת הציבור ואינו עלול להטעות.
הבקשה לרישום הרשות צריכה להבהיר מי הבעלים ומי בעל הרשות, לאילו טובין או שירותים מתייחסת ההרשאה, מה תקופתה ומהם התנאים וההגבלות על השימוש. סעיף 51 מחייב לציין גם את היחסים שבין הצדדים ואת מידת הפיקוח שמקיים בעל הסימן על השימוש בסימן. פרטים אלה עשויים להתברר כמהותיים דווקא בעת שהצדדים מבקשים לבטל את הרישום, שכן הם מלמדים על היקף הזכות שנרשמה ועל גבולותיה.
רישום הרשות אינו מעביר את הבעלות בסימן למורשה. בע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לו(3) 780, הובהר כי בעל רשות רשומה אינו רוכש בשל כך זכות קניינית בסימן, וכי היחסים בינו לבין בעל הסימן עשויים להקים זכויות וחובות חוזיות. לכן אין לזהות בין זכות השימוש של המורשה לבין זכות הבעלות בסימן המסחר.
באילו מקרים ניתן לשנות או לבטל רשות רשומה?
סעיף 52 לפקודה מייחד הסדרים שונים לשינוי הרישום ולביטולו. על פי סעיף 52(א), בעל הסימן רשאי לבקש שינוי של הרשות הרשומה בכל הנוגע לטובין שעליהם היא חלה ולתנאים או להגבלות החלים עליה. סעיף זה אינו מעניק לבעל הסימן, מעצם בעלותו, זכות אוטומטית למחוק חד-צדדית את הרשות הרשומה בשל כל סכסוך עם המורשה.
לפי סעיף 52(ב), הרשם רשאי לבטל את הרישום אם בעל הרשות עצמו ביקש זאת. כאשר הצדדים מסכימים על סיום ההרשאה ועל מחיקת רישומה, ניתן להסדיר את הבקשה באופן התואם את עמדותיהם ואת הוראות התקנות. מחלוקת מתעוררת כאשר אחד הצדדים מבקש לשנות את הרישום או לבטלו, והאחר מתנגד.
עילה מהותית נוספת מצויה בסעיף 52(ג): הרשם רשאי לבטל רישום רשות אם נתבקש לעשות כן והוכח כי עצם קיומה של הרשות או השימוש בסימן בידי בעל הרשות עלולים לפגוע בתקנת הציבור או להטעות. הסעיף אינו הופך כל הפרה חוזית לעילה עצמאית לביטול הרישום. יש להראות כיצד העובדות הנטענות מתייחסות לתקנת הציבור או לסיכון להטעיה הנובע מן הרשות הרשומה או מן השימוש לפיה.
למשל, כאשר בעל רשות משווק מוצרים תחת סימן המסחר תוך הצגת מצג מטעה בדבר זהות היצרן או מקור המוצרים, עשויה להתעורר שאלה החורגת מהפרת ההסכם שבין הצדדים. מנגד, מחלוקת על תשלומי תמלוגים, על בלעדיות בהפצה או על התחייבות מסחרית אחרת אינה מוכיחה כשלעצמה כי נתקיימה העילה שבסעיף 52(ג). אין בכך כדי לשלול סעדים חוזיים בבית המשפט, אלא להבחין בין מסלולי ההליך.
מה הדין כאשר בעל הסימן דורש את ביטול הרשות ללא הסכמת המורשה?
במצב זה יש לבדוק תחילה את מסמכי ההרשאה ואת פרטי הרישום: האם מדובר ברשות שהוגבלה בזמן; האם הוסכם על תנאי המאפשר את סיומה; האם קיימת מחלוקת עובדתית על הפרת ההסכם; והאם השימוש שנעשה בסימן מעלה חשש להטעיה או לפגיעה בתקנת הציבור.
חוזר רשם סימני המסחר 015/2012 מתייחס לבקשה של בעל סימן לביטול רשות או לשינוי תנאיה בהיעדר כתב הסכמה חתום מטעם בעל הרשות, ומורה על פתיחת הליך התנגדות לפי התקנות. משמעות הדבר היא שכאשר קיימת התנגדות לביטול הרישום, אין להניח שמדובר בפעולת מזכירות גרידא. הטענות והראיות צריכות להתברר בהליך מתאים, בלי לגרוע מן התנאים המהותיים שקובע סעיף 52.
יש חשיבות גם להבחנה בין מחיקת רישום הרשות בפנקס לבין טענה כי ההסכם פקע או בוטל בין הצדדים. הכרעה בשאלה החוזית עשויה להשפיע על המחלוקת, אך אינה זהה בכל מקרה להכרעה בסמכות הרשם על פי הפקודה. כאשר נדרשים סעד הצהרתי, אכיפת הסכם או פיצויים בשל הפרת התחייבות, ייתכן שההליך המתאים לכך הוא תביעה אזרחית, ולא בקשה לשינוי הפנקס בלבד.
הגשת בקשה ושמיעת טענות בפני הרשם
תקנה 63ו לתקנות סימני המסחר, 1940, מסדירה בקשה לשינוי ברישום רשות או לביטולה. יש לפרט את הנימוקים לבקשה ולפעול לפי דרישות ההגשה והמסמכים החלות. תקנה 63ז מפנה למתכונת דיונית הדומה לזו הנהוגה בהליך התנגדות, בהתאם להוראותיה. בפועל, היקף ההתדיינות נגזר מן המחלוקת שבין הצדדים ומן התשתית שהם מציגים.
על המבקש לבסס תחילה את הרישום שאותו הוא מבקש לשנות או לבטל ואת מעמדו ביחס אליו. בתיק שבו נטענת הטעיה, עשויות להיות רלוונטיות דוגמאות לשימוש בסימן, אריזות, פרסומים, תיעוד מכירות, התכתבויות, הודעות לצרכנים וראיות הנוגעות למנגנון הפיקוח שהוסכם בין בעל הסימן לבין המורשה. אם המחלוקת קשורה להסכם, יש להציג את הוראותיו הרלוונטיות ולא להסתפק בהודעה כי הקשר העסקי בין הצדדים הסתיים.
סעיף 52(ד) מחייב לתת לכל צד הנוגע בדבר הזדמנות להשמיע טענות לפני ביטול הרישום או שינוי תנאיו. דרישה זו מהותית כאשר מתבקש לשלול רשות רשומה שיש לה משמעות מסחרית עבור המשתמש. ככל שקיימת מחלוקת עובדתית, יש לשקול אילו תצהירים, מסמכים ועדויות יאפשרו לרשם להכריע בה.
ביטול הרשות אינו ביטול סימן המסחר
כאשר הרשם מורה על ביטול רשות רשומה, סימן המסחר עשוי להוסיף ולהתקיים בבעלות בעליו הרשום. לעומת זאת, סעיף 52(ה) קובע כי אם רישום סימן המסחר עצמו בוטל או נמחק, בטלה גם הרשות שניתנה לגביו. מכאן שהקשר בין שני המסלולים אינו סימטרי: ביטול סימן גורר את ביטול הרשות הרשומה התלויה בו, ואילו ביטול רשות אינו מבטל כשלעצמו את הסימן.
לתקיפת הרישום של הסימן עצמו, מחמת פגם בכשירותו, חוסר תום לב או אי-שימוש, חלים הסדרים אחרים. עניינים אלה נדונים במדריך מחיקה וביטול של סימן מסחר רשום בישראל, המתייחס לסעיפים 38, 39 ו-41 לפקודה. גם התנגדות לרישום סימן שטרם נרשם היא הליך שונה, הנדון במדריך התנגדות לרישום סימן מסחר בישראל.
היחס בין רשות השימוש לבין תביעת הפרת סימן מסחר
סכסוך בין בעל סימן לבין משתמש לשעבר עשוי לעורר שתי שאלות נפרדות: האם הרשות הרשומה עודנה בתוקף, והאם השימוש שנעשה לאחר סיום ההרשאה הנטען מפר את זכויות בעל הסימן. השאלה הראשונה עוסקת בתנאים לרישום הרשות או לביטולה; השנייה מחייבת לבחון את מעשי השימוש, את ההגנות האפשריות ואת הסעדים המתאימים.
כאשר טוענים לשימוש מפר לאחר פקיעת רשות, אין די בדרך כלל בהפניה לסעיף הביטול בפנקס. יש להוכיח את הזכות בסימן, את העובדות הנוגעות להרשאה ואת השימוש שמייחסים לצד שכנגד. במקרים המתאימים תיבחן גם אפשרות לבקש צו מניעה או פיצויים. ההליכים הללו משתלבים בפעילות המשרד בתחום תביעות סימני מסחר, אך נדרש להתאים את הסעד לערכאה ולעילה המשפטית המתאימות.
לדיון נוסף בזכותו של בעל סימן לרשום רשות שימוש ובביטולה, ראו יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד, Intellectual Property Law in Israel, פרק 2, סעיף 8.1.2, עמ' 199-201.
מאמרים נוספים על הליכים בפני רשם סימני המסחר
מחיקה וביטול של סימן מסחר רשום | התנגדות לרישום סימן מסחר | השגה חד-צדדית על סירוב לרישום
