התנגדות לרישום סימן מסחר בישראל: עילות, ראיות וניהול ההליך

התנגדות לרישום סימן מסחר היא הליך משפטי בפני רשם סימני המסחר, שבמסגרתו ניתן למנוע את רישומו של סימן שכבר קובל על ידי מחלקת סימני המסחר ופורסם ביומן, אך טרם נרשם. מבחינת בעל סימן קודם, זהו המועד לבחון אם הרישום המבוקש פוגע בזכויותיו. מבחינת מבקש הרישום, הגשת התנגדות מחייבת להגן על כשירות הסימן ועל הזכאות לרושמו, גם לאחר שהבקשה עברה את הבחינה הראשונית.

ההליך מוסדר בסעיפים 24 ו-25 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ובתקנות סימני המסחר, 1940. זהו הליך בין צדדים יריבים, הכולל כתבי טענות, ראיות ובמקרים המתאימים גם שמיעת עדים. הוא שונה מהליך ההשגה מול בוחן סימני המסחר, שנערך בין מבקש הרישום לבין הרשות.

מתי אפשר להגיש התנגדות לרישום סימן מסחר?

לפי סעיף 24(א) לפקודה, ניתן להגיש התנגדות בתוך שלושה חודשים מיום פרסום קיבול הבקשה ביומן סימני המסחר. המועד נמנה ממועד הפרסום ולא מיום הגשת הבקשה או ממועד קבלת הודעה פרטנית. קיבול בקשה לרישום אינו זהה לרישום הסופי, ולכן בשלב זה עדיין ניתן לדרוש את מניעת הרישום או את הגבלתו.

מעקב אחר בקשות שהתקבלו לרישום חיוני לבעל מותג המבקש למנוע רישום סימנים דומים. בדיקה מוקדמת של פרסום הקיבול, מספר הבקשה, הסימן המבוקש ופרטת הטובין והשירותים עשויה למנוע צורך בהליך מאוחר ומורכב יותר נגד רישום שכבר הושלם. את הפרסומים ופרטי הבקשות ניתן לבדוק במאגר סימני המסחר של רשות הפטנטים.

מי רשאי להתנגד ומהן עילות ההתנגדות?

הפקודה מעניקה את הזכות להגיש התנגדות לכל אדם, אך אין די בחוסר שביעות רצון מן הבקשה. סעיף 24(א1) מגדיר שתי חלופות: קיומה של עילה שמכוחה מוסמך הרשם לסרב לרישום, או טענה של המתנגד כי הוא בעל הסימן. התנגדות יכולה להישען על אחת מהחלופות או, כשהנסיבות מצדיקות זאת, על טענות חלופיות מנומקות.

העילה השכיחה היא חשש להטעיית הציבור עקב דמיון בין הסימן המבוקש לסימן קודם, בין היתר לפי סעיף 11(9) לפקודה. עם זאת, ניתן להתנגד גם משום שהסימן נעדר אופי מבחין לפי סעיף 8, משום שהוא מתאר את הטובין או השירותים, או משום שמתקיימת עילת פסלות אחרת לפי הפקודה. בעל סימן לא רשום עשוי להתבסס על זכויות קודמות ועל מוניטין מוכח, ובעל סימן מוכר היטב יכול להסתמך על ההגנות שנקבעו בדין, גם כאשר אין בידיו רישום ישראלי מתאים.

טענת בעלות היא עניין נפרד מטענה שהסימן אינו כשיר לרישום כלל. למשל, כאשר שני גורמים טוענים כי הזכות בשם מסחרי שייכת להם על יסוד מערכת יחסים עסקית קודמת, יש להוכיח את שרשרת הזכויות ואת נסיבות השימוש בסימן. מנגד, כאשר נטען שהביטוי תיאורי ושייך לנחלת הכלל, יש לבחון כיצד הטענה מתיישבת עם טענות אחרות לזכות בלעדית באותו ביטוי.

כיצד בוחנים דמיון מטעה בין סימני מסחר?

עצם העובדה ששני סימנים חולקים מילה, אותיות או רעיון מסחרי אינה מכריעה. בחינת החשש להטעיה מתייחסת למראה ולצליל הסימנים, לטובין ולשירותים, לצינורות השיווק, לקהל הלקוחות וליתר נסיבות העניין. נבחנים גם האופי המבחין של הסימן הקודם והרושם הכולל שהסימנים מותירים אצל הצרכן הרלוונטי.

בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 302659, Cylance, Inc. נ' סילוס הגנת סייבר בע"מ (החלטת סגנית הרשם ז'קלין ברכה מיום 24.6.2021), נדחתה ההתנגדות לרישום הסימן CYLUS, שהוגשה על יסוד הסימן הקודם CYLANCE. לצד הדמיון המסוים במראה ובצליל הסימנים, נשקלו גם מאפייני השירותים, זהות הלקוחות ותהליך הרכישה. נקבע כי לא הוכח חשש להטעיה המצדיק למנוע את הרישום.

בע"א 1611/07 מיכה דנציגר נ' שמואל מור (23.8.2012), קיבל בית המשפט העליון ערעור שעסק בהתנגדות לרישום הסימן More Stars. בית המשפט בחן את הדמיון לסימנים Million Stars ו-Lucky Stars וקבע כי מכלול המבחנים מבסס חשש להטעיה בתחום שיווק הפרחים. לצד הדמיון בין הסימנים נבחנו אופי הטובין, אופן הצגתם וההקשר המסחרי שבין הצדדים.

התנגדות המבוססת על סימן מסחר מוכר היטב

כאשר ההתנגדות נשענת על הטענה שמדובר בסימן מוכר היטב, אין די בהצגת פרסומים מרשימים או במוניטין כללי של חברה. יש להראות שהסימן המסוים מוכר בישראל בחוגי הציבור הרלוונטיים, לבחון את הטובין והשירותים המוגנים ואת היקף ההגנה שניתן להעניק לו בהתאם להוראות הפקודה.

בהחלטה בהתנגדות גוטקס סווימוור ברנדס בע"מ נ' Gotex S.A. מיום 23.6.2021, הוכר הסימן GOTTEX כסימן מוכר היטב בישראל. ההתנגדות לרישום GOTEX התקבלה רק בחלקה, בהתאם לטובין שלגביהם התבקש הרישום. מעמדו של סימן כמוכר היטב אינו מייתר את בחינת היקף ההגנה ביחס לטובין ולשירותים המסוימים.

הודעת ההתנגדות והתשובה לה

ההליך נפתח בהודעת התנגדות מנומקת המזהה את הסימן שבמחלוקת, את עילות ההתנגדות ואת הבסיס העובדתי והמשפטי לכל עילה. אין להסתפק בנוסח כללי שלפיו הסימן המבוקש "מפר את זכויות המתנגד". על המתנגד להבהיר מהו הסימן שעליו הוא מסתמך, מהן הזכויות הנטענות, מהו החשש להטעיה או הפגם בכשירות הרישום, ובאילו טובין ושירותים מתבקשת מניעת הרישום.

הבקשה מוגשת למחלקת סימני המסחר בדרך הקבועה ובצירוף האגרה הרלוונטית. האגרה מחושבת בהתאם לסוגי הטובין והשירותים שבהם עוסקת ההתנגדות. הוראות ההגשה, לרבות המסלול המקוון, מפורטות בעמוד השירות הרשמי של רשות הפטנטים להגשת התנגדות.

הרשם מעביר את הודעת ההתנגדות למבקש הרישום, וזה נדרש להגיש תשובה מנומקת במועד הקבוע בתקנות. סעיף 24(ה) קובע כי הימנעות מהגשת תשובה במועד תביא לכך שיראו במבקש כמי שזנח את בקשתו. לפיכך, מי שקיבל הודעת התנגדות אינו רשאי להתייחס אליה כמכתב התראה מסחרי שניתן להשאיר ללא מענה.

שלב הראיות: מה צריך להוכיח?

בשלב הראיות על הצדדים לבסס את הטענות שהעלו בכתבי הטענות. בהתנגדות הנשענת על שימוש קודם בסימן עשויים להידרש מסמכי מכירות, פרסום ושיווק, תיעוד שימוש במותג בישראל, הסכמים, התכתבויות וראיות הקושרות בין הסימן לבין מקור מסחרי מסוים. כאשר נטען לאופי מבחין נרכש או למעמד של סימן מוכר היטב, יש משמעות להיקף השימוש, למשכו, לחוגי הצרכנים ולהיקף החשיפה לסימן.

ההשוואה בין הסימנים מחייבת להתייחס גם לשוק האמיתי שבו הם פועלים. לעיתים יש חשיבות למקום שבו נמכרים המוצרים, לזהות הלקוחות ולמחיריהם; במקרים אחרים, ובעיקר כאשר הדבר שנוי במחלוקת, ניתן לשקול סקר צרכנים או חוות דעת מקצועית. עם זאת, סקר אינו תנאי בכל התנגדות, ומשקלו ייקבע על פי אופן עריכתו, אוכלוסיית הנשאלים והשאלות שהוצגו.

לאחר ראיות המתנגד מוגשות, בהתאם להסדר הדיוני, ראיות מבקש הרישום; במקרים המתאימים יכולה להינתן גם אפשרות לראיות תשובה. ניתן לבקש לחקור מצהירים והעדים עשויים להיחקר על תצהיריהם. אין להניח שאפשר להשלים ללא הגבלה טענות עובדתיות מהותיות רק בשלב הסיכומים.

האם אפשר להתנגד רק לחלק מהטובין והשירותים?

כן. לא בכל מחלוקת נחוצה מניעת רישומו של הסימן בכללותו. כאשר החשש להטעיה או העילה הנטענת נוגעים רק לחלק מן הטובין והשירותים, אפשר למקד את ההתנגדות באותו חלק. לעיתים ניתן להגיע לפתרון באמצעות צמצום הפרטה או הגבלות אחרות על הרישום, ובלבד שהפתרון אינו פוגע בהגנה על הציבור מפני הטעיה.

הסכמה בין הצדדים אינה מחייבת את הרשם לאשר רישום אשר עלול להטעות את הציבור. לפיכך, משא ומתן להסדר דו-קיום צריך לבחון לא רק את האינטרסים העסקיים של המתנגד והמבקש, אלא גם את הסימנים כפי שיופיעו בפועל ואת היקף הטובין והשירותים שלגביהם תינתן ההגנה.

החלטת הרשם, הוצאות וערעור

בתום בירור הטענות והראיות, הרשם מכריע אם להתיר את הרישום ובאילו תנאים. ההתנגדות יכולה להתקבל במלואה או בחלקה, להידחות, או להוביל לרישום מוגבל. הרשם מוסמך לפסוק הוצאות בהתאם לנסיבות ההליך, ולכן להגשת התנגדות ללא תשתית ראייתית ראויה עלולה להיות גם משמעות כספית.

סעיף 25 לפקודת סימני המסחר קובע שהחלטת הרשם בהתנגדות ניתנת לערעור לבית המשפט המחוזי, בתוך שלושים ימים מיום ההחלטה, וכן מסדיר את ההודעה לרשם בדבר הגשת הערעור. הערעור אינו תחליף לניהול ראיות מסודר בפני הרשם, ויש להבחין בין טענה שלפיה נפל פגם בהחלטה לבין ניסיון להציג תשתית עובדתית חדשה.

התנגדות לרישום לעומת מחיקת סימן מסחר רשום ותביעת הפרה

יש חשיבות למועד שבו מתגלה המחלוקת. התנגדות לפי סעיף 24 מכוונת לבקשה שקובלה ופורסמה, לפני שהרישום הושלם. כאשר הסימן כבר רשום, ייתכן שיהיה צורך בהליך נפרד של מחיקה או ביטול של סימן מסחר רשום, המבוסס על עילות, תנאים ומועדים אחרים. גם אם הרקע המסחרי דומה, אין מדובר באותו הליך.

כאשר מתנהל במקביל שימוש בסימן בשוק, שאלת כשירותו לרישום אינה ממצה את הסוגיות המשפטיות. ייתכן שתידרש גם תביעה בגין הפרת סימן מסחר או הגנה מפני תביעה כזו, עם דיון נפרד בשימוש שנעשה, בהטעיה, בסעדים ובראיות. הגשת התנגדות לרישום אינה מחליפה כשלעצמה את בירור עילות התביעה בבית המשפט.

לדיון משפטי רחב יותר בהליכי התנגדות לרישום ראו יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד, Intellectual Property Law in Israel, פרק 2, סעיף 5.5, בעמ' 175–177.

מאמרים נוספים על הליכים בפני רשם סימני המסחר

הליך השגה חד-צדדית | בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר | מחיקה וביטול סימן מסחר רשום | סקירת הליכי הרישום