בפסק הדין ע״א 4052/19 י.ש.מ לבניין בע״מ נ׳ תדביק בע״מ (נבו 13.9.2020), קבע בית המשפט העליון, מפי השופט יצחק עמית ובהסכמת השופטים דפנה ברק־ארז ועופר גרוסקופף, כי תקנת השוק שבסעיף 34א לחוק המכר חלה גם על מכירת פטנט שאושרה בידי בית המשפט במסגרת הליכי חדלות פירעון. ההגנה על רוכש הפטנט שוללת, בהתקיים תנאיה, תביעה של מי שטוען לבעלות קודמת להעברתו אליו. אולם היא אינה שוללת את האפשרות לבקש את ביטול הפטנט בשל פגם בכשירותו או בזכאות לרישומו.
הערעור נדחה בעיקרו, אך התקבל בחלקו: לצד דחיית התביעה להעברת בעלות בפטנט ישראלי 163370, נקבע כי טענות המערערים להפרת פטנט ישראלי אחר, 151107, יישארו לבירור בבית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון לא הכריע אם אכן נגזלה האמצאה, אם הפטנט השני בטל או אם בוצעה הפרת פטנט.
הרקע: שני פטנטים בתחום הבידוד התרמי
רפאל חפץ הקים את חברת י.ש.מ לבניין בע״מ. לדבריו, בשנת 1999 הציג לחברת פוליאון ברקאי תעשיות אמצאה בתחום הבידוד התרמי, לאחר חתימת הסכם סודיות. חפץ הגיש בשנת 2002 בקשת פטנט, שבשנת 2006 נרשמה כפטנט ישראלי מספר 151107 (״פטנט 107״). המערערים טענו כי פוליאון עשתה שימוש באמצאה והגישה בקשה נוספת שהבשילה לפטנט ישראלי מספר 163370 (״פטנט 370״), וכן לפטנט מקביל באוסטרליה. טענות הגזל וההפרה נותרו במחלוקת ולא הוכרעו בערעור.
מכירת נכסי פוליאון במסגרת חדלות פירעון
בשנת 2012 נקלעה פוליאון לקשיים ונכנסה להליכי פירוק והקפאת הליכים. במסגרת הליך שאושר בבית המשפט המחוזי בחיפה נערכה התמחרות ונמכרו נכסי החברה ופעילותה לתדביק באמצעות חברות מקבוצתה. בין הנכסים שנמכרו היה פטנט 163370. בהליך הדיוני הוסכם כי הרכישה בוצעה בהליכי חדלות פירעון תוך עמידה בתנאי תום לב ותמורה מצד הרוכשות.
המערערים הגישו תביעה שבה ביקשו, בין היתר, סעד הצהרתי שלפיו חפץ הוא ממציא ובעל פטנט 370, העברת הזכויות בו לידיו, צווים נגד שימוש במוצרים המפרים לכאורה את שני הפטנטים, פיצויים והשבת רווחים. המשיבות ביקשו לדחות את טענת הבעלות בין השאר מכוח תקנת השוק.
החלטת המחוזי והמחלוקת בערעור
בית המשפט המחוזי מרכז–לוד, השופט אברהם שוורץ, קבע בפסק דין מיום 30.4.2019 בת״א 28316-08-16 כי סעיף 34א לחוק המכר חל על מכירת פטנט במסגרת הליכי חדלות פירעון, ודחה את הטענה לבעלות בפטנט 370. בנוסף, הורה על מחיקת יתרת התביעה. הערעור לעליון התמקד בתחולת תקנת השוק ובשאלה אם נכון היה למחוק גם את תביעות ההפרה הנוגעות לפטנט האחר.
סעיף 34 לעומת סעיף 34א לחוק המכר
בית המשפט העליון הבחין בין תקנת השוק הרגילה לפי סעיף 34 לחוק המכר, המתייחסת למכירת נכס נד בתנאים הקבועים בחוק, לבין הוראת סעיף 34א שעניינה מכירת נכס בידי רשות על פי דין. בעוד ההוראה הראשונה מתמקדת במיטלטלין, סעיף 34א חל על ״נכס״ במשמעות רחבה, הכוללת גם זכויות בלתי מוחשיות. פטנט הוא זכות קניינית ונכס שניתן למכירה, ולכן אינו מוחרג מתחולת הסעיף.
הפרשנות נועדה להגן על סופיות עסקאות המתבצעות במסגרת הליך מכירה מפוקח, על ודאות הרוכשים ועל האפשרות לממש נכסים לטובת הנושים. אין פירוש הדבר שכל מכירת פטנט, בכל נסיבות, מוגנת אוטומטית: על הרכישה לעמוד בדרישות הקונקרטיות של סעיף 34א, ובעניין זה תנאי תום הלב והתמורה לא היו שנויים במחלוקת בין הצדדים.
האם רכישת פטנט מנקה טענה לבעלות קודמת?
בתנאים של סעיף 34א מועברת לרוכש זכות הבעלות בנכס כשהיא נקייה מן הזכויות שהסעיף מורה על פקיעתן. לכן, גם אם המערערים טוענים שהאמצאה הייתה שלהם ושהפטנט נרשם מלכתחילה בידי מי שאינו זכאי לכך, אין בטענה זו לבדה כדי למנוע את השפעת תקנת השוק על הבעלות בפטנט שנמכר. המערערים לא יכלו לקבל סעד להעברת פטנט 370 על שמם מידי הרוכשות.
בעלות בפטנט אינה שקולה לתוקפו: ניתן עדיין לבקש ביטול
העליון הדגיש כי יש להפריד בין שאלת הבעלות בנכס שנמכר, המוכרעת לפי דיני המכר, לבין שאלת כשירות הפטנט, המוכרעת לפי חוק הפטנטים. סעיף 34א אינו מעניק חסינות מפני טענה שהפטנט אינו תקף, לרבות משום שבעליו הרשום לא היה בעל האמצאה. לצדדים המעוניינים בכך פתוחה הדרך להגיש בקשה לביטול פטנט לפי סעיף 73ב לחוק הפטנטים, בלי לקבוע מראש אם הבקשה תתקבל.
בית המשפט הבהיר שהאפשרות להגיש בקשת ביטול אינה שמורה רק למי שאינו טוען לבעלות באמצאה. במקרה זה המערערים לא היו בעלי הפטנט הרשומים, ולכן טענתם שהם הממציאים אינה מונעת מהם לפנות לרשם בבקשת ביטול. באותה מידה, בית המשפט לא הורה בעצמו על ביטול פטנט 370: סעד זה לא התבקש בכתב התביעה שהתברר בפניו.
מה ההבדל בין מכירת הפטנט לבין מכירת מוצר מפר?
המערערים ביקשו ללמוד מפסיקה שעסקה בהעברת מוצרים המפרים זכות יוצרים. העליון דחה את ההקבלה. מכירת מיטלטלין שהם עצמם עותקים מפרים מעוררת שאלה שונה ממכירה של זכות הקניין הרוחני עצמה. כאשר נמכר הפטנט עצמו, ייתכן שסעיף 34א יקנה לרוכש זכות בעלות נקייה, אף שהפטנט נשאר חשוף למבחני הכשירות של חוק הפטנטים.
מדוע הערעור התקבל בחלקו לגבי פטנט 151107?
המחוזי מחק את יתרת התביעה לאחר שנדחתה הטענה להעברת פטנט 370. העליון מצא בכך קושי, משום שכתב התביעה כלל גם טענות להפרת פטנט 151107, שהיה בבעלות המערערים. הסוגיה נפרדת מזכות הבעלות בפטנט שנרכש בהליכי חדלות הפירעון, ולכן היה מקום להותיר את כתב התביעה על כנו לבירור טענות ההפרה. העליון לא קבע שהפטנט הופר; הוא רק אפשר לברר את הטענות לגופן.
תוצאות הערעור
ביום 13.9.2020 אישר העליון את תחולת תקנת השוק על מכירת פטנט 163370 ואת דחיית התביעה להעברת בעלות בו. מנגד, ביטל את מחיקת יתרת התביעה ככל שנדרשה לבירור טענות ההפרה בפטנט 151107, והותיר אפשרות לנקוט הליך מתאים לביטול הפטנט הנרכש. לא ניתן צו להוצאות בערעור.
המשמעות לרוכשי פטנטים, כונסים ומתחרים
לפני רכישת פטנט מקופת חדלות פירעון יש להבחין בין בדיקת שרשרת הבעלות ובין בדיקת תוקף הפטנט והחשיפה לביטולו. רכישה באישור בית המשפט עשויה להגן על הרוכש מפני תביעת בעלות היסטורית, אך אינה הופכת פטנט לא תקף לפטנט תקף ואינה שוללת טענות הפרה בפטנט אחר. ראו שעבוד פטנט ומימוש בטוחה, ביטול פטנט בישראל והפרת פטנט בישראל.
