תביעה שהוגשה על ידי חברת ADIDAS AG וחברת ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. כנגד יעקב בטש. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת ענת ברון. ביום 30.7.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: המשטרה ביצעה חיפוש בחנות בשם "B גוד", זאת בעקבות תלונה שהגישה אדידס. בחיפוש נתפסו מוצרי הלבשה הנושאים ללא הרשאה את סימן שלושת הפסים. בטש מכר לעסק "B גוד" כ-870 מוצרי הלבשה הנושאים כנטען ללא הרשאה את סימן שלושת הפסים. המשטרה ביצעה גם חיפוש בחנות ובמחסן השייכים לבטש. בחיפוש נתפסו מאות פריטי לבוש המפרים כנטען את זכויות אדידס.
לטענת אדידס, מוצרי בטש נושאים ללא הרשאה את סימני המסחר או סימנים הדומים לסימני המסחר הרשומים של אדידס, והלבוש המסחרי של מוצרים אלה אף הועתק מהלבוש המסחרי של מוצרי אדידס מקוריים. נטען כי במעשיו בטש מפר את זכויותיה של אדידס בסימני מסחר רשומים ומוכרים היטב, מעוול בגניבת עין וגזילת המוניטין שלה, ומתעשר ולא במשפט על חשבונה; והכל תוך שבטש גורם או עלול לגרום לפגיעה הן באדידס והן בציבור הצרכנים.
להשלמת התמונה יצויין כי התביעה נוהלה בתחילה גם נגד נתבע נוסף – מאיר משה-שוילי וביום 1.10.09 ניתן כנגד אותו נתבע פסק דין חלקי בהסכמה לפיו: ניתנו צווי מניעה והשמדת המוצרים וכן חויב מאיר משה-שוילי בהוצאות הכרוכות בכך ובתשלום פיצויים לתובעות בסך 100,000 ש"ח.
תוצאות ההליך: התביעה התקבלה. ניתן בזה צו מניעה המורה להימנע מכל שימוש במוצרים הנושאים ללא הרשאה את סימני המסחר של אדידס או כל סימן הדומה לסימני מסחר אלה.
בית המשפט הורה על השמדת המוצרים שנתפסו.
לא ניתן צו להוצאות.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
הגנה על הסימן המלא או חלקו
לטענת אדידס, "סימני המסחר הרשומים של אדידס" (מספר 93205, 93206) מורכבים משלושה פסים מקבילים, כך שחולצות ומכנסיים יעוטרו בשלושה פסים צידיים – סימן שלושת הפסים.
הנתבע מצידו טען כי לאדידס אין כל סימן מסחר רשום לגבי שלושה פסים מקבילים, וכי סימני המסחר הרשומים של אדידס וההגנה בגינם מוגבלים לאיור המופיע בסימן כפי שהוא במלואו, קרי: לאיור כולו, ולא לחלק ממנו.
בנסח הרישום של סימני המסחר נרשם כי : "רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות חולצה/ מכנסיים אלא בצורה המופיעה בסימן".
נפסק כי אמנם בנסח הרישום לא צוין במילים כי מדובר בשלושה פסים מקבילים, אך עובדה זו אינה מובילה כשלעצמה למסקנה כי לא זו מהותו של הסימן. ובמבחן השכל הישר – סביר יותר להניח כי האיור המופיע בסימן בא להמחיש את מיקום הפסים, ואף דומה כי לא יכולה להיות מחלוקת על מהותם של סימני המסחר הרשומים של אדידס שבאים לידי ביטוי במוצגים. עם זאת יוער שכעניין של מדיניות ראוי שהרשם היה מקפיד על רישום כזה המגובה בהערה המבהירה את מהות הסימן – ולו רק כדי להגביר את הוודאות ולמנוע מחלוקת מיותרת.
בנוסף נפסק כי שבשורה ארוכה של פסקי דין הכירו בתי המשפט בסימן שלושת הפסים המופיע על צידם של פריטי לבוש ונעליים, כסימן מסחרי המזוהה באופן בלעדי עם אדידס.
על כן נפסק כי סימני המסחר הרשומים של אדידס מתייחסים לסימן שלושת הפסים המקבילים כאשר מיקום הפסים מוגבל לצורה המופיעה בסימן, קרי בצידי שרוולי החולצה או המכנסיים.
הפרת סימני מסחר
ההסדר החקיקתי המרכזי בתחום סימני מסחר מצוי בפקודת סימני המסחר. מטרתם של דיני רישום סימני המסחר, השימוש בהם והפרתם, היא להגן על סימן מסחר שהוא קניינו של אדם ועל המוניטין שרכש לו בעשותו שימוש בסימן זה; וכן להגן על אינטרס הציבור במניעת הטעיה עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר.
סעיף 1 לפקודה מגדיר מהי הפרה של סימן מסחר שמפניה מוגן בעל הסימן הרשום. החלופה הרלוונטית מבין אלה שמונה הסעיף, היא החלופה הראשונה:
"'הפרה' – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;"
משנפסק כי לאדידס סימן מסחר רשום ותקף בדמות סימן שלושת הפסים, סימן זה ראוי להגנה; ואדידס, בעלת הסימן הרשום, זכאית למנוע מכל גורם שלא הורשה לכך להשתמש בסימני המסחר הרשומים שלה (או בסימנים דומים להם).
המחוקק בסעיף 1 לפקודה הגביל את ההגנה על סימן המסחר ביחס לטובין המסווגים באותה קטגוריה של הטובין שלגביהם נרשם הסימן (או למצער טובין מאותו הגדר, כלומר מאותה "משפחה מסחרית"): חולצות או מכנסיים, בענייננו.
בהגדרת המונח 'הפרה' בפקודה אין התייחסות למהות הדמיון אשר ייחשב הפרת סימן מסחר. עם זאת היקף ההגנה הוגבל על ידי הפסיקה, שלגבי "סימן הדומה לו" (להבדיל מ"סימן הזהה לו") אימצה את מבחן "הדמיון המטעה". לפיו, לא כל דמיון די בו כדי לקבוע שסימן הוא מפר, אלא רק דמיון כזה שיש בו כדי להטעות. יש לכן לבחון אם הסימן שנטען שמפר דומה לסימן המסחר הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור.
הדמיון בין הסימן הרשום לבין הסימן המפר ייבחן בנסיבות כל מקרה ומקרה בהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה הענפה לקביעת היותו של סימן מסוים דומה עד כדי מצג הטעיה לסימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר. המבחן המקובל הוא "המבחן המשולש" הכולל את מבחן המראה והצליל; סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ומבחן נסיבות העניין והשכל הישר. אופן יישומם של מבחני משנה אלה והמשקל שיש ליתן לכל אחד מהם אינו אחיד והוא נגזר מן הנסיבות של כל מקרה לגופו.
בהקשר זה קובעת ההלכה כי "על הבדיקה להתמקד בקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם, בשונה למשל מעוולת גניבת עין בה נבדקים מכלול מעשיו של המפר". עם זאת, מקום שהסימנים אינם מילוליים אלא חזותיים, נראה כי אין לבחון את הסימנים במנותק מן הטובין שעליהם הם מוטבעים.
ועוד נקבע, כי ככל שמדובר בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום (להבדיל מסימן הדומה לו), אין הטוען להפרה נדרש להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות.
הגנת תום הלב בסימני מסחר
בית המשפט קבע כי תום לב או אי ידיעה בדבר קיומו של סימן מסחר אינו מהווה הגנה מקום שסימן המסחר מופר, שכן הפרת סימן מסחר אינה דורשת יסוד של כוונה לרמות או להטעות. [(ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג(2) 43, 48 (1969)].
הפרת סימן מסחר במצב של היעדר הטעייה
נפסק כי בטש עשה שימוש בצידי חולצות ומכנסיים, בשלושה פסים הדומים כמעט עד כדי זהות לסימן שלושת הפסים של אדידס. בנסיבות אלו נפסק כי מדובר בסימן הדומה עד כדי זהות לסימן המסחר הרשום, הוא סימן שלושת הפסים, ולא אך בסימן הדומה לו.
פקודת סימני המסחר, אוסרת את השימוש בסימן המסחר, אף אם שימוש זה אינו מטעה.
קרי – מחילה היא את איסוריה לא רק על המקרים "הטיפוסיים", אלא אף על המקרים בהם המפר הבהיר היטב כי אין קשר בין מוצריו שלו לבין בעל סימן המסחר, אך זאת תוך ניסיון להפיק יתרון פסול כלשהו מאזכור סימן המסחר של האחר.
ההצדקה העקרונית להיקפה זה של ההגנה על סימן המסחר, נעוצה בתפקיד אותו ממלאת הגנה זו. כפי שעוד נבהיר בהמשך, סימן המסחר הינו נכס קנייני, וככזה, זכאי הוא להגנה – מסויימת – בפני כל פגיעה שהיא – בין אם כרוכה היא בהטעייה ובין אם לאו.
גניבת עין – המסגרת הנורמטיבית
אדידס מבססת את טענותיה אף על העוולה של גניבת עין. סעיף 1 (א) לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות") מגדיר גניבת עין מהי:
"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
החוק במדינת ישראל, מעניק הגנה לבעל סימן בשתי חזיתות, בחזית הרשומה ובחזית שאינה רשומה. כאשר הסימן רשום בפנקס, יקבל בעל הסימן הגנה גם מכוח פקודת סימני המסחר. כאשר הסימן לא רשום, יקבל בעל הסימן הגנה מכוח עוולת גניבת עין, מקום בו יוכח קיומו של מוניטין שנרכש בסימן וקיומו של חשש מפני הטעיה של הציבור. עוולת גניבת העין מלווה את הסימן עד למועד רישומו כדין, ובמקביל אף לאחר הרישום בפנקס סימני המסחר, בהיותה רשת הביטחון של יסוד המוניטין.
עוולת גניבת עין דומה מבחינות מסוימות לעוולת הפרת הסימן הרשום. אך להבדיל מעילת התביעה בגין הפרת הסימן הרשום המעוגנת בפקודת סימני המסחר, עוולת גניבת העין לא נועדה במהותה להגן על הצרכן מפני התקיימותה של סכנת ההטעיה ביחס למקור הטובין נושאי הסימן, אלא להגן על המוניטין ועל האינטרס הקנייני של העוסק.
שני תנאים מצטברים טעונים הוכחה מקום שנטען לגניבת עין, ובאשר לאלה נקבע בפסיקה:
הוכחת מוניטין – על התובע להוכיח כי רכש מוניטין בטובין או בשירות בו הוא סוחר. עליו להראות כי הציבור מזהה את הטובין או השירותים, אותם הוא מציע, עם עסקו (של התובע). כשמדובר בשם עסק, על התובע להוכיח כי הציבור משייך את השם הזה לעסק שבבעלותו.
הוכחת קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור, שמא יתבלבל בין הטובין של התובע והנתבע. המבחנים להטעיה כוללים כמה רכיבים: צליל, חזות, סוג הטובין הנמכר, חוג הלקוחות של הטובין וצינורות השיווק של הטובין. על כל אלה מתווספים שני מבחנים כלליים – בחינת הנסיבות הכלליות הנוגעות לעניין ומבחן השכל הישר.
קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור נבחן באמצעות "המבחן המשולש", כנזכר זה מכבר בהקשר לדיון בהפרת סימני מסחר, קרי: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורה הנמכרת וחוג הלקוחות שלה, ומבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר. עם זאת, בעוד שבהפרת סימן מסחר הבדיקה מתמקדת בקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם, בעוולת גניבת עין ההשוואה היא בין המוצרים בשלמותם ונבדקים מכלול מעשי הנתבע.
נפסק כי אין חולק על המוניטין הרב של אדידס וסימני המסחר שלה בתחום הלבשת הספורט, בארץ ובעולם; והדבר קיבל ביטוי והכרה גם בפסיקה ובכלל זה גם סימן שלושת הפסים המזוהה עם אדידס. הגם שאין בחיקוי שלעצמו כדי להכריע בשאלת קיומו של מוניטין, העובדה שבטש חיקה את סימן שלושת הפסים, תומכת במוניטין שאדידס טוענת לו בסימן מסחר זה.
נראה, אם כן, כי מתקיים יסוד המוניטין הנדרש להוכחת העוולה של גניבת עין; ויש לברר עתה אם מתקיים גם היסוד השני – החשש מפני הטעיה של רוכשים פוטנציאליים.
בית המשפט קבע כי יסוד זה אינו מתקיים בנסיבות המקרה.
כאמור, "המבחן המשולש" הוא המקובל לבחינת אפשרות קיומה של הטעיה – מבחן המראה והצליל (כאשר קיים צליל), שהוא המבחן הדומיננטי; סוג הסחורה הנמכרת וחוג הלקוחות שלה; ומבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר.
לעניין המראה בענייננו, אמנם על מוצרי בטש כולם נמצא את סימן שלושת הפסים, ואולם אין בהם כל סימן אחר המזוהה עם אדידס – לוגו המשולש המוכר, או השם "adidas", שאף הם סימני מסחר רשומים.
בעוד שמוצרי אדידס כולם שהוצגו נושאים תווית של אדידס, מוצרי בטש ללא יוצא מן הכלל נושאים תווית שעליה כתוב באופן בולט BATASH.
אשר לסוג הסחורות וחוג הלקוחות – אמנם לא הוצגו נתונים בהקשר זה, ואולם בעוד שמוצרי אדידס משווקים כמותג איכותי, מוצרי בטש אינם מתיימרים כלל להימכר ככאלה אלא כחליפות ספורט זולות ופשוטות ובמחיר מינימלי. בטש העיד כי מוצרי בטש נמכרים במחירים נמוכים ביותר, וכך גם עולה מן החשבוניות שצרפה אדידס לתיק מוצגיה, שלפיהם "חליפת כדורגל מהדגם עם הפסים" נמכרה על ידי בטש בסכום שבין 16.50 ל-20 ש"ח.
אדידס אינה חולקת על כך, שעה שבסיכומיה נאמר ביחס למוצרי בטש כי הם "נחזים כמוצרים זולים ונחותים בהשוואה למוצריה המקוריים של אדידס".
קשה להלום, גם לנוכח ההתרשמות מאיכות מוצרי בטש שהוצגו לעומת מוצרי אדידס, כי היו מי שרכשו את מוצרי בטש מתוך שסברו שהם רוכשים את מוצרי אדידס, כאשר בנקל ניתן להבחין באיכות ובשוני בין המוצרים ובהיותם משוייכים לקטגוריות מחיר שונות בעליל.
וכך גם מורנו מבחן שאר נסיבות העניין והשכל הישר. בהקשר זה ייאמר, כי נראה אמנם כי לא בכדי בחר בטש לעטר את מוצריו בסימן שלושת הפסים; ואולם עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות לקוחות – ויותר מכך, כוונה להטעות אינה מחייבת את המסקנה כי אכן קיים חשש להטעיה.
כפי שצוין, במסגרת עוולת גניבת עין, בחינה של החשש להטעיה נעשית ביחס לחוזי הכללי של המוצר, ולא נעשית השוואה של הסימנים בלבד. בהינתן האמור וכפי שפורט לעיל, נפסק כי לא הוכח כי בטש ביצע כלפי התובעות עוולה של גניבת עין.
אין עניינה של עוולת גניבת עין בחיקויים שהצרכן רוכש מתוך כוונה לרכוש חיקוי, להבדיל מרכישה מתוך טעות לסבור כי מדובר במוצר המזוהה עם אדידס. עניין זה של רכישת חיקוי מתוך ידיעה, ובתוך כך פגיעה ביצרן שהצרכן שותף לה, אינו מוסדר כיום בגדר דיני סימני המסחר. יתכן שהתנהלות כזו מולידה עילות תביעה אחרות, אך התביעה דנן אינה מושתתת על איזה מאלה, ואין עניינה בכך.
דילול מוניטין
התובעות טוענות לדילול במוניטין, זאת משום השימוש שנעשה על ידי בטש בסימן של שלושת הפסים, באופן שגרם להימצאותם בשוק של מוצרי חיקוי זולים המזוהים עם אדידס; ולפיחות ושחיקה בתדמית האיכותית והייחודית הנודעת למוצרי אדידס, ומכאן גם לירידה בערכם המסחרי.
קיומה של עילה מתוקף הדוקטרינה של דילול מוניטין, אינה דורשת שיוכח כי נתקיימה הטעיה של צרכנים, אף לא הוכחה של חשש להטעיה כזו. עם זאת, בהעדר חשש להטעיה, לא ימהר בית משפט לקבוע כי המוניטין של בעל סימן המסחר דולל או נגזל.
על כך נאמר בעניין פסק דין אדידס-סלומון:
"הדוקטרינה של דילול מוניטין אינה דורשת הוכחה של חשש להטעיית הצרכנים. אולם, נראה לי כי המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן שבהם נבע העדר ההטעיה למשל מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין… אכן, כפי שטענה אדידס וכפי שצויין לעיל, כדי שתקום עילה מכוח דוקטרינת דילול המוניטין אין צורך להוכיח כי התקיימה הטעייה. אולם, אין בכך כדי לייתר את הדרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין שרכש הסימן הרשום כתוצאה משימוש בסימן האחר, בשל יצירת זיקה כלשהי בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה… לעומת זאת, כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל" (פסקה 19 לפסק הדין של השופטת חיות).
משנפסק כי על פניו לא מתקיים חשש להטעיה, ומכאן שאין חשש שהצרכן יקשר בין איכות מוצרי בטש לבין מוצרי אדידס – אזי גם אין להניח שהשימוש שעשה בטש במוצריו בסימן שלושת הפסים, גרם לשחיקה או פגיעה במוניטין של התובעות. הגם שנקבע שבטש הפר את סימן שלושת הפסים, דומני כי יהיה זה מרחיק לכת לקבוע כי בנסיבות המקרה מתקיים דילול או גזל המוניטין של אדידס.
עשיית עושר ולא במשפט
התובעות טוענות גם לעילת תביעה מכוח סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, והן מסתמכות בעניין זה על פסק הדין ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורים אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1989) (להלן: "עניין א.ש.י.ר").
ואולם ההלכה העולה מדעת הרוב בעניין א.ש.י.ר, וכך גם הפסיקה שבאה בעקבותיו, מורה כי מקום שעניין לנו בסימן מסחר רשום; ומשפתוחה בפני התובע "דרך המלך" של דיני הקניין הרוחני; ואף נקבע כי סימן המסחר הופר – אזי אין מקום לתחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט. כזה הוא המקרה דנן, ומשכך אין מקום להידרש לעילה זו (ראו והשוו לעניין זה: עניין אדידס-סלומון, סעיפים 20 ו- 21 לפסק הדין).
פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת סימן מסחר
נפסק כי ככל שמדובר בפיצוי סטטוטורי בלא הוכחת נזק, מנגנון פיצוי כזה הקיים בחוק עוולות מסחריות בגין עוולת גניבת עין אינו קיים בפקודת סימני מסחר; ובאשר לגניבת עין, נקבע לעיל כי לא נתקיימו יסודות העוולה במקרה דנן.
מתן חשבונות בגין הפרת סימן מסחר
אשר למתן חשבונות – בעדותו מסר בטש כי הרווח שהפיק ממכירת המוצרים הוא בין 1 ל- 2 ש"ח לחליפת ספורט; והדברים מתיישבים על פניהם עם המחיר הנמוך שבו נמכרו על ידי בטש, בין 16.5 ל-20 ש"ח לחליפה כעולה מהחשבוניות שהתובעות הציגו. אמנם עולה מן העדויות כי בטש מכר מאות רבות של חליפות, ואולם גם אז מדובר לכל היותר ברווחים שהם זניחים. ויוער, כי אין כל אינדיקציה ולו לכאורה שבטש מכר סחורה מעבר למה שהוצג.
פיצוי בגין הנזק הממשי בהפרת סימן מסחר
סעיף 59 לפקודת סימני המסחר מאפשר להעניק לנפגע פיצויים, אם יוכח נזק בעקבות הפרת סימן המסחר. במקרה דנן, כפי שפורט בהרחבה, על פניו לא נראה כי בפועל נגרם נזק ממשי לתובעות עקב ההפרה. במצב דברים זה אין מקום לפסיקת פיצויים ואף לא טעם להורות על מתן חשבונות.
