כשירות לרישום סימן מסחר

כשירות לרישום סימן מסחר נבחנת בראש ובראשונה לפי יכולתו של הסימן להבחין בין הטובין או השירותים של בעליו לבין אלה של אחרים. סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, קובע כי סימן אינו כשר לרישום אם אין בו אופי מבחין. לצד זאת, גם סימן בעל אופי מבחין עשוי להיתקל בעילות סירוב אחרות הקבועות בדין, ובכללן התנגשות עם זכויות קודמות. לכן אין די בבחירת שם מקורי לכאורה: יש לבחון את הסימן ביחס לטובין ולשירותים שלגביהם מבוקש הרישום ואת המציאות המסחרית שבה ישמש.

האופי המבחין כמבחן מרכזי לכשירות הסימן

הפסיקה והספרות המקצועית נוהגות למקם סימנים על רצף של אופי מבחין: בקצה האחד מונחים גנריים המתארים את סוג הטובין עצמו; אחריהם סימנים תיאוריים; ובהמשך סימנים מרמזים, שרירותיים ודמיוניים. זוהי מסגרת עיונית ומעשית להערכת סיכויי הרישום והיקף ההגנה האפשרי, ולא סיווג טכני שבאמצעותו מוכרעת כל בקשה באופן אוטומטי. אותו ביטוי יכול להיות תיאורי ביחס למוצר אחד ושרירותי ביחס למוצר אחר. לדיון במדרג האופי המבחין ובהבחנות בין סוגי הסימנים ראו גם את הספר Intellectual Property Law in Israel, מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד.

ההבחנה העיקרית היא בין אופי מבחין מולד, הנובע מהסימן עצמו בהקשר המסחרי המבוקש, לבין אופי מבחין נרכש, המתגבש כאשר שימוש מסחרי בסימן גורם לציבור לזהות אותו כמורה על מקורם של טובין או שירותים מסוימים. סעיף 8(ב) לפקודה מאפשר להתחשב באופי המבחין שנרכש בעקבות השימוש בפועל.

סימן גנרי: שם המוצר או השירות עצמו

סימן גנרי הוא המונח הרגיל שבו הציבור והעוסקים בענף מכנים את סוג המוצר או השירות. כך, המילה "דלק" ביחס לדלק לרכב מציינת את המוצר עצמו. הענקת בלעדיות במונח זה, כשהוא עומד לבדו ומשמש בשמו הרגיל של המוצר, הייתה מונעת מאחרים לתאר באופן ענייני את הטובין שהם משווקים. לכן מונח גנרי, כל עוד זו משמעותו ביחס לטובין המבוקשים, אינו כשיר לרישום כסימן מילולי בלעדי.

חשוב להבחין בין משמעות המילה "דלק" כשם של מוצר לבין השאלה הנפרדת אם צירוף, עיצוב או שימוש מסוים במילה עשויים לבסס זכויות בסימן מורכב או בהקשר מסחרי אחר. רישום סימן מורכב אינו מקנה בהכרח מונופול על המילה הגנרית כשהיא לעצמה.

סימן תיאורי: תיאור תכונה של המוצר או השירות

סימן תיאורי אינו בהכרח שמו של המוצר עצמו, אך הוא מתאר במישרין מאפיין שלו, כגון סוג, איכות, תכלית, מרכיב או דרך מתן השירות. סימן כזה מעורר קושי לפי סעיף 8(א) ועשוי להיפסל גם לפי סעיף 11(10) לפקודה, משום שהציבור ועוסקים אחרים זקוקים לחופש להשתמש במילים התיאוריות בשפה המסחרית.

בשונה ממונח גנרי, סימן תיאורי עשוי במקרים מתאימים להיות כשר לרישום אם הוכח כי השימוש בו הקנה לו אופי מבחין נרכש. עצם השימוש הממושך, היקף המכירות או תקציב הפרסום אינם מבטיחים תוצאה כזו: יש להראות שהציבור מזהה באמצעות הסימן מקור מסחרי מסוים, ולא רק את התכונה המתוארת. אפשרות נוספת, בנסיבות מתאימות, היא סימן מעוצב שהמרכיבים החזותיים שלו מעניקים לו אופי מבחין כמכלול. גם אז יש לבחון בנפרד את היקף ההגנה על הרכיב המילולי התיאורי. משום כך, הבחירה בין רישום סימן מילולי, סימן מעוצב או שילוב ביניהם היא חלק מתכנון אסטרטגיית רישום סימן המסחר, והיא עשויה להשפיע על ההגנה שתתקבל.

סימן מרמז: קשר רעיוני המחייב מחשבה

סימן מרמז אינו מתאר במישרין את הטובין או את תכונותיהם, אלא מוביל אליהם בדרך של רמז או אסוציאציה. בדרך כלל נדרשת פעולה מחשבתית מסוימת כדי לעמוד על הקשר בין הסימן למוצר או לשירות. הביטוי "דואר עוקב" ביחס לשירות של הפניית דברי דואר לכתובת חדשה ממחיש את השאלה היכן עובר הגבול בין תיאור ישיר של השירות לבין רמיזה על פעולתו. סיווגו המשפטי של ביטוי כזה תלוי במשמעות שהוא נושא בפני הציבור ובהקשר השירותים המבוקשים.

סימן מרמז נחשב בדרך כלל לבעל אופי מבחין מולד, ולכן אין בהכרח צורך להוכיח כי רכש אופי מבחין מכוח שימוש קודם. עם זאת, גם לגביו נבדקות עילות הפסלות האחרות, לרבות זכויות קודמות ודמיון מטעה.

סימן שרירותי: מילה מוכרת בהקשר בלתי קשור

סימן שרירותי מורכב ממילה קיימת בשפה, אך משמעותה הרגילה אינה מתארת את הטובין שלגביהם מתבקש הרישום ואינה קשורה אליהם קשר ענייני. כך, המילה "Puma", שפירושה פומה, משמשת כסימן ביחס למוצרי לבוש והנעלה. אין קשר תיאורי בין בעל החיים לבין סוג הטובין, ולכן בדוגמה זו מדובר בסימן שרירותי בעל אופי מבחין מולד.

עצמתו של הסימן השרירותי נובעת מן המרחק בין המשמעות המילונית של המילה לבין הטובין המבוקשים, אך אין פירוש הדבר כי רישומו מעניק בלעדיות על המילה בכל הקשר מסחרי או בכל ענף.

סימן דמיוני: מילה שהומצאה כסימן

סימן דמיוני הוא מילה מומצאת שאינה משמשת, מלכתחילה, לתיאור המוצר או תכונה שלו. דוגמה לסימן מסוג זה היא "Google" ביחס לשירותי חיפוש באינטרנט: מדובר בביטוי מותג שנבנה כמילה ייחודית, ולא בתיאור רגיל של השירות. סימנים דמיוניים מצויים בדרך כלל בקצה החזק של מדרג האופי המבחין המולד.

ההבחנה בין סימן שרירותי לבין סימן דמיוני חשובה: "Puma" היא מילה קיימת שנבחרה בהקשר זר למשמעותה; "Google" משמשת כמילה מותגית ייחודית. בשני המקרים עשוי להתקיים אופי מבחין מולד, אך שאלת הזכויות והיקף ההגנה נבחנת תמיד לפי פרטי המקרה.

אופי מבחין נרכש והבחינה של עילות פסלות נוספות

גם סימן שאינו מבחין מטבעו עשוי בנסיבות מסוימות להפוך בתודעת הציבור למזהה של מקור מסחרי. התהליך המשפטי וההבחנה בין משמעות מילולית ראשונית ל"משמעות משנית" מוסברים במאמר מהות האופי המבחין הנרכש. שאלת הראיות, לרבות נתוני שימוש, פרסום, מכירות וסקרי צרכנים, נדונה בנפרד במאמר המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש.

יש להבחין בין טענה לחוסר אופי מבחין לבין עילת פסלות עצמאית. כך, סימן שדומה לסימן רשום קודם באופן היוצר חשש להטעיה עשוי להיפסל אף אם כשלעצמו הוא דמיוני או שרירותי. גם איסורים הנוגעים למצג חסות רשמית, לשימוש בדגלים או לפגיעה בתקנת הציבור אינם נפתרים בהכרח בהוכחת שימוש ממושך. למיפוי העילות הללו ראו את המאמר עילות סירוב לרישום סימן מסחר.

לפיכך, בדיקת כשירות מקצועית נעשית על בסיס הסימן המסוים, הטובין והשירותים שעבורם מתבקש הרישום, שימושים קודמים וממצאי חיפוש. כאשר בוחרים שם למותג או מכינים בקשה, יש חשיבות לבדיקת הסיכונים עוד לפני שמשקיעים בהטמעת הסימן בשוק.