תביעת הפרת פטנט שהוגשה על ידי חנוך משה אריה כנגד ס.מ.ל. הצלחה בע"מ, טמיר ברקוביץ, מדיצ'י מדיקל בע"מ, שרגא מרדכי ברורמן, יהודית לייבל, שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט אברהם יעקב. ביום 19.6.2013 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: התובע הוא בעליו של פטנט רשום מס' 115247 (תמונה משמאל לעיל), המעניק מונופול על ההמצאה שכותרתה "בקר זרימה לבקבוקים". לטענת התובע בכתב התביעה, פעולות הנתבעים בייצור, שיווק, ומכירת בקבוקי ס.מ.ל ("Bfree Plus") (תמונה מימין לעיל) מהוות הפרה של הפטנט שבבעלותו שכן רכיבי הבקבוק תואמים את רכיבי הפטנט. לחילופין נטען, כי פעולות הנתבעים בכל הקשור לבקבוק ס.מ.ל מהווים הפרה של עיקר ההמצאה.
תוצאות ההליך: התביעה נדחית, נפסק כי קיימים ההבדלים מהותיים בין הפטנט למוצר הנטען כמפר שיש בהם לשנות את מהות ומטרת ההמצאה המוגנת כמפורט בתביעה מס' 1 ובמסמכי הפטנט, ועל כן אין מנוס מלהסיק כי בקבוק ס.מ.ל איננו מפר את עיקר ההמצאה. משכך, בייצורו, ובשיווקו על ידי הנתבעים אין משום הפרה של הפטנט.
בנוסף נפסק כי התובע ישלם לנתבעים עבור הוצאותיהם ושכ"ט עורך-דינם, סכום כולל של 75,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
טענת שיהוי והשתק בקניין רוחני
בע"א 116/87 קרן כימיקלים בע"מ ואח' נ' ויטקו כימיקלים בע"מ [פורסם בנבו] פורטו הנסיבות והתנאים המצטברים שבהתקיימם תשמע טענת הגנה בדבר שיהוי, השתק או מניעות, ובהם, עידוד שנתן התובע לנתבע להמשיך בפעולותיו, וכי פעולות הנתבע התבססו על מצגו של התובע והנתבע שינה עקב כך את מצבו לרעה (פסקאות 7 ואילך לפסה"ד). יוער, כי התנאים חלים גם בדיני פטנטים, הגם שבאותו פס"ד דובר על הפרת סימן מסחר רשום.
מפסה"ד עולה כי על הנתבע להוכיח, כי התובע הסכים לניצול הפטנט, אם בהתנהגות או באמירה כלשהי מצידו, כאשר טענת השתק ומניעות לא תתקבלנה בנקל ע"י ביהמ"ש (פסקה 8 לפסה"ד, ע' פרידמן, פטנטים דין פסיקה ומשפט משווה, עמ' 762). בנוסף, נאמר שם כי היא עשויה להביא להפחתת שיעור הפיצויים שייפסקו כנגד המפר (פרידמן, שם).
דבר נוסף, אחד התנאים לביסוס טענת מניעות הוא ש"פעולות הנתבע התבססו על עידודו או מצגו של התובע והנתבע שינה עקב כך את מצבו לרעה" (פסקה 7 לפסה"ד בעניין קרן כימיקלים בע"מ).
טענת הגנה – ייצור כאשר הפטנט פג תוקף – טענת הגנה לפי ס' 63 לחוק הפטנטים
הנתבעים טענו כי אף אם יוכח כי בקבוק ס.מ.ל מהווה ניצול ההמצאה שבפטנט אזי דין התביעה נגד הנתבעים להדחות על הסף בשל היעדר עילה שכן, הם החלו בייצור או מכירה או הפצה של הבקבוק, או בהכנות ממשיות לפעולות אלו, בתקופה בה היה הפטנט נטול תוקף ולאחר שדבר פקיעתו פורסם (בתקופה מיום 11.3.2002 ועד 15.10.2006 הפטנט לא היה בתוקף בשל אי-תשלום אגרת חידוש).
התובע טען, כי הנתבעים החלו בניצול הפטנט אף לפני שנשלל תוקפו של הפטנט עקב אי תשלום האגרה.
סעיף 63 לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967, המהווה חריג לכלל לפיו מוטלת אחריות מוחלטת על מי שהפר פטנט , קובע:
"מי שהחל לנצל בישראל המצאה שהפטנט עליה פקע לאחר שדבר פקיעת הפטנט פורסם לפי סעיף 58, או מי שלאחר אותו תאריך עשה הכנות ממשיות לניצולה, זכאי להוסיף ולנצל את ההמצאה לצרכי עסקו בלבד, גם לאחר שהוחזר הפטנט לתקפו".
בע"א 18/75 ליברמן נ' דייטלצוויג פ"מ כט (2) 513 נקבע כי:
"..אם הפטנט פקע, ובדרך כלל קורה דבר זה בגלל הזנחתו של בעל הפטנט, ובתקופת הביניים עד שהוחזר תקפו של הפטנט החל אדם לנצל את ההמצאה או עשה הכנות ממשיות לניצולה, פעולות אשר יכולות להיות קשורות בהשקעות כספיות ניכרות, הרי אותו אדם יהיה זכאי להוסיף ולנצל את ההמצאה לצרכי עסקו, אולם הוא לא יוכל להעביר זכותו זו אלא ביחד עם העסק. הפירוש המצמצם שאותו מציע בא-כוח המערער יטול מההוראה הנ"ל כמעט כל משמעות מעשית שהיא, ואדם אשר בנה עסק על-סמך הנחה שהפטנט איננו בתוקף, הנחה שהיתה מוצדקת בזמן שנעשו ההכנות לניצול ההמצאה, יצטרך לסבול הפסדים כבדים, לא בגלל אשמתו הוא, אלא עקב הזנחת בעל הפטנט לשמור כיאות על זכות מונופולין שהמחוקק העניק לו. אין אני סבור כי עלינו לפרש את החוק באותה הדרך. על-כן בצדק קבע השופט המלומד, שמכיוון שהמשיבים מס' 3 ו-4 החלו לייצר את המשולשים בתקופת הביניים שבה הפטנט לא היה בתוקף והמשיבים ראשון ושני החלו לעסוק במכירת המשולשים באותה תקופה, אין למנוע מהם להמשיך ולנצל את ההמצאה, כל אחד בעסק שלו, היינו החברה בעסק של ייצור והפצת משולשים והמשיב השני בעסק של שיווק, הפצה ומכירת משולשים".(עמ' 516 ,517)
בפסיקה אף הובהר, כי מדובר במי "שהשתמש בהמצאה בתום לב ובהסתמך על המצג הפומבי שהתפרסם ברשומות" לפיו תוקף ההמצאה פקע, שאז "רשאי הוא להמשיך ולנצל את ההמצאה המוגנת לצרכי עסקו בלבד, אם הפטנט יוחזר לתוקפו בשלב כלשהו". (פרידמן, שם, עמ' 751, ת"א 1346/07 עבדה נ' חגים נחלים שיווק בע"מ (פורסם במאגרים, [פורסם בנבו], 2.3.2010, פסקה ט לפסה"ד).
עפ"י הוראת ס' 64 לחוק, הגורם שניצל את ההמצאה המוגנת כאמור במהלך תקופה שבה היה הפטנט נטול תוקף, רשאי להעביר, להסב או להוריש את הזכות שנזקפה לזכותו רק יחד עם העסק בו נוצלה ההמצאה המוגנת.
נפסק כי ההזמנה הראשונה לרכישת מוצרים לתינוקות ולרבות בקבוק "רחב צוואר" להאכלת תינוקות הזהה לבקבוק ס.מ.ל – נעשתה ע"י נתבעת 3 ביום 20.12.05 והוחל בשיווקו בינואר 2006 לרשתות שיווק שונות.
על כן, נפסק כי בכל הקשור ליחסי נתבעים 3-5, 7 עם נתבעת 1, נראה כי פעולות הרכישה של בקבוק ס.מ.ל וכדוגמתו, נעשו עוד לפני שהוחזר הפטנט לתוקפו, החל משנת 2005, ונראה כי אכן חלה על נתבעים 3-5 הגנת סעיף 63 לחוק, ככל שיימצא כי הפטנט הופר.
אשר לנתבעים 1-2 נפסק כי ספק אם הגנת סעיף 63 עומדת להם. הנתבעים 1-2 בתחילת שנת 2008 החלו "במכירתו, שיווקו והפצתו בפועל של הבקבוק החדשני" – היינו לאחר שהפטנט הושב לתוקפו.
הפרה של ההמצאה שבפטנט
סעיף 49(א) לחוק הפטנטים קובע כי:
"בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את ההמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר ההמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה)."
מלשון החוק עולה כי ניצול שלא כדין של המצאה המוגנת בפטנט יכול להיות הן בהפרה מילולית של הפטנט, כאשר על מנת שזו תתקיים,
"המוצר המפר חייב להיות זהה ברכיביו ללשון התביעות שבכתב הפטנט ולהשתמש ממש באותם רכיבים…. (ת"א 683/99 דן ממטירים, שותפות מוגבלת נ' נטפים מוצרי השקייה וטפטוף, בקיבוץ חצרים [פורסם בנבו] (מיום 18.9.2000), עמ' 11)
והן בדרך הפרת תמצית או מהות ההמצאה המתוארת בתביעות הפטנט (ע' פרידמן, שם, עמ' 692), כאשר הובהר כי:
"ההגנה על הפטנט פרוסה לא רק על הפטנט כפי שתואר בתביעות אלא על הגרעין ההמצאתי שבו, המכונה בחוק 'עיקר ההמצאה'.." (ע"א 4867/92 סניטובסקי נ' תעמס בע"מ פ"ד נ(2) 509, עמ' 516)
וכי:
"עיקר ההמצאה הוא אותו החלק בפטנט שהוא מהותי והכרחי לפעולת ההמצאה, להבדילו מרכיבים שניתן להחליפם או לוותר עליהם כליל. הגרעין המהותי יישאר מוגן גם אם רכיב הכרחי לפעולת ההמצאה הוחלף ברכיב שפעולתו זהה לפעולת הרכיב ההכרחי. עקרון אחרון זה ידוע כדוקטרינת האקוויוולנטים שפותחה בארה"ב.." (עמ' 517)
בע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מ"י, [פורסם בנבו] עמ' 45 נקבע:
"החלפתו של רכיב מרכיבי ההמצאה לא תמנע מסקנה של הפרה, אם המוצר המתחרה פועל פעולה זהה במהותה לזו של ההמצאה, המושגת בדרכים הזהות במהותן לאלה שנתבעו בפטנט. אין די בזהות בין פעולת המוצר המתחרה ובין פעולת ההמצאה, ואין הפרה בעצם השגתה של אותה תוצאה בשניהם. כדי שהמוצר המתחרה יפלוש אל התחום המוגן דרושה גם זהות בדרכים ובאמצעים לקבלתה של הפעולה או להשגתה של התוצאה (שם, בעמ' 73, (להלן: פסה"ד בעניין היוז") וראו בהקשר זה גם ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ פ"ד מח(5) 661, בעמ' 678, (ע' פרידמן דיני פטנטים, עמ' 706-707).
עפ"י פסה"ד בעניין היוז תורת הוואריאנטים ודוקטרינת האקוויוולנטים נתקבלו במשפט הישראלי כאבני בוחן לבדיקה וזיהוי נטילת עיקר ההמצאה (עמ' 73, שם).
הפרה מילולית של הפטנט
נפסק כי עפ"י תביעה מס' 1, תחום ההמצאה ומטרתה, כמוגדר בפתיח לתביעה מס' 1, הם: בקר זרימת נוזל שייעודו גרימת זרימה אחידה של נוזל מבקבוק צר-צוואר מהופך.
בית המשפט מאזכר את דברי המומחה שפירט את רכיבי ההמצאה המוגנת בפטנט עפ"י הפירוט שלהלן:
"רכיב ראשון: (a) בקבוק עם פתח צר-צוואר (Narrow necked bottle) עם חור קטן בצוואר והברגות חיצוניות בחלקו העליון של הצוואר;
רכיב שני (b): התקן אחיזה היקפי דמוי דיסקית עם פתח במרכז וריבוי חורים בגזרה טבעתית, כאשר היקפו החיצוני של ההתקן מוצמד לקיר הפנימי של הצוואר הצר של הבקבוק (inner wall of the narrow neck).
רכיב שלישי (c): מכל חלול דמוי חבית (a hollow barrel-like reservoir) עם חור בקצהו העליון (במצב מהופך) וחור בצידו, כאשר פני השטח החיצוניים של חלקו המוארך (outer longitudinal surface) של המכל מוצמדים להיקף הפנימי של החור במרכז התקן האחיזה ההיקפי;
רכיב רביעי (d): צינורית כניסת אויר, ניצבת לציר המכל, כאשר צידה (קצה) האחד מוחדר (או מחובר – לפי מומחה תביעה) לחור הצד של המכל (inserted into the side hole) וצידה (או קצה) השני מוכנס (או מחובר אל פתח צדי קטן בצוואר הבקבוק – עפ"י מומחה תביעה) דרך החור בצוואר הבקבוק;
רכיב חמישי (e): צינורית המוחדרת לפי ציר הבקבוק ובזווית לתוך החור בקצהו העליון של המכל ומשתרעת עד לקצה העליון ולצד של הבקבוק במצבו המהופך"
בית המשפט פסק כי מתוך התבוננות בבקבוק ס.מ.ל, לעומת רכיבי הפטנט שבתביעה מס' 1, עולה כי בנוסף לשוני חזותי, קיים שוני מילולי מובהק בין חלק מרכיבי הבקבוק הנטען כמפר לבין רכיבי הפטנט כפי שהוגדרו בתביעה מס' 1:
ברכיב (a) – לא מתקיים מילולית רכיב של חור בצוואר הבקבוק.
ברכיב (b) לא מתקיים מילולית המאפיין של התקן האחיזה דמוי הדיסקית ואין פתח במרכזו.
רכיב (c) – על פי חוות הדעת של עו"ד ופניארסקי בבקבוק המפר נעשה שימוש בעיקר ההמצאה לנוכח המוגדר בסעיף זה.
רכיב (e) – המתייחס לרכיב הצינורית הנטויה בזוית.
על מנת שתתקיים הפרה מילולית המוצר חייב להיות זהה בכל רכיביו ובמצטבר (בבחינת "חיקוי מושלם") לאלו שבתביעה מס' 1 בפטנט (פסה"ד בעניין היוז, שם, עמ' 75, ת"א 683/99 דן ממטירים נ' נטפים מוצרי השקיה וטפטוף בקיבוץ חצרים [פורסם בנבו] עמ 11, עמ' 17) די באחד מההבדלים הנ"ל כדי לקבוע, כי בניגוד לטענת התובע (ס' 14 לסיכומיו), לא מתקיימת הפרה מילולית.
הפרה של עיקר ההמצאה
בהתאם לפסיקה, שאלת עיקר ההמצאה היא:
".. שאלה של חוק שהכרעתה בידי בית המשפט ולא בידי מומחים " (ת"א 2051/69 אינטקו אסטבלישמנט נ' ספשה פ"מ ע"ט 240, 245 ) וכי עפ"י הוראת סעיף 49 לחוק יש לקבוע את עיקר ההמצאה, ".. לאור 'המוגדר בתביעות הפטנט' ומה שמוגדר שם זוהי שאלה של פירוש מסמך, היינו שאלה של חוק שפתרונה מוטל על בית המשפט בלבד" (פסה"ד בעניין אינטקו פ"מ ע"ט עמ' 247, ע' פרידמן, עמ' 712).
בהקשר זה נקבע, כי בבוא ביהמ"ש לפרש פטנט:
".. ככלל, הוא יעשה כן על פי כללי הפרשנות הידועים של מסמכים, בהתייחס ללשונם ומהותם. על כן, בית המשפט יבחן את הטקסט המגדיר את הפטנט. טקסט זה, הוא המקרין על היקף ההגנה הקניינית המוענקת לבעליו בגינו וחשיבותו היא בקביעת גדר זכויותיו של בעל הפטנט כלפי כולי עלמא. עם זאת, הפטנט אינו כשאר המסמכים, ובבואו של בית המשפט לפרשו עליו להתייחס אליו כמוסד משפטי המשקף איזון בין ערכים שונים, ובמיוחד עליו להתחשב בהיבטים הקשורים למונופול העסקי המוענק בגינו – בצד הרצון לתמרץ את יצירת ההמצאה יש להימנע מנקיטת עמדה פרשנית רחבה מדי בהגדרת ההגנה על הפטנט בשל אופייה המונופוליסטי… …. על כן, ההכרעה בשאלה אם הפטנט הופר תלויה, לרוב, בקביעת היקף תחולתו, קביעה המהווה סוגיה פרשנית… (ע"א 2626/11 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ [פורסם בנבו] (מיום 11.4.13) פסקה 35 לפסה"ד, וכן ת"א 683/99 דן ממטירים, שותפות מוגבלת נ' נטפים מוצרי השקייה וטפטוף, בקיבוץ חצרים (פורסם במאגרים, [פורסם בנבו], 18.9.2000), פסקה 13 לפסה"ד).
נפסק כי לא מתקיימת הפרה של עיקר ההמצאה בפטנט.
תחום ההמצאה ומטרתה, הוא כאמור כמוגדר בפתיח לתביעה מס' 1, בקר זרימת נוזל שייעודו גרימת זרימה אחידה של נוזל מבקבוק צר-צוואר מהופך.
במבוא לכתב הפטנט (עמ' 1 רישא) מוסברת מטרת ההמצאה והידיעות הידועות לממציא בתחום ההמצאה על פי הפירוט.
גם ברכיב (a) לתביעה (claim) מס' 1, מדובר על בקבוק "צר-צוואר".
על פי המבוא, ההמצאה מתייחסת למתקן המוצמד לבקבוק בעל צוואר צר, כגון זה המשמש לאכסון משקאות קלים. לעיתים קרובות, משתמשים בבקבוקים בעלי צוואר צר לצורך הגבלת פליטת האויר/הגזים ממשקה קל. באמצעות השימוש בהמצאה הנוכחית, כאשר הבקבוק הוא במצב מהופך, הנוזל שבתוכו זורם החוצה באופן קולח/חלק.
על ען נפסק כי עיקר השימוש בבקבוק צר צוואר הוגדר ע"י הממציא כבקבוק שנועד להגביל את פליטת הגזים ממשקה קל מוגז. כמו כן צוין, כי באמצעות ההמצאה מושא הפטנט, כאשר הבקבוק במצב מהופך מושגת זרימה קולחת.
נפסק כי אין לקרוא את תביעות הפטנט במנותק מהנאמר בתאור והמתואר בשרטוטים (פסה"ד בענין היוז, שם, עמ' 65, עמ' 67 -68, ), פסה"ד בעניין דן ממטירים, עמ' 6) וכי"מונחים ובטויים בתביעה יש לקרוא לאור יתר חלקיו של כתב הפטנט, וכי ניתן להיעזר בחלקים אלה… על מנת ליתן את המובן אותו רצה הממציא לייחס לאותו מונח" (פסה"ד בעניין דן ממטירים, עמ' 14).
בתביעות פטנט יש לרשום את האלמנטים החיוניים בלבד לביצוע הפטנט, וכי מונחים שהוכנסו בתביעה מס' 1 למעשה מצמצמים את גדר המונופולין של הפטנט.
בהקשר זה נאמר בעניין צוק אור בע"מ כי לכלל הפסיקתי שנקבע בעניין היוז לפיו "יש לראות את המונופול כמשתרע מעבר למשמעות המילולית כל זמן שאינו חורג מתחום ההמצאה", "קיים סייג, ולפיו אם מנוסח כתב התביעות עולה שהממציא התכוון לצמצם את עצמו, כך שהמונופול שממנו הוא ייהנה לא ישתרע על כלל ההמצאה אלא על חלק ממנה בלבד, הרי שבית המשפט יצמצם את המונופול לאותו תחום שנתבע על ידי הממציא" (עמ' 687, פרידמן, שם, עמ' 226).
"נקודת המפתח בעיצוב הגישה הראויה היא כי מסמכי הפטנט הם מסמך חד צדדי שאותו כותב הממציא בעצמו, במילותיו שלו, והוא רשאי לנסחן כאוות נפשו… אי בהירות הקיימת לגבי הפרשנות של ביטוי זה או אחר בכתב התביעות יכול שתיפתר על-ידי שימוש בשאר מסמכי הפטנט, אך לא ניתן לאמץ באורח סלקטיבי ביטויים מכתב הפירוט, התומכים בפרשנות המוצעת של הממציא ולהתעלם מבטויים אחרים המופיעים בו" (ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ פ"ד מח(5) 661, בעמ' 690).
נפסק כי לא מדובר בתחום מורכב וכפי שגם מומחה התביעה הסכים, ניתן היה לנסח את הפטנט באופן שימנע דו משמעות העולה ממנו, כאשר דו משמעות, ככלל, מתפרשת לחובת הממציא (פסה"ד בעניין צוק אור, שם, עמ' 692).
מטרת הפטנט היא אפוא, כפי שהגדירה הממציא, להקל על זרימה חלקה או קולחת מבקבוק שהוא צר-צוואר בהיותו במהופך. לפי הסבר הממציא, בקבוק מסוג זה מאפיין בעיקר בקבוקי שתיה קלה מוגזת שרוצים למנוע ממנו את "בריחת" הגזים, והיא המוגנת במסגרת הפטנט.
בית המשפט פסק כי לאחר עיון מעמיק בכתב הפטנט על נספחיו, בשתי חוות הדעת ובבקבוק ס.מ.ל ולאחר שבחן את רכיבי הפטנט כמפורט בתביעה מס' 1 בכתב הפטנט אל מול רכיביו של בקבוק ס.מ.ל סבור בית המשפט כי לפחות בשני רכיבים חיוניים אין בקבוק ס.מ.ל. נכנס לגדרו של הפטנט מבחינת עיקר ההמצאה שבו, ועיקרי שבהם הוא המכל ( reservoir), רכיב (c).
נפסק כי בקבוק ס.מ.ל שאינו עושה שימוש בשילוב הרכיבים הקיים בפטנט, אינו יכול להיחשב כמפר את מונופול הפטנט. (בת"א 2051/69 בעניין אינטקו [פורסם בנבו] קבע כב' השופט אשר כי "בעל הפטנט אינו יכול לצאת מחוץ לאמור בתביעותיו" (עמ' 252).
עניין זה נלמד גם מהמטרה שביסוד מסמכי הפטנט, "המטרה שאותה משרת כתב התביעות היא שרטוט הגבול בין המותר והאסור למתחרים פוטנציאליים, הרי שעל בעל פטנט מוטל הנטל לנסח את תביעתו בצורה כזו שאין צורך בחומר עזר או בעדות חיצונית כדי להבין את כוונתו.." ע"א 407/89 פסה"ד בעניין צוק אור, [פורסם בנבו] עמ' 690), וזאת "כדי ליצור מידת ודאות ראויה אצל העוסקים בתחום ולמנוע את התוצאה שקביעת היקף המונופול נעשית לא על ידי מסמכי הפטנט אלא על ידי בתי המשפט" (צוק אור בעמ' 681).
נפסק כי המכל והחור בצוואר הבקבוק שהם רכיבים חיוניים לפעולת ההמצאה עפ"י תביעה מס' 1, אינם מתקיימים בבקבוק ס.מ.ל, ולפיכך הבקבוק אינו בא בגדרה של תביעה מס' 1 ומכאן שאף לא בגדרן של התביעות התלויות 2-5 ("התביעות בנויות בדרך כלל כ'מגדל קלפים'" פרידמן, שם, עמ' 216), ודי כך כדי לקבוע שלא הופר עיקר ההמצאה שבפטנט.
(להרחבה נוספת ראו בספר: י' דרורי, "דיני פטנטים", הוצאת פרלשטיין גינוסר (2023)).
