עסק שמתכנן לשווק מותג מחוץ לישראל צריך לבדוק את זמינות השם גם במדינות היעד. חיפוש סימני מסחר בחו"ל נועד לאתר רישומים ובקשות שעלולים להקשות על שימוש בסימן או על רישומו בשווקים אחרים. חיפוש בישראל בלבד אינו מספיק: ההגנה על סימני מסחר נקבעת בעיקר לפי הדין והזכויות בכל מדינה או אזור, ולא לפי קיומו של רישום במדינה אחרת.
המדריך הזה מתמקד בשימוש במאגרי WIPO ובמאגרים לאומיים ואזוריים לצורך בדיקה לפני הגשה בחו"ל. לבדיקת הזמינות בישראל, לרבות השימוש במאגר רשות הפטנטים ומשמעות תוצאותיו, ראו את המאמר המרכזי באשכול חיפוש סימני מסחר בישראל.
מה אפשר לחפש במאגר Global Brand Database של WIPO?
ארגון הקניין הרוחני העולמי, WIPO, מפעיל את Global Brand Database, מאגר המאפשר לחפש סימני מסחר ממערכת מדריד וכן רשומות המתקבלות מרשויות לאומיות ואזוריות שמשתתפות במיזם. המאגר כולל אמצעי חיפוש לפי מילה, שם, מספר רישום, טובין ושירותים, וגם אפשרויות להשוואה של סימנים חזותיים. הוא מתאים כנקודת פתיחה כאשר מותג מיועד לכמה שווקים.
המאגר הבינלאומי אינו רישום עולמי אחד, וגם אינו בהכרח מאגר מלא ומעודכן בזמן אמת של כל סימן בכל מדינה. WIPO מפרסמת נתוני כיסוי לפי רשויות ומאגרים, ומבהירה שקצב עדכון הרשומות הלאומיות תלוי במידע המתקבל מאותן רשויות. משום כך, היעדר תוצאה ב־Global Brand Database אינו אישור שהסימן פנוי לרישום בכל המדינות.
כיצד לבצע חיפוש של סימן במספר מדינות?
תחילה כדאי לקבוע מהן המדינות והאזורים שבהם העסק יפעל, ומהם המוצרים והשירותים שיישאו את הסימן. אין טעם להסתפק בחיפוש כללי בשם המותג בלי לבחון את השוק ואת הפרטה הרלוונטית. יש לחפש את הכתיב המדויק של השם, איותים חלופיים, תעתיקים, קיצורים וצירופים דומים, ולפי הנסיבות גם ביטויים בעלי משמעות דומה בשפות המקומיות.
בחיפוש יש להתייחס לסוגי הטובין והשירותים ולקרבה המסחרית ביניהם. למשל, אותה מילה יכולה להיות גנרית או תיאורית לגבי מוצר אחד ושרירותית לגבי מוצר אחר. מקרה פשוט הוא Apple: ביחס לפרי מדובר במונח המתאר את המוצר עצמו, ואילו בתחום המחשוב שאלת ההגנה שונה. בנוסף, רישום בסוג מסוים אינו בהכרח חוסם כל שימוש באותה מילה, אך גם חיפוש מוגבל לסוג אחד בלבד עלול להחמיץ התנגשות עם טובין או שירותים קרובים.
אם הסימן כולל לוגו, צורת מוצר או רכיב גרפי בולט, חיפוש טקסטואלי לא יהיה מספיק. רצוי לבדוק גם דמיון חזותי ולהבין כיצד הרשות הרלוונטית מחפשת סימנים מעוצבים. אין להניח שכל כלי חיפוש חזותי מאתר את כל צורות הדמיון שהדין עשוי לראות כרלוונטיות.
למה חשוב לבדוק גם את המאגרים הלאומיים?
WIPO עצמה ממליצה להשלים את החיפוש במאגרים של משרדי הקניין הרוחני הלאומיים והאזוריים. בדיקה כזו מאפשרת לעמוד על נתונים מעודכנים יותר ככל שהם זמינים במדינת היעד, על בקשות תלויות ועל מצבם של סימנים מקומיים. בארצות הברית יש לבדוק את נתוני משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי; ביחס לאיחוד האירופי ולמדינות אירופה אפשר להיעזר גם בכלים של EUIPO, ובהם TMview ומאגרי החיפוש של המשרד האירופי.
רלוונטיות הבדיקה אינה נקבעת רק לפי מספר המדינות. לפעמים עסק נדרש לבדוק שוק יעד אחד שבו יש מותגים קודמים בעלי מוניטין, ולפעמים כמה מדינות שבהן קיימים כללים מקומיים שונים. יש להבחין גם בין סימנים רשומים לבין בקשות שטרם נרשמו, ובין סימנים שבוטלו לבין סימנים שעדיין מקנים זכויות לפי הדין המקומי.
מה ההבדל בין Global Brand Database לבין Madrid Monitor?
Global Brand Database מיועד לחיפוש רוחבי במספר אוספים בינלאומיים, לאומיים ואזוריים. לעומתו, שירות Find and Monitor במערכת eMadrid של WIPO מתמקד באיתור מידע על בקשות ורישומים בינלאומיים לפי מערכת מדריד ובמעקב אחר מצבם. אלה כלים משלימים, אך אף אחד מהם אינו מחליף בחינה של התנאים המשפטיים בכל מדינת יעד.
רישום בינלאומי לפי פרוטוקול מדריד אינו מעניק הגנה אוטומטית בכל העולם. הוא מספק מסגרת להגשת בקשה לייעוד מדינות או אזורים, ואותן רשויות בוחנות את ההגנה בהתאם לדין שלהן. על ההליך עצמו ראו רישום סימני מסחר בינלאומיים. ההבחנה בין רישום לאומי להגשה באמצעות פרוטוקול מדריד נדונה גם בספר Intellectual Property Law in Israel מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד, בפרק 2, סעיף 5.8.
מתי תוצאת החיפוש מחייבת בדיקה משפטית מעמיקה?
תוצאה זהה אינה מביאה בהכרח לאותה מסקנה משפטית בכל מדינה, ותוצאה שאינה זהה אינה שוללת דמיון מטעה. כאשר מזוהה סימן קרוב, חשוב לבדוק את זהות בעליו, את מועד הבקשה ואת תוקף הרישום, את הטובין והשירותים ואת מידת הדמיון החזותי, הצלילי והמשמעותי. יש להביא בחשבון גם סימנים מוכרים היטב, מוניטין מקומי ועילות משפטיות שאינן תלויות רק בהופעת רישום זהה במאגר.
בדיקת הזמינות המשפטית של מותג לפני הגשת בקשות לרישום סימני מסחר בישראל ובחו"ל מחייבת, במקרים המתאימים, שילוב בין חיפוש במאגרים לבין ניתוח הזכויות במדינות הרלוונטיות ותכנון דרך ההגשה. מטרת הבדיקה היא לצמצם את הסיכון לסירוב או לסכסוך, ולא להעניק הבטחה שלא קיימים בעולם סימנים מתנגשים.
כדי לבחור שם מלכתחילה, לפני שלב החיפוש, ראו גם את המדריך איך לבחור סימן מסחר?.
