רישום סימן מסחר בינלאומי לפי פרוטוקול מדריד
רישום סימן מסחר בחו"ל נועד להגן על שם המותג או על הלוגו במדינות שבהן העסק משווק את מוצריו, מעניק שירותים או מתכנן לפעול. בניגוד לרישום בישראל, זכות לרישום סימן מסחר בארץ אינה מעניקה באופן אוטומטי הגנה במדינות אחרות. לפני ההגשה צריך לבחור היכן מבקשים להגן על המותג, מהן הזכויות הקודמות בכל שוק ואיזה מסלול מתאים למבקש.
קיימים שני מסלולים עיקריים: הגשה בינלאומית באמצעות מערכת מדריד, הנשענת על בקשת בסיס או רישום בסיס במדינת המקור, והגשה לאומית או אזורית ישירה בפני רשויות סימני המסחר במדינות היעד. הבחירה ביניהם תלויה במספר השווקים, באופי הסימן, בפרטת הטובין והשירותים, בעלויות ובסיכונים הכרוכים בתלות בבקשת הבסיס. למי שמבקש פירוט של כל שלב במערכת מדריד, ראו רישום בינלאומי של סימן מסחר – פרוטוקול מדריד.
רישום סימני מסחר בחו"ל: מדריד או הגשה ישירה?
מערכת מדריד מאפשרת להגיש באמצעות משרד סימני המסחר במדינת המקור בקשה אחת ל־WIPO, לייעד מדינות או אזורים המשתתפים במערכת, ולנהל פעולות מסוימות ברישום באופן מרוכז. אולם הרשות בכל מדינה מיועדת בוחנת את ההגנה לפי הדין המקומי. אין סימן מסחר עולמי אחד המחליף את כלל הדינים הלאומיים, וגם רישום בינלאומי ב־WIPO אינו התחייבות של כל המדינות להעניק הגנה.
בהגשה ישירה מגישים בקשה נפרדת למשרד סימני המסחר במדינת היעד, או למשרד אזורי כאשר קיים מסלול מתאים. בדרך כלל נדרש לציית לכללי ההגשה המקומיים ולשלם את האגרות הרלוונטיות, ולעיתים גם להסתייע במייצג מקומי. היתרון החשוב הוא שבקשה כזו אינה תלויה בבקשת הבסיס בישראל במשך חמש השנים הראשונות, בניגוד לרישום הבינלאומי לפי מדריד.
מתי מסלול מדריד מתאים יותר?
מדריד עשוי להיות מסלול יעיל כאשר אותו סימן אמור לשמש במספר מדינות החברות במערכת, כאשר המבקש זכאי להגיש באמצעות משרד המקור וכאשר בקשת הבסיס יציבה ומתאימה למוצרים ולשירותים המיועדים להגנה. המבקש יכול לבצע חלק ניכר מן ההליכים באמצעות בקשה מרוכזת ולהשתמש במערכת מרכזית לחידוש ולרישום שינויים מסוימים בפרטי הבעלים. ניתן גם להרחיב בהמשך את ההגנה למדינות נוספות באמצעות ייעוד מאוחר, בכפוף לתנאים ולאגרות.
יתרונות אלה עשויים להפחית עלויות מנהליות ולהקל על ניהול תיק סימני מסחר בינלאומי, במיוחד כאשר מספר המדינות גדול. ואולם אין להציג את מדריד כמסלול הזול ביותר בכל מקרה: האגרות נגזרות מן המדינות ומן הסוגים, ובמקרה של סירוב זמני או התנגדות במדינה מסוימת עשויות להידרש פעולות משפטיות והוצאות מקומיות. רשימת חברי מערכת מדריד באתר WIPO היא המקור העדכני לבדיקת המדינות המשתתפות.
מתי הגשה ישירה עשויה להיות עדיפה?
הגשה ישירה עשויה להיות מתאימה כאשר נדרשת הגנה במדינה שאינה מכוסה במערכת מדריד, כאשר המבקש אינו עומד בתנאי הזכאות למסלול, או כאשר יש צורך באסטרטגיה שונה עבור מדינה מסוימת. היא עשויה להתאים גם כאשר צפוי קושי מהותי בסימן הבסיס בישראל, ולכן התלות של מסלול מדריד עלולה לסכן את ההגנה שנבנית בשווקים האחרים.
למשל, אם החברה מבקשת להגן על סימן רק במדינת יעד אחת וההליך המקומי בה פשוט יחסית, אין להניח שתמיד כדאי ליצור תחילה בקשת בסיס ורישום בינלאומי. לעומת זאת, כאשר מתוכננת הגנה במדינות רבות והסימן מתאים למסלול מדריד, הניהול המרוכז עשוי להוות יתרון. ההכרעה דורשת בדיקת העלויות והסיכונים בכל מקרה, ולא כלל אחיד המבוסס רק על מספר המדינות.
הסיכון במסלול מדריד: תלות בסימן הבסיס
במהלך חמש השנים הראשונות מיום הרישום הבינלאומי, הרישום לפי מדריד תלוי בסימן הבסיס שבמשרד המקור. כאשר בקשת הבסיס נדחית, נמשכת או מוגבלת, או כאשר רישום הבסיס מאבד את תוקפו, הדבר עשוי להביא לביטול הרישום הבינלאומי, כולו או חלקו, בהיקף המתאים. גם הליכים שהחלו בתקופת התלות והוכרעו מאוחר יותר יכולים להשפיע על הרישום הבינלאומי.
לצמצום הנזק קיים מנגנון transformation, המאפשר בתנאים המתאימים להגיש בקשות לאומיות או אזוריות במדינות המיועדות ולשמר את מועד הרישום הבינלאומי או הייעוד המאוחר. לפי מדריך WIPO, המועד להגשה הוא שלושה חודשים ממועד רישום הביטול בפנקס הבינלאומי. זהו הליך שעשוי להיות כרוך בתשלומים ובייצוג מקומי; הוא אינו הופך את אובדן סימן הבסיס לחסר משמעות.
ההבחנה בין ההגשה דרך משרד המקור לבין התלות בסימן הבסיס נדונה גם בספר Intellectual Property Law in Israel מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד, פרק 2, סעיפים 5.8.1–5.8.2, עמ' 182–184. את שלבי ההגשה והטיפול בתקופת התלות מפורט במאמר פרוטוקול מדריד: רישום בינלאומי של סימן מסחר.
אגרות ועלויות: במה כדאי להתחשב?
במערכת מדריד משלמים אגרת בסיס ל־WIPO, אגרות למדינות או לאזורים המיועדים ואגרות הקשורות לסוגי הטובין והשירותים, לפי הכללים החלים על כל ייעוד. לפי לוח האגרות הרשמי של WIPO, אגרת הבסיס היא 653 פרנק שווייצרי לסימן שאינו בצבע ו־903 פרנק שווייצרי לסימן בצבע, לצד האגרות הנוספות. להגשה מישראל מתווספת גם אגרת הטיפול של רשות הפטנטים, כמפורט בשירות ההגשה הבינלאומית.
בהגשה ישירה משולמות אגרות לפי תעריפי המדינות או האזורים, ועשויות להתווסף עלויות חיפוש, תרגום וייצוג מקומי. בשני המסלולים יש להביא בחשבון טיפול בהשגות או בהתנגדויות והוצאות חידוש. כדי לחשב עלות ריאלית יש לבדוק תחילה באילו מדינות נדרשת הגנה ולאילו סוגי טובין ושירותים, ולא להסתמך על סכום ממוצע של "רישום עולמי". להרחבה ראו כמה עולה לרשום סימן מסחר?.
בחירת מדינות היעד ובדיקת סימנים קודמים
לפני בחירת מסלול ההגשה כדאי לערוך חיפוש סימני מסחר בכל שוק מהותי, לבחון את הסימנים הקיימים, לבדוק את מעמד הבקשות ואת פרטות הטובין והשירותים ולהעריך חשש להטעיה. רישום בישראל אינו ראיה לכך שהסימן פנוי או כשיר לרישום במדינה אחרת. במקביל, גם היעדר תוצאה זהה במאגר אינו מבטיח שלא קיימות זכויות קודמות או עילות סירוב אחרות.
אם נדרש חיפוש מחוץ לישראל, ראו חיפוש סימני מסחר בחו"ל באמצעות WIPO ומאגרים לאומיים. גם לאחר בחירת מסלול ההגשה יש לברר את הדין המקומי ואת זכויותיהם של בעלי סימנים קודמים בכל מדינת יעד.
תכנון רישום בינלאומי כחלק מאסטרטגיית ההגנה על המותג
כאשר בעל מותג מבקש לפעול בכמה שווקים, ייעוץ משפטי בבחירת מסלול רישום סימני מסחר בישראל ובמדינות אחרות מאפשר להעריך את חוזק סימן הבסיס, לבחור מדינות יעד, להשוות עלויות ולהיערך לסיכונים של הליך הבחינה. בחירה נכונה איננה תמיד בחירה במסלול הקצר או הזול ביותר ביום ההגשה, אלא במסלול שמתאים לזכויות שהעסק מבקש לבנות ולשמר לטווח ארוך.
את ההליך המלא להגשה לפי מערכת מדריד, לרבות הפניה לשירות הרשות, אגרות, בחינה ב־WIPO ובמדינות היעד ותקופת התלות, מסביר המאמר רישום בינלאומי של סימן מסחר – פרוטוקול מדריד.
