רק כחמישים אחוז מהפטנטים המוגשים מתקבלים לרישום בסופו של יום ורק כמחצית מהפטנטים שהתקבלו לרישום יצליחו לעבור שיפוט של בית משפט כאשר הוא בוחן את תקפות הפטנט כטענה מקדמית בתביעה בגין הפרת פטנט.
הבהרה ביחס לנתונים: שיעורי קבלת בקשות פטנט משתנים בין מדינות, תקופות וסוגי הליכים, והאומדן של כ־50% בפסקת הפתיחה אינו נתון רשמי המייצג את כלל הבקשות. ביחס לתוקף פטנטים, מחקרם של Allison ו־Lemley (1998) בחן הכרעות סופיות בתוקפם של פטנטים בבתי משפט פדרליים בארצות הברית בשנים 1989–1996. דוח National Academies (2004) מסביר כי שיעור הפטנטים שעמדו בבחינת התוקף במדגם של סכסוכים שהגיעו להכרעה היה מעט מעל מחצית, ומזהיר שאין להסיק מכך את שיעור תוקפם של כלל הפטנטים הרשומים. הנתונים ממחישים את חשיבותה של הגנה אפקטיבית, ולא מהווים תחזית לתוצאה בתיק מסוים.
המשמעות של נתונים אלו היא שרק חלק קטן מהפטנטים שנרשמים אכן יאפשרו הגנה אפקטיבית ביום פקודה.
יש סיבות שונות ומגוונות לטענה זו ואולם אנו כעורכי דין ועורכי פטנטים יכולים להשפיע על נתון זה וזאת כתלות באיכות הפטנטים המנוסחים על ידנו.
ניסוח תביעה (CLAIM) מרובת תנאים שלא לצורך
סיבה מרכזית לאי ישימות של פטנט היא ניסוח פטנטים, הכוללים תביעות מורכבות מרובות תנאים, אשר בשלב הגשת התביעה בגין הפרת הפטנט לא מאפשרות כל הגנה אפקטיבית לפטנט וזאת בשל התנאים המרובים הנכללים בדרך כלל בתביעה מספר 1 לפטנט.
סיבה זו נפוצה מכיוון שהיא מאפשרת למנסח הפטנט לעבור בקלות יחסית את מחסום הפרסום הקודם וההתקדמות ההמצאתית שבתהליך בחינת הפטנט וזאת על ידי הוספת תנאים רבים ומיותרים ואולם, הוספה של תנאים מיותרים ומרובים בתביעה 1, מקשה בהמשך לטעון כי מוצר מסוים מפר את הפטנט.
אינדיקציה טובה לזיהוי תביעה (CLAIM) מרובת תנאים שלא לצורך היא מספר השורות בו נכתבו התביעה העצמאית (בדרך כלל תביעה מס' 1), כאשר אנו רואים עשרות שורות סביר כי המדובר בניסוח שיהיה קשה ביותר להגן עליו בבית המשפט.
תביעה מרובת תנאים מאפשרת למפר לעקוף בקלות את הפטנט וזאת בדרך של שינוי ו/או הסרה של רכיבים במוצר שלו אשר יהיה בהם כדי למלט את המפר מנוסח בתביעה העצמאית.
לתזה זו יש תמיכה גם בספרות המקצועית הבינלאומית: במאמר Quality Patents: Claiming What Counts, שפרסם ארגון WIPO, מוסבר כי תביעות צרות מדי, הכוללות מגבלות רבות, עשויות לאפשר למתחרים להציע מוצר בשינויים קלים ולחמוק מהיקף ההגנה. עם זאת, לפי הנחיות משרד הפטנטים האירופי בדבר תביעות רחבות, רוחב התביעה אינו פגם כשלעצמו, ויש לבחון בין היתר את בהירותה, התמיכה בפירוט ודרישות הכשירות לפטנט. מקורות אלה משמשים אסמכתה מקצועית והשוואתית, ולא תחליף לדין הישראלי.
מה הופך פטנט לפטנט טוב?
פטנט טוב מגן על המצאה רחבה ככל האפשר. על כן לצורך ניסוח של פטנט טוב יש:
(1) לזהות מה "ההמצאה" וזאת ביחס לידע הקודם הקיים בתחום;
(2) יש לתאר את "ההמצאה" באופן הטוב ביותר אשר משרת את מטרותיו של הלקוח;
(3) תביעת פטנט אשר כתובה היטב אמורה לקחת בחשבון גם את הצרכים של ממציא אל מול השוק.
כלל האצבע להבדיל בין פטנטים טובים לפטנטים רעים הוא התמקדות באורך ומספר התביעות. פטנטים שנוסחו היטב הם בדרך כלל קצרים, ברורים ורחבים באופן המגן על הרעיון ולא על המוצר הספציפי המהווה בדרך כלל תצורה מסוימת של הרעיון.
הגנה על רעיון ולא על מוצר ספציפי
מעל לכל, יש לזכור שמשימתו של עורך הדין ועורך הפטנטים היא הרבה יותר מאשר רק לתאר את מה שהממציא חושב שהוא המציא – שזה בדרך כלל מוצר. עורך הדין ועורך הפטנטים צריכים לתאר ולטעון את כל מה שגלום ב"המצאה". כדי לעשות זאת, חייב עורך הדין ועורך פטנטים להבין ביסודיות איך ההמצאה שונה מהידע הקודם הקיים בתחום ולאחר מכן, לתכנן את כל הדרכים האפשריות המתארות את הבדל זה.
ההמצאה היא כמעט תמיד רחבה יותר ממה שהממציא חושב שהיא.
כך למשל בעניין ת.א. (מרכז) 8706-11-12 דוד בכר נ' המברשת רוחמה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (פורסם בנבו, 2013), בית המשפט מצטט את תביעה מספר 1 בפטנט בדברים הבאים:
"A rag clamping device for floor-washing wipers having a wiper head mounted to a broomstick, the device comprising a pair of spaced apart, oppositely aligned, flexible arms pivotably connected to the wiper head at their respective inner free ends and at their outer ends connected to a clamp carrier, the clamp carrier being slidable along the broomstick so that in a first, lower position the clamp is urged against the wiper head for holding the rag, and adapted to be flexed into a second elevated position whereby the arms pass through a dead-center position characterized in that the pivotal connection comprise arresting means for preventing the unintentional disengagement of the arms from the wiper head"
תביעה מספר 1 בפטנט כוללת ארבעה אלמנטים מרכזיים:
א. זוג זרועות המחוברות צירית לראש המגב – Flexible arms pivotably connected to the wiper head.
ב. החיבור לראש המגב הוא של הקצוות החופשיים הפנימיים של זוג הזרועות – Connected to the wiper head at their respective inner free ends
ג. מנשא התפס ניתן להחלקה לאורך מקל המטאטא – The clamp carrier being slidable along the broomstick.
ד. ההתקן מתאפיין בכך שהחיבור הצירי כולל אמצעי עצירה למניעת התנתקות לא מכוונת של הזרועות מראש המגב – Arresting means for preventing the unintentional disengagement of the arms.
כפי שאנו למדים המדובר בניסוח ממוקד ביותר למוצר ספציפי ולא לרעיון למוצר ספציפי.
בית המשפט פסק כי עיקר האמצאה בפטנט הוא שיפור המתייחס לבעיית "שחרור בלתי רצוני של הזרועות, הנוגע לעיגון הזרועות לראש המגב באמצעות שיני עצירה בתוך תושבות".
ועל כן נפסק כי המוצר הנטען כמפר ("מגב הקסם") בנוי, בשונה מעיקר האמצאה שבפטנט, ממנשא וזרועות שנוצקו ביציקה אחת, שהזרועות והטבעת אף הן מהוות חלק ממנה. זרועות "מגב הקסם" והטבעת אינן מחוברות לראש המגב ועל כן אין במוצר זה כדי להפר את הפטנט.
דוגמה זו באה להמחיש את הבעייתיות בניסוח המגן על המוצר להבדיל מקונספט שיוצר מונופול יעיל. פטנט אשר בסופו של יום לא "מספק את הסחורה" ולא יוצר מונופול אפקטיבי אשר ניתן להגן עליו בבית המשפט.
פטנט שנרשם אינו בהכרח פטנט שמספק הגנה אפקטיבית
קבלת בקשת פטנט לרישום היא הישג חשוב, אך אין זה המבחן היחיד לאיכות התוצאה. בשלב הבחינה נבדקות דרישות הכשירות של האמצאה ושל התביעות; בסכסוך משפטי עתידי נבחנות גם שאלות אחרות, ובהן פרשנות התביעות, תוקף הפטנט ביחס לידע קודם וטיב המוצר או התהליך שנטען כי הוא מפר. לכן עשוי להתקבל פטנט תקף המגן על יישום מסוים, בעוד שמתחרה יפעל באמצעות יישום אחר המצוי מחוץ להיקפו.
ההבחנה בין קיומה של זכות רשומה לבין עוצמתה המעשית מתוארת גם במחקר האקדמי Probabilistic Patents מאת Mark Lemley ו־Carl Shapiro, שפורסם בשנת 2005 בכתב העת Journal of Economic Perspectives. המחברים מסבירים שהערכת ערכו של פטנט מושפעת מאי־ודאות ביחס לתוקפו ולהיקף ההגנה שיינתן לו בהליך עתידי. מדובר בניתוח של מערכת הפטנטים האמריקאית, ולא בנתון סטטיסטי על סיכויי הצלחה בהליך בישראל.
צמצום התביעות במהלך הבחינה: מה מרוויחים ומה עלולים להפסיד?
בעניין בכר נ׳ המברשת רוחמה, שנדון לעיל, יש פרט נוסף המלמד על התופעה: כפי שמוסבר בספר דיני פטנטים (2023), פרק 5.3.4, הבקשה נוסחה תחילה בהיקף רחב יותר, אולם התביעות צומצמו במסגרת הליך הבחינה בהתאם לדרישות הבוחן. כתוצאה מכך, השאלה הרלוונטית להתדיינות לא הייתה מה ביקש הממציא להגן עליו בתחילת הדרך, אלא מה הוגדר בסופו של דבר בתביעות הפטנט שנרשם.
צמצום הוא לעיתים הכרחי כדי להבחין את האמצאה מפרסומים קודמים, ואין לראות בכל שינוי כזה טעות מקצועית. הקושי מתעורר כאשר כל מגבלה נוספת מצטרפת למכלול התנאים שעליהם תצטרך להסתמך טענת ההפרה. ככל שהתביעה מתמקדת יותר בתצורה מסוימת, עשויות להתרחב אפשרויות התכנון החלופי העומדות בפני מתחרים. במחקר Patent Claims and Patent Scope מאת Alan C. Marco, Joshua D. Sarnoff ו־Charles A. W. deGrazia, שפורסם ב־Research Policy בשנת 2019, נמצא שבנתוני מערכת הפטנטים האמריקאית תביעות צרות יותר נקשרו לסיכוי גבוה יותר לקבלת פטנט ולבחינה קצרה יותר, וכי הליכי הבחינה עצמם נוטים לצמצם את היקף התביעות.
האיזון בין הגנה רחבה מדי לבין הגנה צרה מדי
השאיפה להגן על תרומתה האמיתית של האמצאה מחייבת איזון: תביעה רחבה מדי עלולה לחפוף לידע קודם, שלא לעמוד בדרישות החידוש או ההתקדמות ההמצאתית, או שלא להיות נתמכת בפירוט; תביעה צרה מדי עלולה להותיר למתחרים חלופות טכנולוגיות פשוטות שהיו יכולות להיכלל בגדר ההגנה. בספר דיני פטנטים, פרק 5.3.4, מוצג מתח זה כעיקרון יסוד לניסוח תביעה בלתי תלויה.
לפי סעיפים 12 ו־13 לחוק הפטנטים, ובפרט הדרישה שהתביעות ינבעו באופן סביר מהמתואר בפירוט, אין די ברצון לקבל הגנה רחבה: הבקשה צריכה לגלות אמצאה הניתנת לביצוע ולבסס את המונופול הנתבע. גם רשות הפטנטים מבהירה כי הפירוט צריך לתאר את דרכי ביצוע האמצאה, וכי התביעות מגדירות את היקף ההגנה ומתבססות על התיאור. מבחן האיכות הוא לפיכך היקף ההגנה הרחב ביותר שניתן להצדיק משפטית וטכנולוגית, ולא עצם השימוש בנוסח כללי.
מה תפקידן של התביעות התלויות בפטנט איכותי?
בתכנון מערכת תביעות טובה אין צורך להעמיס את כל החלופות, השיפורים והתצורות על התביעה הבלתי תלויה. כפי שמפורט בספר דיני פטנטים, פרקים 5.3.3 ו־5.3.4, התביעה הבלתי תלויה מיועדת להגדיר את גרעין ההגנה המבוקשת, ואילו תביעות תלויות יכולות לתאר צירופים מצומצמים יותר של רכיבים ותצורות מימוש. אם מתברר במהלך הבחינה שהתביעה הרחבה אינה עומדת בדרישות הדין, תביעה תלויה הנתמכת בפירוט עשויה לשמש בסיס לצמצום מושכל.
גם WIPO Patent Drafting Manual, Second Edition (2023) מדגיש את חשיבותן של תביעות בדרגות היקף שונות, כדרך לשמר חלופות הגנה במקרה שהתביעה הרחבה לא תתקבל או לא תעמוד בביקורת מאוחרת. אין בכך היתר להוסיף באמצע ההליך ידע חדש שלא נכלל בבקשה המקורית. מי שמעוניין בהסבר ממוקד על ניסוח התביעה עצמה יכול לקרוא גם על תביעה בלתי תלויה בפטנט.
הפרה מילולית, עיקר האמצאה וגבולות הפרשנות
איכות ההגנה נבחנת גם לפי השאלה כיצד בית המשפט יפרש את התביעות בעתיד. סעיף 49(א) לחוק הפטנטים מכיר בהפרה בדרך המוגדרת בתביעות ובדרך דומה שיש בה, לנוכח המוגדר בהן, נטילת עיקר האמצאה. בספר דיני פטנטים, פרק 5.3.2, מוסבר כי התביעות הן נקודת המוצא לקביעת היקף הזכות, וכי תיאור האמצאה והשרטוטים עשויים לסייע בפרשנותן, בלי להפוך כל פרט שנזכר בפירוט בלבד להגנה עצמאית.
משמעות הדבר אינה שכל שינוי קל במוצר מתחרה מביא בהכרח להיעדר הפרה. לצד השוואת רכיבי התביעה, עשויה להתעורר שאלת עיקר האמצאה והשפעת ההבדלים על אופן פעולתה. עם זאת, אין לבנות את אסטרטגיית ההגנה על תקווה שבית המשפט ירחיב בעתיד תביעה שנוסחה באופן מגביל. מבחינה מקצועית, עדיף לנסח מלכתחילה תביעות המשקפות את התרומה הטכנולוגית הרלוונטית ואת גבולותיה.
האם אורך התביעה מלמד על איכות הפטנט?
מספר השורות בתביעה עצמאית הוא לעיתים אינדיקציה מעשית לכך שנכללו בה תנאים רבים, ולכן כדאי לבדוק אם כל אחד מהם הכרחי. אולם אין מדובר במדד משפטי מכריע: גם תביעה קצרה עשויה להיות צרה בשל ניסוח מגביל, ותביעה ארוכה עשויה להשתמש בהגדרות ובחלופות שאינן מצמצמות אותה באופן פשוט. השאלה העיקרית היא מהי המשמעות הטכנולוגית והמשפטית של כל רכיב ושל מכלול התביעה.
מחקר מאוחר יותר, Interpretive Aspects of Claim Language and Patent Scope מאת Srinivasan Ananthraman, Bart Cambré ו־Henry Delcamp, שפורסם בשנת 2025 ב־Research Policy, מדגיש שהגדלת מספר המילים בתביעה אינה מלמדת בהכרח על צמצום היקפה. החוקרים מציעים להבחין בין אורך הניסוח לבין מונחים המשפיעים על משמעות ההגנה. ממצא זה אינו שולל את כלל האצבע המקצועי שבמאמר, אלא מבהיר מדוע יש לבחון את תוכן התביעה ולא את אורכה לבדו.
הערך המסחרי: האם הפטנט מגן על מה שהשוק באמת צריך?
פטנט עשוי להיות תקף ובהיר ועדיין להיות בעל ערך מסחרי מוגבל, למשל כאשר ניתן להגיע לאותה תועלת למשתמש באמצעות חלופה שאינה כלולה בגבולות התביעות. לכן הבדיקה של פטנט טוב אינה מתמצה בהשוואה לידע הקודם, אלא כוללת גם הבנה של השוק הרלוונטי, התנהגות מתחרים, תצורות מוצר אפשריות והאינטרס העסקי של בעל הזכות. על כך עומד המאמר Quality Patents: Claiming What Counts מטעם WIPO, המבחין בין איכות הפטנט כנכס עסקי לבין איכות האמצאה כשלעצמה.
גם המחקר האמפירי The Importance of Patent Scope: An Empirical Analysis מאת Joshua Lerner, שפורסם בשנת 1994 ב־RAND Journal of Economics, מצא קשר בין רוחב ההגנה לבין שווי החברות במדגם של חברות ביוטכנולוגיה פרטיות מגובות הון סיכון. במחקר נבדקו 535 סבבי מימון של 173 חברות, ונמצא כי לרוחב הפטנטים הייתה זיקה מובהקת להערכת שוויין. ממצא זה תומך בחשיבות הכלכלית של היקף ההגנה, אך אינו מלמד שלכל פטנט רחב בכל תחום יהיה ערך גבוה יותר.
מבחן המתחרה: בדיקה מעשית של איכות ההגנה
מבחן שימושי הוא להתבונן בפטנט מנקודת מבטו של מתחרה סביר: האם ניתן לייצר מוצר המעניק ללקוח אותה תועלת, אך מחליף רכיב מסוים או משתמש בדרך טכנולוגית אחרת? האם כל התנאים שנכללו בתביעה העצמאית באמת נחוצים כדי להגדיר את עיקר האמצאה? האם הפירוט מתאר חלופות מוכרות וצפויות, ולא רק את האב־טיפוס הראשון? אלה שאלות של הערכת חוזק ההגנה ולא הוראות לביצוע עקיפה מסוימת. להרחבה על התופעה ראו עקיפת פטנט (Design Around).
פרשת המברשת רוחמה ממחישה את חשיבות המבחן הזה: ההבחנה שהכריעה את ההליך לא הייתה רק קיומו של פתרון למגב, אלא מאפייני המנגנון שהוגדרו בתביעות הפטנט שנרשם, לעומת המבנה המסוים של המוצר המתחרה. לכן ראוי לבחון כבר בזמן עריכת בקשת הפטנט אילו מאפיינים מבטאים את התרומה ההמצאתית, אילו תצורות הן חלופיות ואילו מגבלות עלולות לצמצם את היכולת לאכוף את הזכות בהמשך.
להעמקה משפטית בנושא פרשנות והיקף התביעות, תביעות תלויות ועצמאיות וכללי ניסוח, ראו י׳ דרורי, דיני פטנטים (2023), פרק חמישי, סעיפים 5.3.2–5.3.4. לעניין בחינת הפרה ונטילת עיקר האמצאה ראו גם את הדיון בפרק שבעה עשר. המחקרים והמקורות הבינלאומיים הנזכרים לעיל מיועדים להרחבה ולהשוואה; הדין החל על פטנט ישראלי נקבע לפי החוק והפסיקה בישראל.
