עקיפת פטנט (Patent Design Around) כיצד לפתח מוצר מתחרה מבלי להפר פטנט

חברה מפתחת מוצר חדש ומגלה כי אחת התביעות הבלתי תלויות בפטנט של מתחרה דורשת ארבעה רכיבים: A, B, C ו־D. צוות הפיתוח יכול לוותר על רכיב D או להחליף אותו ברכיב E שמבצע פונקציה דומה בדרך אחרת. האם בכך ניתן להימנע מהפרת הפטנט?

זו בתמצית שאלת ה־Patent Design Around: כיצד ללמוד את הפטנט ואת גבולות ההגנה שלו, ולהשתמש במידע הזה כדי לפתח פתרון טכנולוגי חלופי שאינו מפר את הפטנט.

המונח "עקיפת פטנט" עלול ליצור רושם של ניסיון לנצל פרצה משפטית. בפועל, Design Around הוא חלק אינהרנטי ממערכת הפטנטים. הפטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית מוגדרת, אך בתמורה הוא מפרסם לציבור את האמצאה. מתחרים רשאים ללמוד את הפרסום, להבין היכן מסתיימת ההגנה ולפתח פתרונות אחרים.

ה־Federal Circuit האמריקאי אף קבע בעניין State Industries v. A.O. Smith כי אחד היתרונות של מערכת הפטנטים הוא ה־"negative incentive" שהיא יוצרת לתכנון סביב מוצריו המוגנים של המתחרה, וכי תהליך זה מביא לשוק זרם מתמשך של חדשנות.

לכן השאלה אינה האם מותר לנסות לעקוף פטנט. השאלה האמיתית היא כיצד לעשות זאת נכון.

הכול מתחיל בתביעות

הליך של Design Around אינו מתחיל בהשוואה כללית בין שני מוצרים. הוא מתחיל בתביעות הפטנט.

נניח שוב כי תביעה בלתי תלויה כוללת את הרכיבים:

A + B + C + D

במשפט האמריקאי, כל רכיב בתביעה נחשב מהותי להגדרת היקף האמצאה המוגנת. בעניין Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. קבע בית המשפט העליון כי דוקטרינת האקוולנטים (Doctrine of Equivalents) נבחנת ביחס לכל רכיב בתביעה בנפרד (element-by-element), ולא ביחס לאמצאה או למוצר הנתבע כמכלול. לפסק הדין המלא Warner-Jenkinson v. Hilton Davis.

מכאן נובעת נקודת מוצא פשוטה אך חשובה: אם המוצר המתחרה אינו כולל את D, עשויה שלא להתקיים הפרה מילולית של אותה תביעה.

אלא שזהו רק השלב הראשון.

לפני שמחליטים ש־D אינו קיים במוצר, צריך להבין מהו D מבחינה משפטית. מונח בתביעה אינו מתפרש בהכרח לפי המשמעות שהמהנדס מייחס לו בקריאה ראשונה. יש לקרוא את התביעה בהקשר של יתר התביעות, הפירוט ותיק הבחינה (prosecution history) ולבחון אם קיימות הגדרות, הסתייגויות או טיעונים המשפיעים על היקפו.

בישראל הניתוח אף מחייב זהירות נוספת. סעיף 49(א) לחוק הפטנטים אינו מגביל הפרה לניצול האמצאה "בדרך המוגדרת בתביעות", אלא משתרע גם על דרך דומה שיש בה, לאור המוגדר בתביעות, משום נטילת עיקר האמצאה. כלומר, גם כאשר מוצר יוצא מלשונה המילולית של התביעה, עדיין נדרשת בחינה של ההגנה שמעבר ללשון התביעה.

לפירוט והמלצות ביחס לניסוח תביעה בלתי תלויה>> ראו מאמר בלינק זה.

כיצד מבצעים Design Around בפועל?

לא קיימת שיטה אחת שמתאימה לכל פטנט, אבל מרבית תהליכי ה־Design Around מתחילים בפירוק התביעות הבלתי תלויות ל־limitations ובחיפוש אחר נקודות שבהן ניתן ליצור הבדל טכנולוגי אמיתי.

הדרך הפשוטה ביותר היא השמטת רכיב. אם המוצר יכול לפעול ללא D, והעדרו אינו מכוסה בדרך אחרת על ידי התביעה, מדובר בדרך הישירה ביותר להימלט מההפרה המילולית.

דרך אחרת היא החלפת הרכיב. במקום D משתמשים ב־E, המבצע את הפעולה באמצעות מבנה או מנגנון שונה מהותית.

לעיתים נקודת היציאה אינה נמצאת ברכיב עצמו אלא ביחסים בין הרכיבים. תביעה עשויה לדרוש שרכיב אחד יהיה מחובר ישירות לאחר, ימוקם במקום מסוים, יפעל בתגובה לאירוע מוגדר או יקיים יחס גיאומטרי מסוים. שינוי אותו יחס עשוי להוציא את המוצר מגדר התביעה גם כאשר הרכיבים עצמם נותרים דומים.

בתביעות שיטה ניתן לבחון אם ניתן לשנות שלב מסוים, תנאי לביצועו או כאשר נוסח התביעה מחייב זאת, את סדר השלבים.

אולם ה־Design Around החזק ביותר הוא בדרך כלל זה שאינו מחפש רק שינוי צורני, אלא עיקרון פעולה אחר. במקום לשאול כיצד להחליף את D ברכיב שנראה קצת אחרת, כדאי לשאול איזו פונקציה D ממלא והאם ניתן להשיג אותה בדרך טכנולוגית שונה.

הספרות המקצועית בנושא Design Around מציעה בדיוק את הגישה הזאת: להתחיל מניתוח התביעות, לזהות רכיבים או מגבלות שניתן לשנות ולאחר מכן לחפש פתרונות טכנולוגיים חדשים שעומדים גם בבדיקת ההפרה.

שינוי של רכיב אחד אינו בהכרח מספיק

נניח שהתביעה דורשת D, והמוצר החדש משתמש ב־E. מבחינה מילולית ייתכן שמדובר בשני רכיבים שונים. אך האם E הוא למעשה שקול (equivalent) של D?

זו אחת המלכודות המרכזיות ב־Design Around.

במשפט האמריקאי, דוקטורינת האקוולנטים (Doctrine of Equivalents) מאפשרת במקרים מתאימים לקבוע הפרה גם כאשר אחד מרכיבי התביעה אינו מתקיים מילולית, אם הרכיב במוצר הנתבע הוא שקול לרכיב הנתבע בפטנט.

ב־Warner-Jenkinson הבהיר בית המשפט העליון כי הבדיקה נעשית element by element. אחד הכלים לבחינת השקילות הוא השאלה אם הרכיב החלופי מבצע בעיקרו אותה פונקציה, באותה דרך, כדי להשיג אותה תוצאה. לצד מבחן זה קיימת גם בחינת ההבדלים המהותיים או הבלתי מהותיים בין שני הרכיבים. בית המשפט הדגיש כי אין נוסחה אחת שמתאימה לכל מקרה ולכל טכנולוגיה.

מכאן נובע כלל עבודה חשוב: המטרה ב־Design Around אינה רק להחליף את המילים של התביעה, אלא ליצור הבדל שניתן להסביר מבחינה טכנולוגית ומשפטית.

שינוי בגודל, בצורה, בחומר או במיקום עלול שלא להספיק אם מבחינה מהותית הרכיב החדש עושה בדיוק את מה שעשה הרכיב הנתבע ובאותה דרך.

בישראל אותה שאלה מקבלת ביטוי במסגרת בחינת "עיקר האמצאה" לפי סעיף 49 לחוק. לכן גם כאן אין להסתפק בשאלה האם ניתן לסמן X ליד אחד ה־limitations ב־Claim Chart. יש לבחון את מהות השינוי ואת המרחק שנוצר מן האמצאה המוגנת.

ה־Prosecution History עשוי לגלות את נתיב העקיפה

אחד המקורות החשובים ביותר בתהליך Design Around הוא תיק הבחינה של הפטנט.

במהלך הבחינה מבקש הפטנט נאלץ לעיתים לצמצם את התביעה כדי להתגבר על prior art או על השגה אחרת של הבוחן. במקרים אחרים הוא טוען כי מונח מסוים צריך לקבל משמעות מצומצמת כדי להבחין את האמצאה מפרסום קודם.

לטיעונים ולתיקונים האלה עשויה להיות חשיבות מכרעת שנים לאחר מכן.

נניח שהתביעה המקורית כיסתה A+B+C, אך בעקבות השגת הבוחן הוסיף המבקש את D וטען כי דווקא D הוא שמבחין את האמצאה מן ה־prior art. עובדה כזאת עשויה להיות משמעותית מאוד כאשר מתחרה שוקל לפתח A+B+C ללא D.

בעניין Festo  קבע בית המשפט העליון בארה"ב כי תיקון המצמצם את היקף התביעה ונעשה כדי לעמוד בדרישה של חוק הפטנטים עשוי להקים prosecution history estoppel. כאשר השתק (estoppel) חל, קיימת חזקה כי בעל הפטנט ויתר על התחום שבין נוסח התביעה הרחב לבין הנוסח המצומצם, ולכן הוא עשוי להיות מנוע מלהשיב לעצמו תחום זה באמצעות Doctrine of Equivalents. עם זאת, אין מדובר במחסום מוחלט ביחס לכל equivalent, ובעל הפטנט רשאי, בנסיבות המתאימות, לסתור את החזקה ולהראות כי ה־equivalent המסוים לא נכלל למעשה בתחום שעליו ויתר.

מנקודת מבטו של המתחרה, ה־prosecution history אינו רק חומר רקע משפטי. הוא עשוי לסמן בצורה הטובה ביותר את גבולות התחום שבעל הפטנט ויתר עליו במהלך הבחינה, ולכן הוא כלי מרכזי בתכנון Design Around.

גם המפרט וה־Prior Art יכולים להצביע על הדרך החוצה

גם הפירוט בפטנט (specification) עשוי לספק מידע חשוב ל־Design Around.

המפרט יכול לחשוף כיצד בעל הפטנט מבין את המונחים שבתביעה, אילו יתרונות הוא מייחס לתצורה מסוימת, אילו חלופות הוצגו ואילו בעיות ביקשה האמצאה לפתור.

גם ה־prior art שעל רקעו ניתן הפטנט הוא כלי חשוב. הוא מלמד אילו פתרונות כבר היו ידועים, מדוע התביעה נוסחה בדרך מסוימת, ולעיתים גם מציע פתרונות חלופיים שניתן לפתח בכיוון שונה מזה שנבחר בפטנט.

לכן Design Around רציני אינו מסתפק בקריאת פרק התביעות. הוא כולל לפחות את התביעות, המפרט, משפחת הפטנטים, תיק הבחינה והפרסומים המרכזיים שעליהם התבסס הבוחן.

TRIZ ככלי הנדסי ל־Design Around

לאחר שעורך הפטנטים מזהה איזה רכיב בתביעה יוצר את סיכון ההפרה, מתחילה השאלה ההנדסית: כיצד לבצע את אותה פונקציה בדרך אחרת?

שיטת TRIZ (תיאוריה לפתרון בעיות המצאתיות) מציעה גישה שיטתית למציאת פתרונות חדשניים, תוך הימנעות מ"קיבעון מחשבתי" (תופעה המוכרת גם כ"ראיית מנהרה"). השיטה מתמקדת בניתוח התפקידים שהמערכת ממלאת ונעזרת ביישום תבניות מתוך בעיות שכבר נפתרו בהצלחה בעבר. להעמקה בנושא, מומלץ לעיין במאמר הבא.

נניח, למשל, שתביעת פטנט דורשת רכיב D שתפקידו לנעול שני חלקים זה לזה. הגישה הפשוטה תהיה לחפש רכיב חלופי שיחליף את D. גישת TRIZ מציעה לשאול שאלה רחבה יותר: האם ניתן להשיג את פעולת הנעילה בלי אותו סוג רכיב בכלל? ייתכן שהפתרון יהיה שינוי גיאומטרי, חיבור מגנטי, ריתוך, שילוב פונקציית הנעילה בתוך רכיב אחר או מנגנון המבוסס על עיקרון פעולה שונה.

דוגמה נוספת היא מערכת שבה התביעה דורשת קפיץ המפעיל לחץ על רכיב. החלפת הקפיץ בקפיץ מחומר אחר או בצורה מעט שונה עלולה שלא ליצור מרחק מספיק מהפטנט. לעומת זאת, שימוש בשדה מגנטי, לחץ הידראולי או מבנה גמיש שמייצר את הכוח בדרך אחרת עשוי להוביל לפתרון שונה יותר מבחינה טכנולוגית.

במקרה שנבחן במסגרת יישום של TRIZ ל־Design Around במפרק הנעה מכני, במקום להמשיך ולשנות את מבנה החיבור הקיים, נבחר פתרון של friction welding שחיבר את הרכיבים באופן קבוע וביטל את הצורך במבנה הקודם. בכך נשמרה הפונקציה הנדרשת, אך היא בוצעה בדרך שונה מהותית.

לכן, בהקשר של Design Around, השאלה אינה רק:

"במה אפשר להחליף את D?"

אלא:

"איזו פונקציה D מבצע, והאם ניתן להשיג אותה באמצעות עיקרון טכנולוגי אחר?"

לאחר שנמצאת חלופה הנדסית, יש לחזור לניתוח המשפטי ולבחון אם היא אכן יוצאת מהתביעה ואינה נתפסת גם תחת Doctrine of Equivalents.

Design Around אינו Freedom to Operate

נניח שהצלחנו לעקוף את Patent X. המוצר החדש אינו כולל D, או כולל E השונה ממנו באופן מהותי.

עדיין לא ניתן להסיק מכך שהחברה חופשית לייצר ולשווק את המוצר.

ייתכן ש־E מכוסה בפטנט אחר. ייתכן שקיימת תביעת continuation רחבה יותר. ייתכן שבמדינה אחרת נוסחו התביעות במשפחת הפטנט בצורה שונה. וייתכן שצד שלישי מחזיק בפטנט שכלל לא נבחן במסגרת ה־Design Around.

זה ההבדל בין Design Around לבין Freedom to Operate.

Design Around מתחיל בדרך כלל בפטנט או בקבוצת פטנטים שזוהו כמכשול ומנסה למצוא דרך טכנולוגית לצאת מהיקף ההגנה שלהם.

בדיקת FTO שואלת שאלה רחבה יותר: האם קיימות זכויות פטנט תקפות של צדדים שלישיים העלולות להגביל את הפעילות המסחרית המתוכננת בטריטוריה הרלוונטית?

לכן לאחר שהפתרון החדש גובש, יש לבחון אותו מחדש כמוצר בפני עצמו. עקיפה מוצלחת של פטנט אחד אינה מהווה אישור לפעול ביחס לכל מערך הפטנטים הרלוונטי.

Design Around הוא גם מבחן איכות לניסוח הפטנט

ל־Design Around יש צד נוסף, חשוב במיוחד לעורכי פטנטים: הוא מלמד כיצד לנסח תביעות טובות יותר.

נחזור לתביעה A+B+C+D.

אם D אינו באמת נדרש לליבת האמצאה, אך המנסח הכניס אותו לתביעה העצמאית, הוא העניק למתחרה נקודת יציאה אפשרית: לפתח A+B+C ולוותר על D.

כל limitation נוסף בתביעה העצמאית מצמצם, ככלל, את מספר המוצרים או התהליכים המקיימים את כל דרישותיה. לכן יש לבחון בזהירות אם כל רכיב שנכנס לתביעה אכן נחוץ להגדרת האמצאה ולהבחנתה מן ה־prior art.

זו גם אחת הסיבות לכך ש־Design Around יכול להיות כלי מועיל עוד לפני הגשת בקשת הפטנט.

לאחר שמנסחים תביעה עצמאית, כדאי לעיתים לקרוא אותה מנקודת מבטו של המתחרה ולשאול:

כיצד הייתי מנסה לעקוף את התביעה הזאת?

אם התשובה היא שהמתחרה יכול להשמיט בקלות רכיב שולי ולשמור על מלוא הערך המסחרי של המוצר, כדאי לבדוק מחדש אם אותו רכיב חייב להיות בתביעה העצמאית.

במובן הזה, Patent Design Around ו־claim drafting הם שני צדדים של אותה מיומנות מקצועית.

תהליך עבודה מעשי ל־Patent Design Around

תהליך מסודר מתחיל בזיהוי פטנטי המטרה ובחירת התביעות שעלולות להיות רלוונטיות למוצר. לאחר מכן יש לפרק כל תביעה ל־limitations ולהכין Claim Chart, לפרש את המונחים הרלוונטיים לאור המפרט וה־prosecution history, ולזהות את המגבלות שבהן ניתן ליצור שינוי טכנולוגי.

צוות הפיתוח יכול בשלב הזה להציע חלופות: השמטת רכיב, שינוי מבני, שינוי היחסים בין הרכיבים או מעבר לעיקרון פעולה אחר. כל חלופה חוזרת לעורך הפטנטים לבדיקת הפרה מילולית ולבחינת equivalents או עיקר האמצאה, בהתאם לדין החל.

כאשר מתגבש פתרון מבטיח, יש לבדוק גם את משפחת הפטנטים ואת סביבת הפטנטים הרחבה יותר ולבצע בדיקת FTO מתאימה.

התהליך הוא מחזורי: עורך הפטנטים מזהה את גבולות ההגנה של הפטנט, צוות הפיתוח מציע פתרונות חלופיים, וכל פתרון נבחן מחדש מבחינה משפטית. כך ניתן לכוון את הפיתוח לעבר חלופות טכנולוגיות שאינן נופלות בגדר הפטנט.

סיכום

Patent Design Around אינו "טריק" שנועד להתחמק מפטנט, אלא חלק טבעי ממערכת הפטנטים. בעל הפטנט מקבל זכות בלעדית בתחום שהוגדר בתביעות, ואילו הציבור מקבל בתמורה את גילוי האמצאה. מתחרים רשאים ללמוד את הפטנט ולפתח פתרונות אחרים, כל עוד הם נשארים מחוץ להיקף ההגנה שלו.

לכן Design Around מוצלח אינו מסתכם בשינוי מילולי של רכיב בתביעה. הוא דורש להבין היטב את היקף התביעות, את המפרט, את ה־Prosecution History ואת הסיכון להפרה גם מכוח Doctrine of Equivalents או דוקטרינה מקבילה בדין החל. במקביל, יש לעבוד עם צוות הפיתוח כדי להגיע לחלופה טכנולוגית ממשית ולא רק לשינוי קוסמטי.

מבחינת עורך הפטנטים, אותה מיומנות פועלת לשני הכיוונים: בעת ניסוח פטנט יש לחשוב מראש כיצד מתחרה עלול לנסות לעקוף את התביעות, ובעת ייעוץ למתחרה יש לזהות אילו שינויים טכנולוגיים יכולים להוציא את המוצר מגדר ההגנה. במובן זה, Design Around הוא גם כלי לניתוח סיכון וגם כלי לחדשנות.