פסק הדין בע״ר (מחוזי ת״א) 21488-05-11 Eveready Battery Company Inc. נ׳ רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, שניתן ביום 8.12.2011, הוא נקודת מפנה בהבנת כשירותם של סלוגנים להירשם כסימני מסחר בישראל. בית המשפט ביטל את ההנחה שסיסמה שיווקית פסולה מעצם טיבה משום שאינה מבחינה; ואולם, לאחר בחינת משמעות המילים ביחס למוצרי גילוח, הסיסמה FREE YOUR SKIN לא הוכרה ככשירה לרישום.
החשיבות של ההכרעה היא דווקא בהבחנה בין האפשרות העקרונית לרשום סלוגן לבין המסקנה שסיסמה מסוימת היא תיאורית או משבחת. בעקבות פסק הדין בוטל חוזר רשם סימני המסחר מ.נ. 29, שנקט גישה מחמירה כלפי סלוגנים. במאמר זה נבחן את הניתוח המשפטי והעובדתי של Eveready. למדריך מעשי על דרישות הכשירות בישראל ראו רישום סימן מסחר על סלוגן; להשוואת גישות רשויות בעולם ראו רישום סלוגן כסימן מסחר בחו״ל.
אמות המידה לבחינת כשירות סימן לרישום
בעניין EVEREADY BATTERY הוסבר כי סימן מסחר נועד להבחין בין מוצריו של בעל הסימן לבין מוצרים מתחרים, ולאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין של מוצריו. כמו כן, פקודת סימני המסחר נועדה להגן על האינטרס הציבורי שבמניעת הטעיה בעקבות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. עם זאת, הפקעת יתר של סימנים מנחלת הכלל על ידי רישומם עלולה לפגוע בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של הציבור. לפיכך, הליך הרישום מחייב נקיטה במידה רבה של זהירות.
בית המשפט ציין כי הפקודה אוסרת על רישומו של סימן מסחר שאינו נושא אופי מבחין, כלומר, שאינו סימן אשר קהל הצרכנים או מקבלי השירותים ידעו לזהות ולאבחן מסימנים אחרים המתנוססים על סחורות אחרות. האופי המבחין של סימן יכול להיות מולד, אבל הוא גם יכול להירכש כתוצאה משימוש בסימן.
קיימות שתי קבוצות סימנים בעלי אופי מבחין מולד: הראשונה, סימנים "שרירותיים" פרי הדמיון והאמצאה; והשנייה, סימנים "מרמזים" – המכילים רמזים בנוגע לטובין נושאי הסימן, אך אינם מתארים במישרין את אופיים, איכותם או מהותם של הטובין.
עצם הכללתו של מסר שיווקי בסיסמה אינו שולל את כוחה של הסיסמה לשמש כסימן מסחר על בסיס אופייה המבחין המולד, משום שמסרים שיווקיים ותדמיתיים יכולים להיות גם מרמזים. כאשר סיסמה נושאת אופי מבחין ואינה כוללת תיאור או מילות שבח כמשמעותן בסעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר, היא כשירה לרישום.
פקודת סימני המסחר אינה מגבילה את מבקש הסימן לשימוש במילה אחת וניתן להגיש בקשה לרישום סימן המורכב ממספר מילים. כשירותו של סימן המורכב מכמה מילים תיבחן על פי משמעות שילוב כל המילים יחד. עם זאת, כאמצעי עזר בלבד, ניתן לבחון את מרכיביו הנפרדים של הסימן. יש לבחון כל שילוב לגופו ולבחון האם ועד כמה שינה השילוב את משמעותן המצרפית הרגילה של המילים ויצר משמעות חדשה.
אמות המידה לבחינת כשירותן לרישום של סיסמאות
בעניין EVEREADY BATTERY הוסבר כי יש לבחון את כשירותן לרישום של סיסמאות ככל סימן מסחר אחר, כלומר, על פי אמות המידה המקובלות שלפיהן נבחנים סימנים בדרך כלל (על פי הכללים שנזכרו לעיל).
האם סיסמאות נטולות אופי מבחין מולד?
בית המשפט המחוזי בעניין EVEREADY BATTERY דן בשאלה האם סימן הנושא מסר שיווקי-תדמיתי (סלוגן), הינו נטול אופי מבחין מולד מעצם טיבו וטבעו? בחוזר מ.נ 29 נרשם כי סיסמה נחשבת כסימן חסר אופי מבחין ו/או כנוגעת במישרין למהות הטובין, ולכן יש לרשום סיסמה כסימן מסחר רק אם היא רכשה אופי מבחין כתוצאה משימוש.
בית המשפט הסביר כי יש לבחון האם סימן הנושא מסר מילולי תדמיתי או שווקי הינו פסול לרישום גם אם אינו מתאר או משבח, רק משום שאופי המסר המועבר בו כשלעצמו, יגרום לכך שהסימן לא ייתפס על ידי הציבור כמורה על מקור הטובין.
בארצות הברית נקבע במספר החלטות כי רישום סיסמה כסימן מסחר מותנה בכך שקהל הצרכנים יראה בסימן כמראה על מקור הטובין, וזאת להבדיל ממסר שיווקי המופנה אליו (למשל בעניין re Manco, 24 U.S.P.Q.2d (BNA) 1938).
בית המשפט המחוזי הסביר כי העובדה שמטרת הסיסמה היא לפרסם את הטובין או לקדם את שיווקם אינה שוללת, בהכרח, את כוחה של הסיסמה להבדיל בין הטובין ולשייך אותה למקורם ואין מניעה אינהרנטית לכך שהמטרות של פרסום המוצר וקידום שיווקו, מחד, ובידולו ממוצרים מתחרים, מאידך, תתקיימנה זו לצד זו. בית המשפט קבע כי יש לבחון את כשירותה לרישום של סיסמה בדיוק באותו האופן שבו נבחן כל סימן אחר, מבלי להניח הנחה אפריורית בדבר חוסר כושרה של סיסמה לשאת אופי מבחין מולד.
בית המשפט המחוזי הסביר כי על מנת לבחון את השאלות כיצד תיתפס הסיסמה בעיניי קהל היעד והאם יש בכוחה לשייך את הטובין למקורם יש לבחון את מכלול הנתונים וביניהם: תוכנו של המסר, אופן הצגתו, מידת קליטתו, מהות הטובין ומיהותו של קהל היעד. כמו כן, בית המשפט הסביר כי השאלה הבאה יכולה לשמש כמבחן עזר לבחינת כושרה של סיסמא להגשמת יעודה כסימן מסחר: האם ניתן להניח, כי צרכן שמעוניין בטובין יכנס לבית עסק ויבקש אותם מהמוכר תוך שהוא נוקב בסיסמה. תשובה חיובית לשאלה זו עשויה לתמוך במסקנה שהסיסמה מסוגלת לשייך את הטובין למקורם ולשמש כסימן מסחר, וזאת בתנאי שיתקיימו לגביה כל יתר התנאים שבהם חייב לעמוד סימן מסחר.
האם הסיסמה "FREE YOUR SKIN" מהווה תיאור או דבר שבח?
בעניין EVEREADY BATTERY נבחנה כשירותה של הסיסמה "FREE YOUR SKIN" להירשם כסימן מסחר בסוג 3 עבור "סבוני גילוח, תכשירי גילוח ותמרוקי גילוח ותכשירי טואלט לגילוח", ובסוג 8 עבור "תערים וסכיני גילוח". סגן הרשם קבע כי הסימן FREE YOUR SKIN יכול להיקרא בשני אופנים: כפועל התואר – משחרר את עורך, או כצווי – שחרר את עורך, וכי בשני האופנים מדובר בסיסמת שיווק ותדמית נטולת אופי מבחין. בית המשפט המחוזי לא הסכים עם קביעה זו. בית המשפט המחוזי הסביר כי על מנת לבחון את אופיו המבחין של הסימן יש לבחון אותו בשפת המקור. בית המשפט המחוזי קבע כי כאשר הסיסמה נקראת באנגלית על ידי צרכן ישראלי אין סיבה להניח שהיא לא תיתפס בעיניו כמראה על מקור הטובין. כמו כן, על פי מבחן העזר שהציע בית המשפט המחוזי ומשום שהסיסמה הינה קצרה וקליטה, נראה כי ניתן להעלות על הדעת שצרכן ישראלי יכנס לחנות ויבקש מהמוכר מוצרי גילוח או קצף מסוג "FREE YOUR SKIN". כלומר, גם אם הסימן נושא מסר תדמיתי-שיווקי אשר מהווה סיסמה, אין בכך כדי לשלול לגמרי את יכולתו ליצור אצל קהל היעד שיוך בין הטובין המיועדים לבין מקורם. השאלה אם סימן כולל תיאור או דבר שבח, אשר פוסלים אותו מלשמש כסימן מסחר, נבחנים בזיקה לטובין המיועדים. סימן שהוא תיאורי לגבי טובין מסוימים יכול להיות מסווג כשרירותי או כמרמז לגבי טובין אחרים. כמו כן, העובדה כי לסימן המתאר או משבח את הטובין המיועדים קיימות משמעויות לשוניות נוספות והעובדה שהסימן יכול להתקשר גם לטובין או לשירותים אחרים אינן הופכת את הסימן למרמז. העובדה כי אחת ממשמעויותיו של הסימן הינה תיאורית או משבחת ביחס לטובין המיועדים, מספיקה כדי לחייב את פסילתו לשמש כסימן מסחר.
בית המשפט המחוזי בחן את הסימן FREE YOUR SKIN בזיקה לטובין המיועדים: "סבוני גילוח, תכשירי גילוח ותמרוקי גילוח ותכשירי טואלט לגילוח" ו"תערים וסכיני גילוח". בית המשפט המחוזי קבע כי אין מחלוקת כי המונח SKIN הוא תיאורי. באשר לפועל: FREE, הוא קבע כי אחת ממשמעויותיו היא: TO REMOVE, CLEAR. משמעות אחרת היא LOOSEN UP . גם כאן מדובר במונח תיאורי או משבח. בית המשפט המחוזי ציין כי גם במילון אנגלי-עברי מצוינות כאחדות ממשמעויותיה של המילה FREE "נקי" או "שחרר".
בית המשפט המחוזי קבע כי צירופן של המילים לסימן רב מילים: FREE YOUR SKIN , אינו משנה את משמעותן הרגילה של המילים הנפרדות ואינו יוצר משמעות חדשה. ככל שמדובר בסיסמה המתייחסת לטובין המיועדים היא מהווה דבר שבח, שלפיו השימוש בהם יותיר אצל המשתמש תחושה נעימה של שחרור. לחילופין נקבע כי מדובר בתיאור תוצאותיו של השימוש במוצר – עור המשוחרר או הנקי מזיפים. הסימן אינו ניחן במקוריות או בתחכום המינימליים הנדרשים לכינונו של סימן מרמז.
בית המשפט המחוזי קבע כי הסיסמה FREE YOUR SKIN שגורה בתחום הקוסמטיקה והטואלטיקה. בדיקה במנוע החיפוש GOOGLE מגלה כי נעשה בה שימוש על ידי משווקי תכשירים לניקוי פנים, מגבונים לחים, תכשירים להסרת צלקות שומות וכתמים, תכשירים להסרת צלקות, ואפילו ספקי שירותי הסרת שיער באמצעות קרני לייזר. לפיכך, הוא קבע כי ראוי להותיר את הביטוי FREE YOUR SKIN כנחלת הכלל.
מה ניתן ללמוד מההכרעה לפני הגשת סלוגן לרישום?
כשלב ראשון צריך להגדיר את הטובין והשירותים שהסלוגן אמור לזהות. הביטוי FREE YOUR SKIN לא נבחן במנותק מן השוק אלא ביחס למוצרי גילוח, ותיאור תוצאה רצויה של השימוש בהם עמד בבסיס מסקנת הפסילה. צירוף של כמה מילים אינו הופך את משמעותן הרגילה למרמזת רק מעצם חיבורן; השאלה היא האם נוצרה משמעות מסחרית חדשה ואפשרות אמיתית לזהות באמצעותה מקור.
מנגד, אין לנקוט קיצור דרך הפוך ולדרוש מכל בעל סלוגן הוכחת מוניטין או סקרי צרכנים כתנאי מוקדם. פסק הדין מאפשר בחינה של אופי מבחין מולד, כאשר קיימת הצדקה לכך. אם קיימת השגה על כך שהמשפט הוא רק מסר פרסומי, יש לבחון את הטקסט, את צורת השימוש, את קהל הלקוחות ואת הזיקה לטובין. תכנון בקשת רישום הסלוגן בהתאם למשמעותו ביחס למוצרים ולראיות על שימוש כסימן מסחר צריך להתבסס על הבדיקה הזאת, ולא על הכללה שכל סיסמה פרסומית מותרת או אסורה ברישום.
ספר המשרד Intellectual Property Law in Israel מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי־אורלנד מנתח את נושא הסלוגנים בפרק 2, סעיף 5.3.2, עמ׳ 165–167, לרבות מבחני העזר והתוצאה בעניין Eveready. זוהי אסמכתה לניתוח ההיסטורי של הדין הישראלי; את המצב העדכני של הוראות הבחינה יש לבדוק גם מול רשות הפטנטים.
מאמרים נוספים באשכול: סימני מסחר מיוחדים
רישום סימן מסחר על סלוגן | רישום סלוגן כסימן מסחר בישראל ובחו״ל | סימן מסחר תלת־ממדי | Trade Dress: הגנה על חזות מוצר | סימן מסחר מאשר | כינוי מקור
