פרוטוקול מדריד מאפשר לבעל סימן מסחר המבקש הגנה בכמה מדינות להגיש בקשה בינלאומית אחת באמצעות משרד סימני המסחר במדינת המקור. בישראל מוגשת הבקשה באמצעות רשות הפטנטים אל הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO). ההליך מרכז את ההגשה ואת פעולות התחזוקה, אך אינו יוצר סימן מסחר אחד המוגן אוטומטית בכל העולם: בכל מדינה או אזור שצוינו בבקשה נבחנת האפשרות להעניק הגנה לפי הדין החל שם.
מאמר זה עוסק בהליך ההגשה והבחינה במסגרת פרוטוקול מדריד, מן הבקשה הישראלית שעליה הוא מבוסס ועד ההכרעה ברשויות של המדינות המיועדות. ההחלטה מתי כדאי להשתמש במדריד ומתי עדיפה הגשה ישירה בכל מדינה נדונה במדריך האשכול רישום סימני מסחר בינלאומיים: מדריד או הגשה ישירה?.
הבסיס המשפטי והזכאות להגשה מישראל
פרוטוקול מדריד נחתם בשנת 1989, וישראל הצטרפה למסלול זה ב־1 בספטמבר 2010. המבקש רשאי להשתמש במערכת מדריד כאשר הוא עומד בתנאי הזכאות של מדינת המקור ומחזיק בבקשה או ברישום לאומי המשמשים סימן בסיס. במילים אחרות, אין צורך להמתין בהכרח עד שהבקשה הישראלית תירשם: בקשה ישראלית קיימת יכולה לשמש בסיס, בכפוף לתנאים החלים.
לצורך הגשה באמצעות המשרד הישראלי על המבקש לעמוד בדרישות הזיקה לישראל, ובהן אזרחות, מקום מושב או מפעל תעשייתי או מסחרי ממשי ופעיל בישראל, לפי תנאי פרוטוקול מדריד והשירות של רשות הפטנטים. הבקשה הבינלאומית צריכה להתאים לסימן הבסיס, ורשימת הטובין והשירותים הכלולים בה אינה יכולה להיות רחבה מזו שבבקשת הבסיס.
השלב הראשון: הכנת בקשת הבסיס ובחירת המדינות
עוד לפני הגשת הבקשה הבינלאומית יש לבחון את הסימן ואת פרטת הטובין והשירותים בבקשה הישראלית. כדאי גם לבדוק זכויות קודמות בשווקים המיועדים: רישום בישראל אינו מבטיח שהשם פנוי במדינה אחרת. ראו חיפוש סימני מסחר בחו"ל באמצעות WIPO ומאגרים לאומיים וכן סיווגים של סימני מסחר.
לאחר מכן בוחרים באילו מדינות או אזורים מבקשים הגנה. אין הכרח לייעד את כל החברים במערכת מדריד, ואגרות הייעוד מושפעות מן הרשויות שנבחרו ומסוגי הטובין והשירותים. הרשימה משתנה עם הצטרפות מדינות; במקום רשימת מדינות היסטורית שעלולה להתיישן, ניתן לבדוק את רשימת חברי מערכת מדריד העדכנית באתר WIPO. גם במדינה החברה במערכת חשוב לבדוק אם הייעוד מכסה את הטריטוריה המבוקשת והאם חלים תנאים מקומיים מיוחדים.
השלב השני: הגשה באמצעות רשות הפטנטים בישראל
בעל בקשה או רישום ישראליים המעוניין להגיש בקשה בינלאומית יכול להשתמש בשירות הגשת בקשה לרישום סימן בינלאומי של רשות הפטנטים. הרשות מציעה הגשה באמצעות Madrid e-Filing וכן מסלול המבוסס על טופס MM2. הבקשה עוברת דרך מחלקת סימני המסחר בישראל, המאמתת את התאמת הנתונים לסימן הבסיס ומעבירה אותה אל WIPO.
יש להבחין בין אגרת הטיפול של מחלקת סימני המסחר בישראל לבין האגרות הנגבות על ידי WIPO. לפי הנחיות רשות הפטנטים, תשלום אגרת הטיפול למחלקה הוא תנאי להעברת הבקשה למשרד הבינלאומי. אין להסתמך על סכום היסטורי קבוע בשקלים, שכן האגרות עשויות להשתנות.
השלב השלישי: בדיקה פורמלית ורישום בינלאומי ב-WIPO
WIPO בוחנת את הבקשה במישור הפורמלי, ובכלל זה את הנתונים שהועברו ממשרד המקור, את רשימת הטובין והשירותים, את הסיווג ואת האגרות. כאשר דרישות אלה מתקיימות, הבקשה נרשמת בפנקס הבינלאומי ומתפרסמת. הרישום הבינלאומי אינו מעיד, כשלעצמו, שהסימן עבר בחינה מהותית בכל המדינות המיועדות.
לפי לוח אגרות WIPO, אגרת הבסיס היא 653 פרנק שווייצרי לסימן שאינו בצבע ו־903 פרנק שווייצרי לסימן בצבע, לצד אגרות נוספות לפי המדינות וסוגי הטובין והשירותים. במקרים מסוימים חלות אגרות ייעוד פרטניות במקום האגרות האחידות. יש לבדוק את הסכום העדכני ואת הרכב העלות לפי מחשבון האגרות הרשמי במועד ההגשה, ולא להסיק שסכום הבסיס מכסה את כל המדינות שנבחרו.
השלב הרביעי: בחינה בכל מדינת יעד
לאחר שהרישום נרשם ב-WIPO נשלחת הודעה לכל משרד סימני מסחר של מדינה או אזור שצוינו. כל רשות רשאית לבחון את הבקשה בהתאם לדין המקומי, לרבות אופי מבחין, זכויות קודמות, הטעיה, עילות פסלות ודרישות מקומיות. לרשויות מוקצים מועדים להגשת הודעת סירוב זמני, בדרך כלל 12 או 18 חודשים לפי הצהרות החברות, ובנסיבות מסוימות ניתן למסור הודעה בקשר להתנגדות גם לאחר מכן, בהתאם לכללי הפרוטוקול.
אם נמסרת הודעת סירוב זמני, ייתכן שיהיה צורך במענה משפטי בפני הרשות המקומית ובהסתייעות במייצג מורשה באותה מדינה. הבקשה עשויה להתקבל בחלק מהמדינות ולהידחות באחרות. בכך נעוץ ההבדל בין ניהול מרוכז של בקשה בינלאומית לבין בחינה והגנה טריטוריאליות.
תלות בסימן הבסיס בחמש השנים הראשונות
אחד הסיכונים המרכזיים במסלול מדריד הוא התלות של הרישום הבינלאומי בסימן הבסיס במשך חמש שנים מיום הרישום הבינלאומי. כאשר סימן הבסיס חדל להיות בתוקף כולו או חלקו בתקופה זו, הרישום הבינלאומי עלול להתבטל בהיקף המקביל. התלות עשויה להמשיך להשפיע גם כאשר הליך רלוונטי נגד סימן הבסיס החל בתוך תקופת חמש השנים והוכרע רק לאחריה.
לפי סעיף 9quinquies לפרוטוקול, אם הרישום הבינלאומי בוטל בעקבות אובדן תוקף סימן הבסיס, ניתן בתנאים שנקבעו להגיש בקשות לאומיות או אזוריות בדרך של transformation תוך שלושה חודשים ממועד רישום הביטול בפנקס הבינלאומי. ההליך עשוי לאפשר לשמור על מועד הרישום הבינלאומי או מועד הייעוד המאוחר, לפי העניין, אך כרוך בדרישות ובהוצאות המקומיות הרלוונטיות. לאחר תקופת התלות, הרישום הבינלאומי נעשה עצמאי מסימן הבסיס, בכפוף לסייג האמור ביחס להליכים שהחלו בזמן.
הבחנה זו נדונה גם בספר Intellectual Property Law in Israel מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד, בפרק 2, סעיפים 5.8.1–5.8.2, עמ' 182–184. חשוב: את מועד ההמרה יש לבחון לפי הוראות WIPO העדכניות.
יתרונות, מגבלות ותחזוקת הרישום
היתרון העיקרי של מדריד הוא ניהול מרוכז: ניתן להגיש בקשה אחת בשפה אחת מבין שפות המערכת, לשלם מערכת אגרות אחת בפרנקים שווייצריים, לעדכן פרטים ולחדש את הרישום הבינלאומי באופן מרוכז. תוקפו של רישום בינלאומי הוא עשר שנים, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של עשר שנים. אפשר גם להוסיף מדינות באמצעות ייעוד מאוחר בהתאם לכללים ולאגרות.
מנגד, אין במסלול כדי לעקוף התנגדויות, זכויות קודמות או דרישות מקומיות; טיפול בסירוב זמני במדינה מסוימת עשוי לחייב הליך והוצאות באותה מדינה. היכולת לשנות את צורת הסימן או להרחיב את פרטת הטובין והשירותים מוגבלת על ידי הרישום הבינלאומי וסימן הבסיס. לכן אין להניח שמדריד תמיד זול יותר או מתאים יותר מהגשה לאומית בכל מקרה.
במקרים שבהם מתוכננת הגנה במספר שווקים, תכנון רישום סימני מסחר בחו"ל על בסיס סימן ישראלי מחייב לבחון את חוזק בקשת הבסיס, את המדינות הרלוונטיות, את עלויותיהן ואת הסיכון להליכים מקומיים. השוואה מעמיקה בין מדריד להגשה ישירה מופיעה במאמר רישום סימני מסחר בינלאומיים, והסקירה הכספית הכללית נמצאת במאמר כמה עולה לרשום סימן מסחר?.
