רישום מדגם אינו מבטיח קבלת צו מניעה זמני נגד מוצר מתחרה. בהליך בין Smart Trike ואצבעוני יבוא ושיווק צעצועים לבין אנונימה סחר, דחה בית המשפט המחוזי מרכז, מפי השופט רמי אמיר, בקשה לסעד זמני בעניין תלת־אופנים לילדים. במסגרת הבחינה הלכאורית ניתנה חשיבות לשיהוי של כתשעה חודשים לאחר פרסום קטלוג רלוונטי ולהיעדר דמיון מפר בשילובים החזותיים שנרשמו במדגמים. נפסקו הוצאות הבקשה בסך 25,000 ש״ח. זו החלטה בשלב זמני, ולא הכרעה סופית בשאלת ההפרה בתביעה העיקרית.
מדוע נדחתה הבקשה לצו מניעה זמני?
המבקשות טענו שהמשיבה משווקת תלת־אופן המפר מדגמים רשומים שלהן. בית המשפט בחן את סיכויי התביעה ואת ההקשר הדיוני של הסעד הזמני, תוך התייחסות לשיהוי מאז פרסום מוצרי הצדדים בקטלוג של רשת Toys R Us באוקטובר 2012. היעדר פעולה במשך כתשעה חודשים פעל נגד דחיפות הבקשה, והבדיקה החזותית לא הצביעה על דמיון מפר ברכיבים המוגנים כמכלול.
מהו מבחן ההשוואה בין תלת־אופנים לצורך הפרת מדגם?
המדגמים התייחסו לשילובים חזותיים מסוימים, לרבות חלקי מושב, אביזרים, מדרכי רגליים, עיטורי גלגלים ודוושות. לפי ההחלטה, אין להשוות רשימה של אלמנטים פונקציונליים במנותק מן הרושם הכולל של השילוב המוגן. מאחר שהשילובים כפי שנרשמו לא נמצאו במוצר המשיבה, לא הוכח בשלב זה דמיון מפר המצדיק צו זמני. הגנת מדגם נועדה למראה חזותי, לא לרעיון הטכני של תלת־אופן.
האם אפשר לתקוף תוקף מדגם בדיון בסעד זמני?
בהליך עלתה שאלת משקלה של חזקת התוקף הנלווית לרישום מדגם לעומת האפשרות להעלות טענות כנגד תוקפו כבר בדיון בבקשה לסעד זמני. בית המשפט לא הכריע בשאלה העקרונית במקרה זה, לאחר שדי היה בממצאים האחרים לצורך דחיית הבקשה. אין להציג את ההחלטה כהלכה סופית האוסרת או מתירה תמיד תקיפת תוקף בשלב הזמני. לניתוח נוסף של טענת חוסר תוקף בתביעת הפרה ראו אורן יורם נ׳ שקולניק.
מה השתנה בדין מאז הליך Smart Trike?
ההליך נדון בהתאם לפקודת הפטנטים והמדגמים הישנה. כיום תביעות הנוגעות לעיצובים שנכנסו לתחולת חוק העיצובים, התשע״ז–2017 כפופות למסגרת החדשה, הכוללת מבחני חידוש, אופי ייחודי והגדרת היקף הזכות. בהליך לסעד זמני יש לבחון גם את המבחנים הדיוניים החלים במועד ההגשה, ולא להסתמך רק על תוצאת פסק דין היסטורי. לניהול תביעות וסעדים זמניים ראו ליטיגציית מדגמים ועיצובים.
סקירת ההחלטה המקורית בבקשה לסעד זמני
הליך לסעד זמני ותביעת הפרת מדגם שהוגשה על ידי חברת Smart Trike (סמארט טרייק) וחברת אצבעוני יבוא ושיווק צעצועים כנגד חברת אנונימה סחר. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט רמי אמיר.
התובעות יוצגו על ידי עו"ד רוברטו חייט, הנתבעת יוצגה על ידי עו"ד אבי מונטקיו.
העובדות: לזכות התובעות רשומים מספר מדגמים בגין תלת אופן לילדים. התובעות סבורות כי תלת אופן אותו משווקת הנתבעת מפר את המדגם שבבעלותה ועל כן הגישה בקשה לסעד זמני אשר יורה לנתבעת להפסיק את שיווק המוצר המשווק על ידה וכן הגישה תביעה בגין הפרת מדגם, גניבת עין ועשיית עושר.
תוצאות ההליך: בית המשפט הורה על דחיית הבקשה לסעד זמני, בנימוק כי המוצר של הנתבעת אינו דומה דמיון מטעה למדגם התובעים.
בנוסף הורה בית המשפט כי התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות הבקשה בסך של 25,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:
שיהוי בהגשת הבקשה
נקבע כי הבקשה לוקה בשיהוי משמעותי, המשיבה מביאה לארץ את מוצריה מזה זמן רב, אך אפשר שהדברים נעשו מבלי שהובאו לידיעת המבקשות.
ואולם שבאוקטובר 2012 פרסמה רשת "טויס אר אס" עלון מכירות ובו ניצבים זה ליד זה תלת האופן של המבקשות ותלת האופן של המשיבה. אין זהו פרסום סתמי של גורם זר או מקרי. בית המשפט לא קיבל את טענת המבקשות כי לא היו מודעות לפרסום זה.
בנוסף, המבקשות לא פנו למשיבה ולא פנו לבית המשפט בטרם חלפו 9 חודשים מאותו פרסום.
תקיפת תוקף מדגם בהליך לסעד זמני
באשר לתוקף המדגם, טען ב"כ המבקשות כי אין להעלות זאת בשלב של דיון בסעד זמני, ולטענתו משמעות המדגם היא יצירת חזקה ראייתית בדבר תוקפו, לפחות כזכות לכאורה ולכך הפנה המבקש לפסיקה ישנה.
בית המשפט לא קיבל טענה זו ופסק כי אינו בטוח עד כמה אותה פסיקה עומדת בתוקפה כמות שהיא, וליתר דיוק עד כמה נותרים החריגים שבגדרה כה מצומצמים כפי שהיו אז, וזאת לנוכח השינוי בדין, הן בשל חקיקתם של חוקי היסוד והן בשל תיקון 6 לתקנות, אשר העלו את הרף הראייתי לצורך צו זמני.
נפסק כי הקניינים הרוחניים שמותנים ברישום, כגון פטנט ומדגם וסימן מסחר, יוצרים חזקת תוקף, והשאלה היא רק שאלה של מידה עד כמה ובאילו מקרים ניתן לתקוף זאת גם בהליך הסעד הזמני. ואולם בית המשפט נמנע מהכרעה בעניין זה בשלב הנוכחי.
העדר דמיון בין המדגם למוצר
בית המשפט פסק כי הגנת המדגם הראשון מתייחסת לעיצוב המשולב של מושב, מתקן החזקת כוס וטלפון סלולארי, מדרכי רגליים, וסל אחורי. ההגנה של המדגם השני מתייחדת לעיצוב המשולב של העיטורים על הגלגלים, מדרכי הרגליים והדוושות.
נפסק כי אין דמיון מפר בין המדגמים למוצר הנתבעת. נפסק כי לא נמצאו השילובים המוגנים במדגמים במוצר המפר (להבדיל מאלמנטים בודדים).
בנוסף נפסק כי גם מראה עיניים אינו מצביע על הפרת השילובים המוגנים במדגמים. וזאת לזכור, כי בכל מקרה ההגנה במדגם היא הגנה על עיצוב חדשני ולא על חידוש טכנולוגי או פונקציונאלי.
אין גניבת עין בתלת אופן
בית המשפט דחה את הטענה בדבר גניבת עין ופסק כי גם כאן לא השתכנע בקיומה של זכות לכאורה במידה המצדקת סעד זמני.
לצורך גניבת עין נדרשים שני יסודות: מוניטין, עיצוב ייחודי המתקשר עם אותו מוניטין, וחשש הטעייה בשל דמיון בעיצוב המוצר של הנתבע למוצר של התובע, כך שהציבור יזהה את המוצר של הנתבע עם התובע.
בית המשפט פסק כי אין דמיון מטעה לפי מראה עיניים. השוק מוצף במוצרים רבים של תלת אופן לילדים, והמאפיין אותם הוא בעיקר שיפורים פונקציונאליים כאלו ואחרים. נפסק כי אין עיצוב ייחודי של המבקשות, שעיצוב המוצר של המשיבה דומה להן עד כדי הטעייה.
