אורן יורם נ' שקולניק - תוקף המדגם ונטל ההוכחה

בע"א 8951/10 אורן יורם אריזות בע"מ נ' שקולניק ח.י בע"מ (בית המשפט העליון, 2.11.2014), דחה בית המשפט, מפי הנשיא אשר גרוניס ובהסכמת השופטים חיים מלצר ואורי שהם, את הערעור על ביטול מדגם רשום לשקית. נקבע כי נתבע בתביעת הפרת מדגם רשאי לטעון לחוסר תוקף הרישום, אך נטל ההוכחה מוטל עליו; במקרה זה הראיות ביססו היעדר חידוש או מקוריות חרף הטעות בחלוקת נטל ההוכחה במחוזי.

במרכז המחלוקת עמד התפר המשולש בפינותיה התחתונות של השקית, אשר בעלת המדגם ביקשה להציגו כמאפיין מקורי.

המחלוקת על מדגם השקית

חברת אורן יורם אריזות החזיקה במדגם שנרשם בשנת 2007 לשקית בעלת דפנות צד מתקפלות, ידית הגזורה מגוף השקית ותפרים היוצרים משולשים בפינותיה התחתונות. החברה תבעה את שקולניק וגורמים נוספים העוסקים בייצור שקיות, בטענה כי הפרו את המדגם הרשום.

הנתבעים לא הכחישו שעסקו בייצור שקיות, אך טענו כי העיצוב אינו חדש או מקורי, ולכן לא היה ראוי להירשם כמדגם. הם חלקו גם על האופן שבו הוצג התפר המשולש במסמכי הרישום ועל משקלו של הרישום בפנקס המדגמים.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופטת אסתר שטמר, דחה ביום 7 באוקטובר 2010 את תביעת ההפרה והורה על ביטול המדגם. על פסק דין זה הגישה בעלת המדגם ערעור לבית המשפט העליון.

תקיפה עקיפה של תוקף המדגם במסגרת תביעת הפרה

נתבע בתביעת הפרת מדגם אינו חייב להסתפק בטענה שהמוצר שלו שונה מן המדגם הרשום. הוא רשאי לטעון כי המדגם לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, כך ששאלת התוקף יכולה להתברר במסגרת תביעת ההפרה עצמה.

הנשיא אשר גרוניס הבהיר כי זוהי טענת הגנה, ומי שמעלה אותה נושא בנטל להוכיחה. מסקנה זו נתמכת גם בסעיף 3(5) לפקודת הפטנטים והמדגמים, שלפיו הרישום בפנקס משמש ראיה לכאורה לתוקפו. הרישום אינו חסין מפני תקיפה, אך בעל המדגם אינו נדרש להוכיח מחדש, בכל תביעת הפרה, כי המדגם היה כשיר לרישום.

בית המשפט המחוזי סבר שעל בעלת המדגם להפריך את הראיות שהביאו הנתבעים להיעדר חידוש ומקוריות. בית המשפט העליון קבע כי נקודת המוצא הזאת אינה נכונה: נטל הוכחת חוסר הכשירות מוטל על הנתבעים. עם זאת, השאלה מי נושא בנטל מכריעה בעיקר כאשר הראיות אינן מאפשרות לקבוע ממצא או כאשר כפות המאזניים מעוינות. כאשר הראיות מוכיחות את טענתו של אחד הצדדים, טעות בחלוקת הנטל אינה מחייבת בהכרח שינוי של התוצאה.

התפר המשולש והפגמים בתיק הרישום

אחד המרכיבים שהמערערת ביקשה להציג כייחודי היה התפר המשולש שבתחתית השקית, שנועד ליצור בסיס רחב יותר. הנתבעים טענו כי שרטוט שבו סומן התפר בקו רציף וברור לא היה חלק ממסמכי המדגם המקוריים, וכי הוכנס לתיק שלא כדין. בית המשפט המחוזי קיבל את הטענה שהמסמך אינו חלק מתיק המדגם, אך לא קבע כי הוכחה מרמה.

נמצא קושי נוסף בתיעוד הליך הבחינה. בוחנת המדגמים העלתה תחילה הסתייגות מן הבקשה בשל מדגם קודם והיעדר חידוש או מקוריות. לאחר חילופי מכתבים והצגת השקית עצמה ניתנה לבסוף תעודת רישום, אולם בתיק לא נמצא הסבר מספק לשינוי בעמדת הבוחנת.

בית המשפט העליון לא קבע כי פגמים אלה מבטלים אוטומטית את הרישום. הוא אישר את האפשרות להתחשב בהם בעת קביעת המשקל הראייתי של הרישום, במיוחד על רקע ראיות נוספות שהוצגו ביחס להיעדר חידוש ומקוריות. לכך הצטרפה הימנעות המערערת מהבאת ראיות על תהליך הפיתוח של התפר המשולש, שעמד במרכז טענתה לחידוש.

דחיית הערעור חרף הטעות בנטל ההוכחה

לאחר שבחן את מכלול הראיות, קבע בית המשפט המחוזי שהנתבעים הציגו תשתית מספקת להיעדר חידוש או מקוריות במדגם. בית המשפט העליון מצא כי מדובר בממצא עובדתי שאין הצדקה להתערב בו. לכן, אף שההכרעה במחוזי נשענה בחלקה על חלוקה שגויה של נטל ההוכחה, התוצאה הסופית נותרה בעינה.

בהליך המחוזי נדונה גם טענת הפונקציונליות, שלפיה צורתו של מוצר אינה זכאית להגנת מדגם אם היא מוכתבת בהכרח מצרכיו התפקודיים. נקבע כי לא הוכח שהתפר המשולש הוא הדרך היחידה ליצירת בסיס רחב לשקית, ולכן טענה זו לא התקבלה. דחיית התביעה נשענה על היעדר הכשירות לרישום, ולא על קבלת טענת הפונקציונליות.

בית המשפט העליון, בהרכב הנשיא אשר גרוניס והשופטים חיים מלצר ואורי שהם, דחה את הערעור וחייב את המערערת בהוצאות המשיבים בסך 40,000 ש"ח. בכך נותרה על כנה גם התוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי בעניין ביטול המדגם.

משמעות פסק הדין לתביעות עיצובים

פסק הדין מבהיר כי גם מדגם שכבר נרשם ניתן לתקיפה במסגרת תביעת הפרה. הרישום מהווה ראיה לכאורה לכשירותו, אך אינו מכריע את המחלוקת; כשנתבע מעלה טענת חוסר תוקף, עליו להוכיחה. במקרה זה הצליחו הנתבעים להראות, על יסוד מכלול הראיות ופגמי תיק הרישום, כי המדגם לא היה כשיר לרישום.

פסק הדין עסק במדגם שהדין החל עליו היה פקודת הפטנטים והמדגמים. אין להחיל את הוראות הפקודה כמות שהן על עיצובים שעליהם חל חוק העיצובים, התשע"ז-2017. לטענות ההגנה לפי החוק החדש ראו התגוננות מפני תביעת הפרת עיצוב בישראל; להבחנה בין תקיפה עקיפה לבין בקשת ביטול לפי סעיף 48 ראו ביטול עיצוב רשום בישראל. לניתוח רחב יותר של הסוגיות ראו גם את הספר דיני עיצובים ומדגמים.

לייצוג בסכסוכי תוקף והפרה ראו תביעות עיצובים ומדגמים; למידע על הליכי רישום ראו רישום עיצובים ומדגמים.