בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט גרשון גונטובניק) מיום 3.10.2017 בעש"א 6860-01-17 במסגרתו התקבל ערעור המשיבה על החלטת הפוסקת בקניין רוחני (יערה שושני-כספי) מיום 7.12.2016.
ההליך נדון בבית המשפט העליון בפני השופט מני מזוז. ביום 7.1.2018 ניתנה ההחלטה בתיק.
הצדדים: המבקשת: ידיעות אינטרנט נגד המשיבה: ה.א.ב. טריידינג בע"מ
העובדות: המבקשת, Ynet, רכשה את אתר האינטרנט BigDeal.co.il והגישה בקשה לרישום סימן מסחר מס' 234885 בסוג 35. המשיבה, הפועלת תחת סימן המסחר Big Deal הגישה התנגדות לבקשה בטענה כי היא בעלת סימן מסחר מס' 131862 BIG DEAL (לא מעוצב) הרשום בסוג 35. לטענתה, הסימן שרישומו התבקש דומה עד כדי הטעיה לסימן שלה, והשימוש בו עלול להטעות את ציבור הצרכנים, ואף הטעה כבר בפועל לסבור כי יש קשר בין המשיבה או שירותיה לבין השירותים שניתנים על ידי המבקשת.
רשם סימני המסחר (הפוסקת בקניין רוחני) דחה את ההתנגדות. המשיבה הגישה לבית המשפט המחוזי ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל את סימן המסחר ומכאן הליך זה.
החלטת רשם סימני המסחר: בהחלטה מיום 7.12.2016, דחתה הפוסקת בקניין רוחני את התנגדות המשיבה. נפסק כי לפי סעיף 11(9) לפקודה, לא יירשם סימן מסחר הדומה לסימן מסחר רשום באופן העלול להטעות. לפיכך, פנתה הפוסקת להשוות בין הסימן שרישומו מבוקש לבין הסימן הרשום הבלתי מעוצב של המשיבה. לאור השוואה זו, קבעה הפוסקת כי במבחן המראה קיים הבדל ניכר בין הסימנים, וכי בנסיבות העניין יש לייחס משקל נמוך לעובדה ששניהם חולקים את צירוף המילים "ביג דיל".
כן נקבע, כי אף שקיימת חפיפה בקהל היעד, עדיין קיים שוני מובהק בין השירות המסופק ואופי שיווקו: בעוד שהמשיבה משווקת בחנויות שלה את המוצרים עצמם, המבקשת משווקת באינטרנט זכות לקנות מוצרים בתחומי התיירות, עדשות ואופטיקה, מוצרי רכב, בריאות וספורט.
לפיכך נפסק כי אין המדובר ב"טובין מאותו הגדר" כמובנם בפקודה.
גם על פי מבחן ההיגיון והשכל הישר, כך נקבע, אין חשש לדמיון העלול להטעות – הכל מזהים את הסימן המסחרי Ynet, וברור כי הסימן המבוקש קשור אליו. בהקשר זה, דחתה הפוסקת את טענת המשיבה כי בפועל אכן קיים בלבול בקרב הציבור. להיפך, נמצא כי הסקר שערכה המבקשת בציבור הרחב העלה שהסימן המבוקש על ידה רכש אופי מבחין בהתאם לפקודה, בקשר עם ממכר מקוון של קופונים ומכירות.
המשיבה הגישה לבית המשפט המחוזי ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני.
החלטת בית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור. נפסק, כי סימנה המסחרי של המשיבה אמנם אינו סימן מסחר מוכר היטב, ברם סימנה המסחרי של המבקשת דומה לו באופן העלול להטעות את הציבור ולפיכך יש לבטל את רישומו.
נקבע, כי סימן המסחר של המשיבה לא היה מוגבל לעיצוב כזה או אחר, ואכן לאורך השנים היא השתמשה בעיצובים שונים. על רקע זה נקבע כי היה על הפוסקת לבחון את הדמיון בין הסימנים שבהם עושים הצדדים שימוש הלכה למעשה בעת הרלבנטית. השוואה כזו , כך נקבע, בין הסימן שרישומו מבוקש לבין הסימן המסחרי בו עושה המשיבה שימוש בעשור האחרון, מביאה למסקנה כי "קיים דמיון רב בין הסימנים, ושבנסיבות העניין עלול הדמיון להטעות". בכל הנוגע למבחן הצליל, ההגייה של הסימן היא זהה – צמד המילים "ביג דיל" הינו המרכיב הדומיננטי מבחינת הגייתו בסימנה של המבקשת, והוא מאפיל על התוספת המילולית "אתר המבצעים של המדינה".
נפסק כי כך גם בנוגע למבחן החזות – אמנם אין המדובר בסימנים זהים, אך קיים דמיון בין הגופנים שלהם, ובכך שקיימת בשניהם נקודה אדומה מעל האות I במילה Big. אשר למבחן שעניינו סוג הסחורה וסוג הלקוחות, נקבע כי הפוסקת לא העניקה משקל מספק לעדותו של סמנכ"ל השיווק של המבקשת, שאישר בחקירתו הנגדית כי ניתן לרכוש אצלה לא רק קופונים אלא גם מוצרים ממש. כן נקבע, כי במציאות המודרנית הציבור הרחב רגיל לכך שגורמים מסחריים שונים פועלים במקביל הן בחנויות פיזיות והן באינטרנט, ולפיכך העובדה כי הצדדים בענייננו שונים זה מזה מבחינה זו, אינה יוצרת הבחנה תודעתית בקרב הציבור הרחב אשר יכולה לצמצם באופן ניכר את החשש לטעות.
תוצאת ההליך: הבקשה נדחית. נפסק כי הבקשה אינה מצדיקה ערעור בגלגול שלישי. בנוסף נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 3,000 ₪.
הערת DWO: חשוב לשים לב כי הבוחנת התייחסה אך ורק לעילה לפי סעיף 11(9) דמיון לסימן מסחר רשום ולא התייחסה לעילה לפי סעיף 11(6) דמיון לסימן מסחר שאינו רשום סימן שעלול להטעות את הציבור או לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. ואכן, פסיקת בית המשפט המחוזי והעליון שמו את הדגש על עילה זו שבסעיף 11(6) לדחיית הסימן.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
ערעור בגלגול שלישי
נפסק כי על בקשות רשות לערער ב"גלגול שלישי" חלה אמת מידה מצמצמת, לפיה רשות ערעור תינתן רק כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים הישירים למחלוקת או במקרים בהם נדרשת התערבות בית משפט זה משיקולי צדק או לשם מניעת עיוות דין חמור.
נפסק כי עיון בדברים מגלה כי הבקשה דנן אינה עומדת באמות מידה אלה. טענות המבקשת נטועות בעובדות המקרה הקונקרטי, בכל הנוגע לתוצאות יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה לקביעת סכנת הטעיה, בגדרם נבחנת מידת הדמיון בין הסימן שרישומו מבוקש לבין הסימן מושא ההתנגדות.
רישום סימן מסחר שאינו מעוצב
נפסק כי אמנם הלכה היא כי ההגנה המוענקת ברישום סימן מסחר שאינו מעוצב רחבה יותר, בהיותה מעניקה הגנה "לכל סוגי 'ההצגה' של המילה שמדובר בה" (ע"א 1677/05Deutsche telekom AG נ'E! Entertainment Television Inc) [פורסם בנבו].
עם זאת, כמו בית משפט קמא, בית המשפט העליון מצא קושי במתן הגנה קניינית רחבה לסימן המסחר הכולל את צמד המילים "ביג דיל", במנותק מעיצובו. לענין זה העיר בית משפט קמא –
"… שאלת התאמת הסימן צריכה להיבחן בהתאם לשוק בו אנו עוסקים, אולם דווקא בתחום העיסוק של המערערת קשה להשתחרר מהרושם שהמונח 'ביג דיל' יתקשה לשאת אופי מבחין משמעותי… ואולם, "שאלת התאמת סימן המסחר לרישום מלכתחילה לא עומדת להכרעתי בהליך זה, ולא אנקוט לגביה עמדה".
דמיון מטעה בין סימנים
נפסק כי הכרעתו של בית משפט קמא לא ניתנה כאמור אך על יסוד ההגנה הרחבה של סימן מסחר שאינו מעוצב, אלא על יסוד סכנת ההטעיה הנובעת מהדמיון הקונקרטי בין הסימנים שבהם עושים הצדדים שימוש הלכה למעשה.
נפסק כי עיון בשני סימני המסחר, זה לצד זה, מעלה דמיון מובהק העלול להטעות.
למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל: 03-6005572
דוא"ל: office@dwo.co.il
למידע נוסף על רישום סימני מסחר במשרדנו ראו>> רישום סימני מסחר.
למידע נוסף על תביעות סימני מסחר במשרדנו ראו>> ייצוג בתביעות סימני מסחר ובהליכים בפני רשם סימני המסחר.
