ערעור על החלטת רשם המדגמים מיום 12.3.2017 שהחליט לדחות שתי בקשות לרישום מדגמים (56798 ו-57507) אותן הגישה המערערת. ההליך נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת תמר אברהמי. ביום 4.3.2018 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים:
– המערערת: ARTISENT, LLC
– המשיב: רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
העובדות: המערערת הגישה שתי בקשות למדגמים (מתקן המיועד להתקנה על קסדה, אשר מאפשר הצמדה של חפצים שונים לקסדה). בוחנת המדגמים סירבה לאשר את הבקשות לרישום בטענה כי אלה נעדרות חידוש כמתחייב בדין, לנוכח שני פרסומים קודמים. על החלטת הבוחנת השיגה המערערת בפני רשם המדגמים.
פרסום קודם ראשון מיום 23.10.2013:
http://www.365airsoftshop.com/fast-jump-military-bj-helmetus-seals-plate-p-988.html
פרסום קודם שני משנת 2010:
https://www.armsunlimited.com/Ops-core-ACH-ARC-Helmet-Accessory-Rail-Kit-p/opscoreacharc.htm
המדגמים המקבילים שהוגשו בארה"ב (המדגם הישראלי לא פורסם):
https://patents.google.com/patent/USD750846S1/en
https://patents.google.com/patent/USD766521
החלטת רשם המדגמים: ביום 12.3.2017 ניתנה החלטת רשם המדגמים. גם רשם המדגמים מצא כי אין לאשר את הרישום ובהחלטתו דחה את הבקשות. נמצא כי (שתי) הבקשות נעדרות חידוש כדרישת סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים, לאור שני פרסומים קודמים שנמצאו באינטרנט.
תוצאות ההליך: הערעור נדחה. נפסק כי המערערת מחוייבת בהוצאות המשיב בסך 25,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
מטרת דיני המדגמים
נפסק כי מדגמים נועדו להגן על יוצר צורה חדשנית של מוצר. דיני המדגמים מגנים על הצורה עצמה ונועדו לחול "בתחום של applied arts ובמיוחד בתחום התעשייתי, שכן זה התחום שבו יש חשיבות להגנה רחבה על צורה כצורה ולא על הצורה כביטוי" (ע"א 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, פ"ד מח(4) 133 (12.9.2010) (להלן: "ענין אינטרלגו"), בעמ' 187).
"בבסיסה של ההגנה המוענקת לעיצובים חדשניים של מוצרים תעשייתיים עומדת ההכרה בכך, ש"העיצוב התעשייתי משמש מקדם המכירות הראשוני של המוצר, איש יחסי הציבור, של המוצר התעשייתי"" (ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד סב(4) 1 (23.3.2008) (להלן: "ענין טופיפי"), בעמ' 11, בעקבות ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ (1.3.1999) (להלן: "ענין סלע")).
"המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה". ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702 (8.5.2003) (להלן: "עניין מיפרומאל"), בעמ' 709.
בית המשפט מזכיר כי בענין אינטרלגו ציין כב' הנשיא שמגר כי פיתוחו של תחום המדגמים נבע בין היתר, מאי-התאמתם של דיני זכויות יוצרים להגנה על צורות של מוצרים פונקציונליים בכלל ומוצרים פונקציונליים-תעשייתיים בפרט (שם, בעמ' 187).
הגדרת מדגם בחוק
הגדרת "מדגם" מופיעה בסעיף 2 לפקודה:
"מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;"
בית המשפט מסביר כי כעולה מההגדרה והפסיקה, לענין מדגם צריכה הצורה למשוך את עינו של הצרכן הרלוונטי באופן שישפיע על בחירתו במוצר;
אין הגנת מדגם על חפץ שצורתו פונקציונלית
במקביל, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, ההגנה תשלל – כעולה מסיפא ההגדרה – מחפץ שצורתו פונקציונלית גרידא באשר כולה מוכתבת מתכליתו (מיפרומאל, בעמ' 709; ענין סלע). "דיני המדגמים נועדו להגן על צורתם המיוחדת של מוצרים העונה על דרישת משיכת העין, ונשללת ממוצרים שצורתם פונקציונלית בלבד" (ע"א 1248/15 ענין פישר פרייס, בסע' לא). "דיני המדגמים…נועדו להסדיר את ההגנה על צורות חדשניות או מקוריות של מוצרים תעשייתיים, ובלבד שצורות אלו מושכות את עין הצרכן ואינן בעלות אופי פונקציונלי" ("ענין טופיפי"), בעמ' 10).
ודוק: "הפונקציונליות של חפץ אינה שוללת את כשרות צורתו לרישום כמדגם. … אבל כאשר הצורה מוכתבת כל כולה רק על-ידי התפקיד שעל החפץ למלאו, ולפי הידוע בשעת רישום המדגם לא היתה קיימת דרך אחרת, יעילה באותה מידה, להשגת אותה מטרה פונקציונלית, כי אז אין היא ראויה לרישום בתור מדגם" (שרנוע, בעמ' 116).
מבחני כשירות לרישום מדגם
בענין רישומו של מדגם, קובע סעיף 30(1) לפקודה:
"הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, רשאי הרשם לרשום את המדגם עפ"י חלק זה."
על בסיס האמור, בפסיקה מונים לעתים שלושה מבחני כשירות לרישום מדגם: "(1) המבקש הוא הבעלים של המדגם; (2) המדגם הוא חדש או מקורי; (3) המדגם לא נתפרסם קודם לכן בישראל" (ענין ארפל, בעמ' 609).
דרישות החידוש והמקוריות
דרישות החידוש והמקוריות "חלופיות הן….החידוש מציג דרישה לפיה המדגם צריך להראות צורה, דוגמא או קישוט בלתי מוכרים בכלל, ואילו המקוריות מדברת על דרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום" (ענין סלע; השווה: נועם, בעמ' 347-346; כן השווה: סע' 3 לחוק העיצובים ודברי ההסבר לסעיף זה בה"ח 928 עמ' 701).
דרישת אי הפרסום הקודם מהווה למעשה בסיס לטענת החידוש במדגם, שהרי ככל שבוצע פרסום, "מתאיין חידושו" של המדגם הנטען (ספר דיני מדגמים, דרורי וירז'נסקי אורלנד, בעמ' 165).
בחינת החידוש לפי מבחן העין
נפסק כי ההכרעה אם מוצר מסוים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר נעשית על-פי "מבחן העין" (ענין מיפרומאל, בעמ' 710). מבחן העין ושאלת הדמיון עומדים על הפרק גם כאשר נדרשים לשאלת הכשירות לרישום מדגם, עת נבחנים קיומם של חידוש או מקוריות וקיום פרסום בעבר (ר' למשל ענין סלע). יאמר כבר כאן כי חלק ניכר מטעוני המערערת נוגע למעשה ליישומו של מבחן העין במקרה, הדמיון בין הפרסומים הקודמים לבין הבקשות, והחידוש בבקשות.
פסק הדין המנחה בענין מבחן העין הוא ענין מיפרומאל, אשר מתייחס למספר שלבים של מבחן זה.
מבחן העין: הצרכן הרלוונטי
תחילה יש לבחון מיהו הצרכן הרלוונטי אשר לפי "עיניו" יבחן הדמיון וכן לבחון את מהות ה"חפץ" העומד להשוואה במובן של התנאים הרגילים בהם עומד החפץ לשימוש או למכירה. בשאלת הצרכן הרלוונטי צוין כי "העין שמדובר בה לאו עינו של בית-המשפט היא, אלא עינו של הצרכן, קרי אותו אדם שהמוצר מכוון אליו….ככלל, הצרכן הפוטנציאלי, אשר בעיניו נבחן המוצר, הוא "הצרכן הממוצע" או "הצרכן הסביר", הרוכש את המוצר בלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת, ובלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק ….עם זאת ייתכנו מקרים שבהם יחייב אופיו של המוצר כי ההשוואה תיערך בעיניו של מומחה לדבר … בהיותו הצרכן הנכון" (מיפרומאל, בעמ' 711-710).
מבחן העין: שלב ההשוואה
השלב המרכזי במבחן העין, אשר מעורר "את עיקר הקושי" (מיפרומאל, בעמ' 711), הוא שלב ההשוואה. הפרה תקבע לא רק במקרה של זהות בין המוצרים אלא גם במקרה בו מדובר ב"חיקוי בולט" של החפץ המוגן במדגם (סע' 37 לפקודה).
כיצד יבוצע הליך ההשוואה? מדובר בהשוואה של התרשמות כוללת להבדיל מהשוואה דקדקנית בין פרטים.
"ההשוואה הראויה צריך שתיעשה על-ידי בחינת תדמיתו הכוללת של המוצר כפי שנקלטה בעינו של הצרכן הרלוונטי. הדגש מושם על התרשמות הצרכן מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה, אך גם אינו שטחי כשל עובר אורח מזדמן … בתי-המשפט המחוזיים, שנדרשו לא אחת לסוגיה, חזרו ותיארו את הליך הבדיקה הנדרש. כך, נפסק לעניין זה כי "ההשוואה הראויה שומה עליה שתעשה על-פי מראית עין ולא על-פי דקדוקי חישובים של מודדים מומחים הבוחנים את המתקנים 'בזכוכית מגדלת'. המבחן הראוי הוא מבחן ההתרשמות הנוצרת בעין המתבונן הרגיל, על ידי התדמית הכוללת של המוצר…" …. עוד צוין כי "יש לבחון את הופעתו הכללית של החפץ הנבחן ולא פרט זה או אחר שבו… השאלה היא אם הצורה דומה במידה כזו שניתן להבדיל בין מדגם אחד לשני ללא עיון מדוקדק, שהרי הקונה הפוטנציאלי הרגיל, אינו חושב ואפילו לא צריך לחשוב שמציעים לו למעשה לעיתים קרובות, אפילו בתום לב, חיקוי למדגם שאותו הוא רוצה ולא את המדגם עצמו" … ובמקום אחר הובהר כי ההשוואה צריך שתיעשה על-פי "החוזי הכללי" של המוצר, שהוא שנחרת בזיכרונו של הצרכן… ". מיפרומאל, בעמ' 712.
"ביישומו של מבחן העין אין להידרש כאמור לפרטי פרטים של המוצרים, ואין לבצע בדיקה מדוקדקת ב"זכוכית מגדלת" למציאת ההבדלים" (מיפרומאל, בעמ' 718).
בית המשפט מעיר כי בדומה מיושמים הדברים בהקשר בחינת קיום חידוש לצורך כשירות רישום מדגם.
מבחן העין: ההתרשמות הכוללת
"בסופו של דבר השאלה היא האם הוכנסו מספיק שינויים בצורה ולעניין זה לא מספר השינויים או התוספות הוא הקובע, אלא הרושם של הדברים בכללותם". (ענין סלע)
מבחן העין: חשש להטעייתו של הצרכן
בית המשפט מבהיר כי כמבחן עזר (בלבד) בשלב ההשוואה ניתן לבחון האם קיים חשש להטעייתו של הצרכן הרלוונטי. מדובר במבחן השאול מדיני גניבת העין וסימני המסחר ומאפשר לבית-המשפט לעמוד על "מאפייניו החזותיים הדומיננטיים של המדגם הרשום – אותם מאפיינים הנצרבים בזיכרונו של הצרכן, בעלי משיכת העין הנדרשת. ההנחה היא שאם הצרכן עשוי לטעות בין המוצרים, סימן הוא שהמוצר המתחרה הפר את 'הגרעין החזותי' של המוצר המוגן" הבחינה יכולה להעשות כאשר המוצרים מונחים בנפרד, שכן ההנחה היא כי זיכרונו של הצרכן אינו מושלם ואין הכרח בזהות בין המוצר המפר למדגם הרשום. ניתן לקבוע כי מדובר בהפרה אף אם קיימים הבדלים שניתן להבחין בהם בנקל בהשוואת המוצרים זה לזה "אם סביר שהצרכן לא יזכור הבדלים אלה כשהוא ייתקל במוצרים כשהם בנפרד זה מזה" (מיפרומאל בעמ' 715-713).
מבחן העין: מידת השוני הנדרשת
נפסק כי כאשר עוסקים בשאלת קיום חידוש או מקוריות לצורך כשירות לרישום מדגם הרי ש"ככלל, מדגם צריך להראות… שהוא שונה באופן ניכר ממה שהיה ידוע קודם לכן. שינויים קלים ומקובלים במסחר אינם מספקים כדי להעניק למדגם את החידוש והמקוריות הדרושים לפי הפקודה" (מיפרומאל, בעמ' 717-716).
מבחן העין: תחום צפוף
בית-המשפט יבחן את מידת החידוש והמקוריות בהשוואה למוצרים קודמים הקיימים בתחום הרלוונטי. ההשוואה יכולה לבוא בחשבון גם כאשר נדרש בית המשפט לטענה של הפרת מדגם רשום ויכול ויהא בה כדי לשלול את טענת ההפרה. במקביל, קיימת חשיבות לתחום בו מדובר. יש תחומים בהם "תבוא דרישת החידוש/המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. למשל – תחומים בהם מוגבלת "חירות העיצוב" בשל טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר" (ענין סלע; וכן ענין מיפרומאל, שם).
ומן הכלל אל הפרט…
המערערת טענה כי ההבדלים שבין הפרסומים הקודמים לבין שרטוטי הבקשות הם ניכרים לעינו של צרכן רלוונטי ולא בלתי משמעותיים כקביעת הרשם.
נפסק כי הן צרכן מהתחום הבטחוני, קל וחומר צרכן אחר, לא היה עומד על ההבדלים בהתרשמות המחוייבת. אין מדובר בהבדלים משמעותיים. מסקנת בית המשפט במבחן העין היא כמסקנת הרשם (ובוחנת המדגמים).
פרסום קודם המציג באופן חלקי את החפץ
המערערת טענה כי הפרסומים הקודמים אינם מציגים את מלוא תדמיתם של החפצים. לטענתה, הפרסומים הקודמים מציגים מבט חזיתי בלבד ואינם מאפשרים לצרכן הסביר לראות היטל-על, היטל צד ואת החלק התחתון של החפצים, כמו גם את נפחם וקיום או העדר "חירוץ" בחפצים. זאת, בשונה מהשרטוטים והפרטים המופיעים בבקשות לרישום מדגמים.
בית המשפט דחה טענה זו, נפסק כי מובן הוא כי בקשות לרישום מדגם מעצם טיבן וטבען כוללות שרטוטים ופרטים רבים יותר מאשר פרסומים שאינם בקשות כאלה. לו היו דרישת הפרסום הקודם ודרישת העדר החידוש מחייבות כי גם החפץ הקודם והפרסום הקודם יהיו מפורטים ברמה של בקשה לרישום מדגם, דרישות אלה היו מרוּקנות במידה רבה מתוכנן ואך במקרים ספורים היתה נקבעת העדר כשירות לרישום מדגם בשל כך.
בנוסף נפסק כי הדבר אינו מתיישב עם לשון הדין ואף לא עם רוחו. עמדנו על כך שהגנת מדגם נועדה לקדם את "אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים" וכי "ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה" (ענין מיפרומאל). בהתאם, מבחן העין הוא מבחן של התרשמות כללית, חוזי כללי, ואינו מבחן של פרטי פרטים.
נפסק כי גם בענין ההתרשמות של חוזי כללי ניתן לבחון האם העדר (נטען) בפרסום קודם של זוית מסוימת, היטל מסוים וכד', מביאים לכך שההשוואה הנעשית למול פרסום זה היא שלמעשה מטעה בעוד בפועל אין מדובר בענין שכבר הובא בפני הציבור אלא בצורה אשר יש בה חידוש המקנה לה כשירות לרישום כמדגם. במקרים מסוימים יכולה להיות לדבר משמעות. כך למשל נמצא בענין בקשה לרישום מדגם מס' 55270 בענין נעלי נאות (1994) בע"מ (1.6.2016) כי באותו מקרה, הפרסום הקודם לא גילה את מלוא האלמנטים העיצוביים שבכל נעל הכוללים רכיבים דקורטיביים וצורניים וצוין כי "עקב הנעל הנו רכיב מהותי מבחינה עיצובית. לפחות לגבי חלק מהנעליים המוצגות בפרסום הפייסבוק לא ניתן להבחין בעקב כפי שגם לא ניתן להתרשם מחלקן האחורי של הנעליים אשר גם להן משמעות לא מבוטלת לעיני המתבונן". אין דין נעליים ושאלת קיומו של עקב או רצועה אחורית בנעליים כדין מספר קווי חירוץ על 'קונטור' של מתלה לקסדה צבאית. זוויות או היטלים החסרים בפרסום הקודם אינם גורעים מההתרשמות הכללית. האלמנטים המרכזיים נראים באופן מספק ומסקנת העדר חידוש העומד בדרישות הסף לכשירות לרישום, תקפה.
התערבות ערכאת הערעור בממצאי הרשם
בית המשפט מזכיר כי בענין התערבות ערכאת הערעור בממצאי הרשם, פסיקה רבה קובעת, כי:
"התרשמותו הבלתי אמצעית של רשם הפטנטים, לצד מומחיותו בנושאים כגון דא, היא התומכת בהנחה כי על ההתערבות הערעורית להיות מצומצמת" (רע"א 6837/12 Merck Sharp& Dohme Corp. נ' אוניפארם בע"מ (28.4.2013), בסע' 6).
"יש לשוב ולהזכיר כי רשם הפטנטים הוא הגורם המקצועי המוסמך והמתמצא מבחינה עובדתית בסוגיות מעין אלה. בשל כך, ייטו ערכאות הערעור שלא להתערב בקביעות עובדתיות מובהקות. כך בערכאה זו, לא רק מכח הלכת הגלגול השלישי וחניון חיפה, אלא נוכח מקצועיותו וייחודו של תפקיד רשם הפטנטים. אין זה אומר כי החלטותיו של האחרון חסינות מביקורת, אולם על בית המשפט לשכלל בביקורת השיפוטית-ערעורית את המימד האמור" (רע"א 7337/12 כהן נ' John Deere Water Ltd (12.3.2013), בסע' 7).
"כידוע אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית, ובענייננו על ידי רשם הפטנטים, אלא במקרים חריגים בהם נראה כי הממצאים העובדתיים אינם מעוגנים בחומר הראיות או כאשר נראה כי הגרסה העובדתית שאומצה אינה מתקבלת על הדעת. … בענייננו מדובר כאמור בקביעה עובדתית ומקצועית של רשם הפטנטים אשר לו הכלים ובידיו המומחיות …" (רע"א 5267/09 H. Lundbeck A S נ' אוניפארם בע"מ, 15.3.2010, בסע' 70).
השווה (בהקשר תביעה בענין מדגם בבית המשפט): "'מבחן העין' הינו מבחן עובדתי. הערכאה הדיונית היא האמונה על בחינת הראיות ורק במקרים נדירים תתערב ערכאת הערעור בקביעותיה". רע"א 8831/05 הרר נ' דיאליט בע"מ (29.8.2006) (להלן: "ענין הרר").
המערערת מצדה הפנתה לפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים בשנה האחרונה (בענין שנזכר ע"י הרשם בדיון שהתקיים לפניו), בו צוין:
"אומנם צודק ב"כ המשיב בטענתו כי לא בנקל יתערב בית המשפט במסקנות המקצועיות של הרשם, ברם, …העין הבוחן לצורך גיבוש מסקנה בדבר מידת הדמיון שבין המדגמים הינו הצרכן הממוצע, ולאו דווקא רשם הפטנטים. פירושו של דבר כי יש לשאול האם הצרכן הממוצע, …ישים לב להבדלים הנטענים ויזהה באמצעות אותם הבדלים את השוני שבין המכשירים השונים שבודק. במקרה דנן, אפוא, אין ליחס לרשם יתרון או בלעדיות בבדיקת מידת הדמיון בין המדגמים, ובבדיקת עין קלה ניתן להבחין בהבדלים משמעותיים בין המדגמים" (עש"א (מחוזי י-ם) 15713-04-15 APPLE INC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (25.6.2017), בסע' 23).
בית המשפט מזכיר כי כעולה מהציטוט, גם בפסק הדין אליו מפנה המערערת, חזר בית המשפט על ההלכה ולפיה לא בנקל יתערב בית המשפט במסקנות המקצועיות של הרשם. בית המשפט סבר כי במקרה שלפניו – מקרה שעסק ב"אייפד מיני" (IPad Mini) – אין לרשם יתרון בבדיקת מידת הדמיון.
לסיכום, נפסק כי שאלת התערבותו של בית משפט בממצאיו העובדתיים של הרשם בכלל ובשאלת מבחן העין בפרט, תלויה בנסיבות הענין הקונקרטיות.
נפסק כי במקרה דנן אין צורך להדרש לסוגיה זו ביתר הרחבה. הן עובר לדיון, הן במהלך הדיון והן לאחריו, בית המשפט בחן את הבקשות למול הפרסומים הקודמים ואימץ את החלטת הרשם.
משמעות רישום מדגם בחו"ל
המערערת טוענת כי היה על הרשם לתת דעתו לעובדה שעלה בידה לרשום מדגם בארצות הברית, אף לאחר שהפרסומים הקודמים הובאו לידיעת בוחן המדגמים שם.
בית המשפט מזכיר כי "כידוע, הקניין הרוחני הינו יצירה נורמטיבית מופשטת. בהיעדרו של נכס מוחשי, החוק או ההלכה הם הקובעים מתי תקום זכות קניין רוחני, ומה יהיו תנאי קיומה, תחום פרישתה, ומגבלותיה … הואיל והחוק הלאומי הוא שהכיר בהן ועיצבן, מוגבלת תחולתן של הזכויות על-פי-רוב לטריטוריה בה חל אותו חוק. בכלל זה, ולצורך ענייננו, גם האופן שבו מוגדרת זכות המדגם, וההגנה הניתנת למדגם הינם פרי חקיקה לאומית ועל-כן משתנים הם ממדינה למדינה" (ענין הרר, בסע' 6).
בית המשפט מעיר כי המערערת אף לא פרטה בפני בית המשפט את נקודות הדמיון והשוני בין הדינים בישראל ובארצות הברית בסוגיה זו (מבלי שיש בכך כדי להסיק כי לו היתה עושה כן, היה מקום להדרש לרישום המדגם בארץ אחרת).
הצהרת חידוש במדגם
הצעה וטענה חילופית שהועלתה על ידי המערערת בסיום הדיון אצל הרשם וכן במסגרת הערעור היא, כי ניתן להוסיף "הצהרת חידוש" לפיה החידושים בחפצים הינם אלה המפורטים ברשימה שנשלחה מאת ב"כ המערערת. לשיטת המערערת, ב"הצהרת חידוש" כזו היה כדי לפטור "ללא כל ספק את כל הבעיות (המוכחשות) עליהן הצביע הרשם הנכבד בהחלטתו" (סע' 51 לעיקרי הטיעון).
בית המשפט מסביר כי ההצעה לגבי "הצהרת חידוש" היא למעשה הפנייה אל תקנה 17 לתקנות המדגמים אשר קובעת בענין הגשת בקשה לרישום מדגם, כי "המבקש רשאי לרשום בבקשה ולצד כל ציור וציור הערה קצרה על החידוש שהוא תובע למדגם, ואם נדרש בכך ע"י הרשם מחובתו לעשות זאת."
הרשם התייחס להצעה חילופית זו של המערערת וקבע כי הצהרת החידוש אינה יכולה ליישב את הקשיים הנדונים בהחלטתו וכי "ככל שישנו הבדל הרי שהנו טמון באלמנטים שאין בהם כדי לעמוד בדרישות הרישום" (סע' 30 להחלטה).
נפסק כי הצהרת חידוש מגדרת ומצמצמת את המונופול הניתן לבעל מדגם כך שההגנה תתמקד אך בחלק שצוין כחידוש.
בית המשפט מזכיר כי דרורי ווירזנסקי-אורלנד מציינים בספרם, כי "הצהרות חידוש אינן נפוצות בקרב מגישי הבקשות לרישום מדגמים, משום שאין חובה להגישן ומשום שהצהרה שכזו מצמצמת את ההגנה על המדגם מלכתחילה. ככל שהחידוש במדגם מוגדר מראש בהצהרת בעל המדגם, כך מצמצם בעל המדגם את הפרשנות של קניינו ומצמצם את תחולתו. פעולה מעין זו עומדת בבחינת תרתי דסתרי של בעל קניין המעוניין להגן על קניינו באופן הרחב ביותר" (דיני מדגמים, בעמ' 131; וליתרונות וחסרונות בענין הצהרות חידוש, בפרט בענין טענות הפרה של מדגם רשום, ר' שם בעמ' 133-131).
נפסק כי המערערת לא הרחיבה בסוגיית הצהרת החידוש, אימתי ראוי להצהרה כזו להכלל בבקשה או אימתי ראוי לרשם להורות על רישום הצהרה כזו ובכך אולי "להציל" בקשה אשר אלמלא כן אינה כשירה לרישום (פסיקה הנזכרת בספרם של דרורי ווירזנסקי-אורלנד בהקשר הצהרת חידוש שעשויה אולי 'להכשיר' תוקפו של מדגם, עוסקת בהליך בו מועלית טענת הפרת מדגם רשום ולא נרשמה הצהרת חידוש).
ככלל, במדגמים יש מקום להעדיף חיסכון בהסברים מילוליים ככל האפשר (בקשה לרישום מדגם מס' 47337 (GLOBAL OPPORTUNITIES INVESTMENT GROUP, LLC.) (2.8.2012))."השרטוט לבדו צריך ללמד על התכונות המוגנות ע"י המדגם. אם אין בו בשרטוט אזכור של התכונה העיקרית, במבט ראשוני וישיר, וללא שיש צורך לצלול לקרביו של אותו שרטוט – המסקנה צריכה להיות שהמדגם אינו מגן על תכונה זו" (ת"א (מחוזי מרכז) 21130-06-09 אורן יורם אריזות בע"מ נ' שקולניק ח.י בע"מ (7.10.2010) (ערעור נדחה, ע"א 8951/10 הנזכר לעיל).
בית המשפט מסביר כי האפשרות להוסיף הצהרת חידוש מופיעה, כנזכר, בתקנה 17 לתקנות המדגמים. מדובר בתקנות משנת 1925 ונראה כי תקנה 17 לא תוקנה מעולם (היינו – למעלה מ-90 שנים). נפסק כי, מדובר בהוראה הנמצאת בחקיקת משנה ואינה יכולה לגבור על חקיקה ראשית. החקיקה הראשית קובעת את דרישות הכשירות ואלו נבחנות על יסוד מבחן החוזי הכללי. יוזכר כי עצם קיומם של הבדלים בין בקשת רישום מדגם לבין עיצובים הקיימים בשוק, אין די בו כדי לעמוד בדרישות הרישום, כי ככלל מדגם צריך להראות שהוא שונה באופן ניכר ממה שהיה ידוע קודם לכן ואין די בשינויים קלים כדי להעניק למדגם את החידוש והמקוריות הדרושים לפי הפקודה (ענין מיפרומאל) וכי יש לבחון האם הוכנסו מספיק שינויים בצורה, ולעניין זה לא מספר השינויים או התוספות הוא הקובע, אלא הרושם של הדברים בכללותם (ענין סלע). תהא אשר תהא הפרשנות לענין שימוש בהצהרת חידוש, אין לומר כי תמיד ניתן באמצעותה לרוקן דרישת חידוש מתוכן ולהכשיר מדגם לרישום גם אם נמצא כי אין בו חידוש במידה הדרושה, על דרך של ציון ההבדלים בין העיצוב אליו מתייחסת בקשת המדגם לבין עיצוב קודם (אותם הבדלים שנמצא, אף לאחר שהוצבעו במפורש בפני הרשם, כי אינם חידוש מספיק).
על כן נפסק כי הצהרת חידוש במקרה דנן לא תיישב את הקשיים שבבקשות הרישום.
