בעש"א (מחוזי ת"א) 22300-04-17 ARTISENT, LLC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (4.3.2018), דחתה השופטת תמר אברהמי את ערעורה של ARTISENT על סירוב לרשום את המדגמים 56798 ו-57507 למתקן המתחבר לקסדה. נקבע כי הפרסומים הקודמים והדמיון במאפיינים החזותיים שוללים את חידושם או מקוריותם של המדגמים, וכי השינויים בחריצים ובקו המתאר, ואף הצהרת חידוש מוצעת, אינם מצדיקים את רישומם.
ARTISENT ביקשה לרשום בישראל מדגמים למתלה המותקן על קסדה ומאפשר לחבר אליה אביזרים. תחילה הוגשה בקשה אחת, שמספרה 56798, ובהמשך, לאחר הערות בוחנת המדגמים, פוצל הרישום המבוקש לשתי בקשות, שמספריהן 56798 ו-57507. האחת התמקדה בקו המתאר ובקווים ההיקפיים של חריצים מלבניים במתלה; האחרת בקו המתאר, בחלק מחריצי המסילה ובפתח המיועד לחיבור לקסדה.
במהלך הבחינה איתרה הבוחנת שני פרסומים קודמים באינטרנט, האחד מיום 23.10.2013 והאחר משנת 2010. בשניהם הוצג מוצר של ARTISENT עצמה, בעל מאפיינים חזותיים דומים למתקן שלגביו התבקש הרישום. הבוחנת סברה כי בהשוואה לפרסומים אלה אין בבקשות חידוש מספיק. הרשם קיבל את עמדתה בהחלטתו מיום 12.3.2017, ומכאן הערעור.
טענות ARTISENT בערעור
ARTISENT טענה שהפרסומים הקודמים מציגים רק חלק מזוויות המתקן, ולכן אינם מגלים את מלוא התכונות המופיעות בשרטוטי בקשות הרישום. לשיטתה, ההבדלים במספר החורים ובצורתם, במבנה החריצים ובקו המתאר ניכרים לעין, בייחוד לעינו של איש רכש מקצועי בתחום הביטחוני, שהוא הצרכן הרלוונטי למוצר.
החברה טענה עוד כי העובדה שלחריצים יש תפקיד שימושי אינה שוללת הגנה על אופן עיצובם, כל עוד אפשר לעצבם בצורות חלופיות. היא הסתמכה גם על כך שהצליחה לרשום מדגם בארצות הברית, והציעה לחלופין להוסיף לבקשות הצהרת חידוש שתגדיר במפורש את ההבדלים שבין המתלה המבוקש לרישום לבין הפרסומים הקודמים.
מבחן העין בבחינת חידושו של מדגם
בית המשפט הסביר כי מבחן העין, המוכר בעיקר מתביעות על הפרת מדגם רשום, חל גם בשלב בחינת הכשירות לרישום. ההשוואה אינה מתמקדת בספירת הבדלים בין רכיבים, אלא ברושם החזותי הכולל הנקלט אצל הצרכן הרלוונטי. יש לזהות את קהל היעד ואת אופן השימוש במוצר, ואז לבחון אם העיצוב המבוקש שונה באופן ניכר ממה שכבר היה מוכר.
הפסיקה מכירה בכך שבתחומים שבהם חירות העיצוב מוגבלת, גם שינויים קטנים יחסית עשויים להספיק. אולם בית המשפט קיבל את מסקנת הרשם שלפיה במקרה זה גם צרכן בעל ידע בתחום הביטחוני לא היה מבחין בהבדלים באופן המשנה את ההתרשמות הכללית. השינויים במספר החורים, באופיים ובחירוץ של קו המתאר לא הספיקו כדי להקנות למדגמים את החידוש הדרוש.
מבחן העין נבחן גם בפסק הדין Apple נ' רשם הפטנטים, שאליו הפנתה ARTISENT בערעורה. באותו מקרה נמצא כי ההבדלים בעיצוב ה-iPad Mini היו משמעותיים. השופטת אברהמי הבהירה שאין בכך סתירה: ההכרעה בדמיון בין מדגמים תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ובתכונות החזותיות שנבחנו.
האם פרסום קודם חייב להציג את כל זוויות המוצר?
אחת מטענותיה המרכזיות של ARTISENT הייתה כי תמונות המוצר שפורסמו בעבר לא הציגו את היטל הצד, את חלקו התחתון של המתלה ואת מלוא קווי המתאר שלו. בית המשפט דחה את הטענה שלפיה פרסום קודם חייב להיות מפורט באותה רמה של שרטוטי בקשה לרישום מדגם. דרישה כזו הייתה מצמצמת במידה ניכרת את האפשרות להסתמך על פרסומים קודמים.
עם זאת, נקבע כי היעדר זווית מסוימת בפרסום עשוי להיות בעל משמעות כאשר אותה זווית מסתירה מאפיין עיצובי מהותי. בית המשפט הפנה בהקשר זה להחלטה בעניין נעלי נאות, שבה לא ניתן היה לראות בפרסום קודם חלקים משמעותיים בעיצוב הנעליים, כגון העקב והחלק האחורי. במקרה של מתלה הקסדה, לעומת זאת, המרכיבים החזותיים המרכזיים הופיעו בפרסומים במידה מספקת, והפרטים שלא נראו לא שינו את המסקנה בדבר היעדר החידוש.
המשמעות המעשית של קביעה זו היא שבבחינת רישום מדגמים ועיצובים, אין לבחון פרסום קודם רק לפי מספר התמונות או זוויות הצילום שלו, אלא לפי השאלה אם הוא מגלה לצופה את המאפיינים העיצוביים המהותיים של המוצר.
מדוע הצהרת חידוש לא הצילה את הבקשות?
ARTISENT הציעה להוסיף הצהרת חידוש בהתאם לתקנה 17 לתקנות המדגמים. הצהרה כזו מגדירה את האלמנטים שלגביהם נטען לחידוש, ובכך עשויה לצמצם את היקף ההגנה המבוקשת. בית המשפט הפנה בהקשר זה גם לספרם של יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד, דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי, אשר ניתח את יתרונותיה וחסרונותיה של הצהרת חידוש ואת השפעתה על היקף ההגנה.
השופטת אברהמי קבעה כי אין בכוחה של הצהרת חידוש ליצור כשירות לרישום במקום שבו ההבדלים הנטענים כבר נבחנו ונמצאו בלתי מספיקים. הוראה בתקנות המאפשרת לתאר את החידוש אינה גוברת על הדרישה המהותית לחידוש או למקוריות הקבועה בפקודה. לכן גם הוספת הצהרה הממקדת את הבקשות בחריצים ובקווי המתאר לא הייתה משנה את התוצאה.
הרישום בארצות הברית והיקף הביקורת על הרשם
בית המשפט דחה את הטענה שיש לייחס משקל מכריע לכך שהעיצוב נרשם בארצות הברית. זכות המדגם ותנאי הכשירות לה נוצרים מכוח הדין בכל מדינה, וחברת ARTISENT לא הציגה ניתוח המלמד כי ההכרעה האמריקאית מחייבת מסקנה דומה בישראל.
אשר למידת ההתערבות בהחלטת הרשם, בית המשפט הכיר במומחיותו המקצועית ובנטייה שלא להתערב בקביעותיו העובדתיות ללא הצדקה, אך גם בחן בעצמו את השרטוטים והפרסומים הקודמים. לאחר ההשוואה אימץ את מסקנת הרשם. שאלת הפונקציונליות של החריצים וקווי המתאר הוזכרה בהחלטת הרשם כטעם נוסף, אך בית המשפט לא נדרש להכריע בה לגופה, משום שהיעדר החידוש הספיק לדחיית הערעור.
תוצאת פסק הדין והשלכותיו על רישום עיצובים
הערעור נדחה ובית המשפט חייב את ARTISENT בהוצאות המשיב בסך 25,000 ש"ח. פסק הדין מדגים כי שינוי במספר חורים, במיקום חריצים או בפרטים נקודתיים אחרים לא יקנה בהכרח הגנה על מדגם כאשר המראה הכללי נותר דומה לפרסום קודם. הוא מדגיש גם את הצורך לברר את משמעותם העיצובית של פרטים שלא נחשפו בפרסום מוקדם, ואת מגבלותיה של הצהרת חידוש.
ההכרעה ניתנה לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, שחלה על הבקשות שנדונו. כיום יש לבחון בקשות חדשות בהתאם לחוק העיצובים, התשע"ז-2017, ולתנאי החידוש והאופי הייחודי הקבועים בו. בהקשר של פרסום מוקדם ראו גם את המדריך רישום עיצוב לאחר פרסום מוצר ותקופת החסד.
