חברה שבדקה את פנקס הפטנטים גילתה כי פטנט של מתחרה פקע בשל אי־תשלום אגרת חידוש. היא החלה להיערך לייצור מוצר הנשען על האמצאה, אך כעבור זמן מתפרסמת בקשה להחזיר את הפטנט לתוקף. בשלב זה עליה להבחין בין שתי שאלות. האם יש עילה להתנגד להחזרת הפטנט מכוח סעיף 61 לחוק הפטנטים, והאם הפעולות שכבר ביצעה מקנות לה זכות להמשיך בניצול האמצאה גם אם הפטנט יוחזר לתוקף. לא תמיד התשובה לשתי השאלות זהה.
התנגדות להחזרת תוקף אינה הליך לביטול פטנט משום שהוא חסר חידוש או התקדמות המצאתית. תכליתה לבדוק אם התקיימו התנאים שבגינם התיר רשם הפטנטים לפרסם את בקשת ההחזרה. נקודת המוצא היא סעיפים 56–64 לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, ותקנות 89–94 לתקנות הפטנטים.
מתי פטנט פוקע בשל אי־תשלום אגרת חידוש?
סעיף 56 מתנה את תוקפו של הפטנט בתשלום אגרות החידוש במועד. סעיף 57 מעניק אפשרות להשלים אגרה שלא שולמה בתוך שישה חודשים, בתוספת האגרה הנדרשת בשל האיחור. אם התשלום בוצע במסגרת תקופה זו, החוק רואה בו תשלום במועד ואת הפטנט כמי שלא פקע. רק לאחר שהתקופה חלפה ללא תשלום נפתח המסלול של פרסום פקיעה לפי סעיף 58, ובהמשך, ככל שבעל הפטנט מבקש זאת, בקשה להחזרת התוקף.
יש להבחין בין המועד שבו חלה הפקיעה לפי הדין, לבין המועד שבו פורסמה הפקיעה באינטרנט. ההבחנה חשובה במיוחד למי שמבקש להסתמך על סעיף 63: זכות ההמשך של צד שלישי מותנית בניצול האמצאה או בהכנות ממשיות לניצולה לאחר פרסום הפקיעה, ולא די להראות שהאגרה כבר הייתה באיחור.
שלושת התנאים להחזרת תוקף לפי סעיף 60
רשם הפטנטים רשאי להורות על פרסום בקשה להחזרת תוקף לאחר שהשתכנע בשלושה עניינים מצטברים: אגרת החידוש לא שולמה מסיבות סבירות; בעל הפטנט לא רצה בפקיעת הזכות; והבקשה הוגשה סמוך ככל האפשר לאחר שאי־התשלום נודע לבעל הפטנט או למי שהיה אחראי מטעמו לתשלום. הדיון אינו מסתיים בהסבר כללי על תקלה במערכת התשלומים. יש לברר כיצד התקלה אירעה, מי היה אחראי לטפל באגרה, מתי נודע עליה, ומה נעשה מאותו מועד ועד להגשת הבקשה.
טעות אנוש או תקלה משרדית עשויות להיחשב סיבה סבירה, אך לא כל הסבר מתקבל מעצמו. למשל, כאשר חברה טוענת שספק חיצוני היה אחראי לחידושים, ראוי לבדוק את הוראות ההתקשרות, הודעות התזכורת, הרישומים הפנימיים וההתכתבות לאחר גילוי המחדל. גם טענה שלפיה הפטנט נחשב לנכס מהותי של החברה לא תייתר בהכרח בדיקה אם התקבלה בשלב כלשהו החלטה מודעת שלא לחדש אותו.
מי רשאי להתנגד ומתי?
סעיף 61 מאפשר לכל אדם להתנגד לבקשת ההחזרה. המתנגד אינו צריך להיות בעל רישיון או מתחרה מסוים, אך עליו להציג טענה רלוונטית לעילת ההתנגדות שבחוק: כי לא היה לרשם יסוד להורות על פרסום הבקשה. המועד הוא שלושה חודשים מיום פרסום בקשת ההחזרה. אין לבלבל בין הפרסום הזה לבין פרסום פקיעת הפטנט, שמועדו עשוי להיות מוקדם יותר.
חלון שלושת החודשים הוא מועד קשיח. סעיף 164(א) לחוק מוציא במפורש את המועד הקבוע בסעיף 61 מסמכותו הכללית של הרשם להאריך מועדים. לכן גם ראיות חזקות לכך שההחזרה אינה מוצדקת אינן תחליף להגשת הודעת התנגדות בזמן. יש לברר מיד את תאריך הפרסום הרשמי ביומן הפטנטים, ולא להסתפק בתאריך שבו נודע למתנגד על הבקשה.
מה טוענים בהתנגדות ומה צריך להוכיח?
הודעת ההתנגדות אינה צריכה לתקוף את הפטנט מבחינה טכנולוגית. טענה שהאמצאה הייתה ידועה קודם לכן, או שהתביעות רחבות מדי, עשויה להיות רלוונטית להליך אחר, אך כשלעצמה אינה עונה על עילת סעיף 61. ההתנגדות צריכה להתמודד עם תשתית ההחלטה לפרסם את בקשת ההחזרה, ובפרט עם ההסברים לאי־תשלום, הכוונה לשמור על הפטנט והמהירות שבה פעל בעל הפטנט לאחר שהמחדל נודע לו.
בתיק אופייני אפשר שתתעורר מחלוקת על מועד הידיעה. בעל הפטנט יטען שגילה את הפקיעה רק בעקבות פנייה של לקוח, בעוד שהמתנגד יציג הודעת תזכורת שנשלחה זמן רב קודם לכן לאדם שהיה מוסמך לטפל בחידושים. עצם משלוח הודעה אינו מוכיח תמיד כי התקבלה ונקראה, אך הוא עשוי להצדיק בירור של מערכת ניהול החידושים ושל חלוקת האחריות. מסמכי מעקב, הודעות דוא״ל, חשבוניות, החלטות הנהלה ועדויות של בעלי התפקידים עשויים להיות חשובים יותר מהצהרה כללית שהאיחור היה בתום לב.
ספר ״דיני פטנטים״ (2023), בסעיף 11.2.2.5, מבחין בין התנאים שבעל הפטנט נדרש להציג בבקשתו לבין הנטל המוטל על המתנגד בהליך ההתנגדות. מבחינה ראייתית, אין די בחשד או בעצם העובדה שהאגרה לא שולמה. המתנגד צריך לבסס מדוע בחומר שהוצג לרשם לא היה יסוד להחלטה על פרסום בקשת ההחזרה.
סדרי הדין בפני רשם הפטנטים
תקנה 92 מחייבת למסור הודעת התנגדות בכתב, לפרט בה את העילות ולצרף את האגרה שנקבעה. לפי תקנה 93, ממשיכים מכאן על פי סדרי הדין החלים על התנגדות למתן פטנט, בשינויים המחויבים. בעל הפטנט ובעל רישיון ייחודי בו נחשבים לעניין זה למבקשים, ומי שהגיש את ההתנגדות הוא המתנגד. ההליך עשוי לכלול כתבי טענות, תצהירי ראיות וחקירות בהתאם להוראות סדרי הדין ולהחלטות הרשם.
בצד בעל הפטנט, תקנה 89 מחייבת שבקשת החזרת התוקף תוגש בכתב ובתמיכת תצהיר. אם הרשם לא השתכנע שיש לקבלה, תקנה 90 מאפשרת לבקש להשמיע טענות בתוך חודש ממסירת הודעת הסירוב. כאשר הרשם מקבל את הבקשה, תקנה 91 מחייבת את בעל הפטנט לשלם בתוך חודש את אגרות החידוש שלא שולמו. יש להפריד בין שלבי ההליך הללו לבין בירור התנגדות שכבר הוגשה לאחר הפרסום.
האם כדאי להתנגד אם המתחרה כבר החל לנצל את האמצאה?
לא בהכרח. סעיף 63 מקנה הגנה מיוחדת למי שהחל לנצל בישראל את האמצאה, או עשה הכנות ממשיות לניצולה, לאחר פרסום פקיעת הפטנט לפי סעיף 58. אותו גורם רשאי להוסיף ולנצל את האמצאה לצורכי עסקו בלבד גם לאחר שהוחזר הפטנט לתוקף. סעיף 64 מגביל את העברת הזכות הזו: אין להעבירה בנפרד מהעסק שבו נעשה השימוש. זו הגנה נפרדת מהטענה שהרשם טעה כאשר התיר לפרסם את בקשת ההחזרה.
לדוגמה, חברה שהזמינה מכונות וציוד ייעודיים רק לאחר פרסום הפקיעה עשויה לבחון אם מדובר בהכנות ממשיות לניצול. חברה שהחלה להשתמש באמצאה לפני הפרסום, או הסתפקה בבדיקה עסקית ראשונית, אינה יכולה להניח שהיא עומדת בתנאי סעיף 63. התאריך, היקף ההשקעות והקשר של ההכנות למוצר המסוים הם עניינים שעשויים להכריע את תחולת ההגנה.
ליברמן נ׳ דייטלצוויג וההגנה על הסתמכות צדדים שלישיים
בע״א 18/75 ליברמן נ׳ דייטלצוויג פירש בית המשפט העליון את זכות ההמשך באופן המביא בחשבון את הסתמכותו המסחרית של מי שהקים עסק או השקיע באמצעי ייצור בתקופה שבה הפטנט לא היה בתוקף. הזכות אינה מתמצה בהיתר למכור מלאי שנותר במחסן; היא עשויה לאפשר המשך פעילות עסקית המבוססת על הניצול שהחל באותה תקופה, בכפוף להוראות החוק ולהיקף העסק.
בפרשת אריה נ׳ ס.מ.ל. הצלחה, בעניין בקבוקי שתייה לתינוקות (2013), בחן בית המשפט טענה להגנת סעיף 63 על רקע פטנט שפקע והושב לתוקף. ביחס לחלק מן הנתבעים הוצגו פעולות רכישה ושיווק בתקופת הפקיעה, בעוד שלגבי אחרים התעוררה שאלה אם החלו לפעול רק לאחר החזרת הפטנט. התביעה נדחתה בסופו של דבר בשל היעדר הפרה, והדיון בסעיף 63 מדגים מדוע ראיות על מועדי הכניסה לשוק אינן עניין משני. אין לייחס לפסק הדין קביעה שכל מי שמכר מוצר בתקופת הפקיעה חסין בהכרח מכל תביעת הפרה עתידית.
מה יקרה אם ההתנגדות תתקבל או תידחה?
אם ההתנגדות נדחית, או אם לא הוגשה התנגדות במועד, סעיף 62 מורה על מתן צו להחזרת תוקף הפטנט, והרשם רשאי לקבוע תנאים להחזרה. תקנה 94 קובעת שהדבר יירשם בפנקס ושתימסר לבעל הפטנט תעודה. אם ההתנגדות מתקבלת, בקשת ההחזרה לא תוכל להתקדם על בסיס אותה החלטת פרסום. התוצאה המסחרית אינה בהכרח זהה בכל תיק: יש חשיבות לשלב ההליך, למעמד הפטנט ולשאלה אם נוצרו זכויות שימוש של צדדים שלישיים.
מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם צריך לבחון גם את מסלול הערעור, לרבות השאלה אם מדובר בהחלטה המסיימת את ההליך או בהחלטת ביניים. כללי הערעור מתוארים בערעור על החלטת רשם הפטנטים; אין להניח כי עצם כוונת הצד להגיש ערעור מאריכה את חלון ההתנגדות הקבוע בסעיף 61.
התנגדות להחזרת תוקף אינה הליך לביטול פטנט
גם אם התנגדות להחזרת הפטנט לתוקף נדחתה, אין בכך הכרעה כללית שהאמצאה כשירת פטנט בכל היבטיה. שאלת תוקף הפטנט מבחינה מהותית כפופה לעילות ולהליכים אחרים; כך גם תביעה להפרת פטנט. כאשר כמה הליכים צפויים להתנהל במקביל, צריך לבחון את הטענות והסעדים בכל אחד מהם, ואת היחס ביניהם במסגרת ליטיגציית פטנטים. הבחירה בהליך ההתנגדות לפי סעיף 61 מתאימה לטענות נגד עצם ההחזרה, ולא לכל טענה נגד קיומו של מונופול פטנטי.
להוראות ההליך: חוק הפטנטים, סעיפים 56–64 ו־164; תקנות הפטנטים, תקנות 89–94; והנחיות רשות הפטנטים בנוגע להחזרת תוקפו של פטנט. הדיון בתנאי ההחזרה, בהתנגדות ובזכויות מי שניצל את האמצאה בתקופת הפקיעה מופיע בספר יונתן דרורי, ״דיני פטנטים״ (2023), סעיף 11.2.2.
