כאשר שני גורמים שונים מגישים בישראל בקשות לרישום סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעיה, לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, עשוי להיפתח הליך של בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972. הליך זה נועד לברר איזו מבין הבקשות תוכל להמשיך בהליכי הרישום, במצב שבו הבקשה המאוחרת הוגשה עוד לפני שהבקשה המוקדמת קובלה.
המאמר מתמקד בתנאים המקדמיים לפתיחת ההליך, ולא במבחנים לקביעת זכות הבכורה בין שני המבקשים. לדיון במועדי ההגשה, בהיקף השימוש, בתום הלב ובאפשרות לרישום מקביל ראו תחרות בין בקשות לסימני מסחר. למידע על התהליך המינהלי הרגיל ראו את המאמר המרכזי הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר.
שלושת תנאי הסף לפי סעיף 29(א) לפקודה
סעיף 29(א) חל כאשר מתקיימים שלושה תנאים מהותיים יחד: אנשים שונים הגישו בקשות נפרדות; הסימנים זהים או דומים עד כדי הטעיה ביחס לאותם טובין או לטובין מאותו הגדר; והבקשה המאוחרת הוגשה לפני קיבול הבקשה המוקדמת. כאשר תנאים אלה מתקיימים, החוק מקנה לרשם סמכות שלא לקבל את הבקשות עד להסדרת הזכויות ביניהן, אך אינו מחייב שכל התנגשות תסתיים בהכרח בדיון ממושך.
המבקשים יכולים להגיע להסכמה, ובלבד שקיבלה את אישור הרשם. בהיעדר הסכמה מאושרת, על הרשם להחליט בהחלטה מנומקת לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים. מדובר בהכרעה דיונית על המשך הטיפול בבקשות, שאינה פוטרת את הבקשה שתמשיך מבחינת כשירותה המהותית לפי סעיפים 8 ו־11 לפקודה.
התנאי הראשון: מועד ההגשה ביחס לקיבול
למועד קיבול הבקשה המוקדמת יש משמעות מיוחדת. סעיף 29 מתייחס למצב שבו בקשה שנייה הוגשה בטרם קובלה הבקשה הראשונה. לכן אין לנסח את התנאי כדרישה כללית לכך ששתי הבקשות בהכרח טרם נבחנו: הבדיקה החשובה היא מועד ההגשה המאוחרת ביחס למועד הקיבול של הבקשה המוקדמת.
בספרות המשפטית ובדיון בהחלטות הרשם הודגש שהליך הבקשות המתחרות נבדל מהתנגדות לרישום סימן שכבר קובל ופורסם. כך, בהחלטות בעניין הסימנים Sano Javel ובעניין ״אחלה״ נבחנה משמעות שלב הקיבול לשאלת ניהול הליך התחרות. לאחר קיבול ופרסום עשוי להתעורר מסלול של התנגדות לפי סעיף 24 לפקודה, אך לא ניתן להתייחס אליו כאילו הוא אותו הליך בדיוק. להסבר על נקודות ההסתעפות ראו הליכי רישום סימן מסחר: השגות, בקשות מתחרות והתנגדות.
התנאי השני: סימנים זהים או דומים עד כדי הטעיה
דמיון בין שתי בקשות אינו מספיק כשלעצמו. כאשר הסימנים אינם זהים, יש לבדוק אם הדמיון ביניהם עלול ליצור הטעיה ביחס למקורם המסחרי של הטובין. כאן רלוונטיים המראה והצליל, הרושם הכולל, רכיבים משותפים בעלי אופי מבחין חלש או חזק ויתר נסיבות העניין. את שיטת ההשוואה המשפטית מפרט המאמר סימן מטעה ביחס לסימנים אחרים: המבחן המשולש.
למשל, כאשר שני הסימנים כוללים מילה תיאורית משותפת אך שונים בעיצוב וברכיבים המבחינים, יש לברר אם דמיון זה אכן חוצה את סף ההטעיה. אין הצדקה לפתוח בהליך תחרות רק משום ששני מבקשים השתמשו במילה שגורה בתחום. גם כאשר מתגלה דמיון משמעותי, שאלת תום הלב והיקף השימוש בפועל שייכת בעיקר לשלב קביעת העדיפות ולא לעצם ההגדרה של תנאי הסף.
התנאי השלישי: אותם טובין או טובין מאותו הגדר
הסימנים צריכים להתייחס לאותם טובין או לטובין מאותו הגדר. אין הכרח שהם יתארו מוצרים זהים לחלוטין, אך גם רישום באותו מספר סיווג אינו הופך כל שני מוצרים לבני אותו הגדר. השאלה היא מהותית ונוגעת לקרבה בין הטובין, לייעודם, לקהל הלקוחות ולשאלה אם הצרכן עשוי לייחס להם מקור מסחרי משותף.
בפסיקה ובספרות נדונו בעניין זה גם טובין משלימים או חלופיים, כאשר הקרבה המסחרית ביניהם עשויה להצדיק בחינה של חשש להטעיה. כך, בהחלטות בענייני Automotor ובענייני מוצרי דגנים שסומנו Honey Nut Loops ו־Honey Ring נבחן הקשר בין הטובין לבין הדמיון בסימנים. בדיקת התנגשות בין בקשות לרישום סימני מסחר ביחס לפרטות הטובין מחייבת אפוא לבחון את השוק הרלוונטי ואת נוסח הבקשות בפועל, ולא רק את מספרי הסוגים בפנקס.
האם ניתן להסדיר את הבקשות בהסכמה?
סעיף 29 מכיר באפשרות של הסכמה בין המבקשים, אך מחייב את אישור הרשם. בחוזר רשם סימני המסחר 013/2012, בעדכון מיום 21 בדצמבר 2014, הובהר שכאשר הועלה ליקוי של בקשות מתחרות, ניתן לפעול להסכמה בתוך המועד שקבעה המחלקה. אם מוגש הסכם לרישום מקביל, הוא נבחן בהתאם לסעיף 30 לפקודה; אין די ברצון הצדדים אם התוצאה אינה מתיישבת עם הדין ועם האינטרס הציבורי.
החוזר כולל גם הוראות מיוחדות כאשר לפחות אחת הבקשות היא בקשה בין־לאומית המייעדת את ישראל, על רקע המועדים למסירת החלטות למשרד הבין־לאומי. לכן אין להניח שכל שתי בקשות שהוגשו במסלולים שונים מטופלות תמיד באותו אופן. את ההוראות ניתן למצוא בקובץ חוזרי הרשם הרשמי.
לבסוף, קביעת הבקשה שתמשיך אינה הכרעה אוטומטית בכך שהסימן כשיר לרישום. הבקשה תיבחן בהמשך גם לפי יתר הוראות הפקודה. את המבחנים להעדפת מבקש אחד ואת התנאים החריגים לרישום מקביל נסביר בנפרד במאמר תחרות בין בקשות לסימני מסחר.
מאמרים נוספים באשכול: בחינה, השגות ובקשות מתחרות
הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר | הליך השגה חד צדדית | בחינה מהירה של סימן מסחר | הודעת הסתלקות בסימני מסחר | הליכי רישום סימן מסחר: השגות, בקשות מתחרות והתנגדות | תחרות בין בקשות לסימני מסחר
