תביעה שהוגשה על ידי חברת אדידס כנגד יבואן נעליים בשם ג'אלאל. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת דר' מיכל אגמון-גונן (ת"א 2177/05). ביום 13.12.2010 ניתן פסק הדין בתיק.
תחום: הפרת סימן מסחר נושאים: מטרת סימני המסחר: מניעת תחרות בלתי הוגנת, מניעת הגנה על הצרכן, מניעת דילול סימן מסחר, תדמית ואפיק שיווק, סימני מסחר ונחלת הכלל: אין להגן על סימן בהיעדר הטעייה, פגיעה בתחרות, עלויות שיפגעו בצרכן, אפקט מצנן, הזכות לביטוי עצמי, שימוש הוגן בסימני מסחר, צמצום ההגנה לסימני מסחר, מבחן ההטעיה: סימן מסחר דומה, מראה וצליל, סוג הלקוחות מבחן השכל הישר ויתר הנסיבות, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט , גזל מוניטין, דילול מוניטין.
עובדות: הנתבע ייבא ממפעל בסין נעלי ספורט שיוצרו לפי הזמנתו, שעליהן ארבעה פסים אלכסוניים בצידי הנעל, שהשם SYDNEY מוטבע עליהם בצורה ברורה. חברת אדידס טוענת כי השימוש בארבעה פסים אלכסוניים, ללא קשר לשאר מרכיבי הנעל, מפר את סימן המסחר הרשום והמוכר היטב של חברת אדידס העולמית הכולל שלושה פסים מקבילים על צידי הנעל. סכנת טעות באשר למקור הנעל אינה קיימת. השאלה, אם יש ליתן הגנה לסימן המסחר בהעדר חשש תחרות בלתי הוגנת מצד הנתבע, או ניסיון של הנתבע להיבנות מהמוניטין של חברת אדידס, או שמא יש להשאיר בנחלת הכלל, כל מה שלא כלול בסימן המסחר, כגון ארבעה פסים, במקרה שלפניי.
תוצאות ההליך: התביעה נדחית. מדינת ישראל תשחרר את הנעליים שנתפסו במכס. אדידס תישא בכל העלויות הנובעות מעיכוב ואחסנת הנעליים במחסני המכס. בנוסף לעלויות אלו, תשלם אדידס לנתבע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 85,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
ערעור: להחלטה בערעור על פסק דין זה ראו ע"א 563/11.
נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:
מטרת סימני המסחר: מניעת תחרות בלתי הוגנת
סימן המסחר נועד, במקורו, לקשר בין סחורה מתוצרת מסוימת לבין היצרן שייצר אותה. סימן המסחר מהווה חלק מהתחרות החופשית ובאמצעותו מנסה בעל הסימן למשוך לקוחות שקנו מתוצרתו בעבר והיו מרוצים ממנה. דיני סימני המסחר מטרתם להבטיח כי סימני המסחר ישמשו לעידוד התחרות ההוגנת, ולמנוע תחרות בלתי הוגנת.
מטרת סימני המסחר: מניעת הגנה על הצרכן
המחוקק מגביל את ההגנה על סימן המסחר "לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר". היקף ההגנה הוגבל גם על ידי הפסיקה, אשר לגבי "סימן הדומה לו" אימצה את מבחן "הדמיון המטעה", לפיו לא כל דמיון יספיק כדי לפסול סימן מסחר, אלא רק דמיון שיש בו כדי להטעות.
כלומר, המטרה הייתה הגנה על היצרן ומניעת תחרות בלתי הוגנת, עם זאת, המבחן התמקד בצרכן. זאת, כיון שמטרת התחרות הבלתי הוגנת הייתה להעביר צרכנים ע"י הטעייתם לגבי מקור המוצרים.
המבחן שנקבע הוא מבחן הטעיה או טעות אפשרית של צרכנים. הבסיס הרעיוני היה שתחרות כשלעצמה מותרת ואף רצויה. ליבה של התחרות הינה להביא צרכנים לרכוש מוצר מסוים. הנימוק לאסור שימוש בסימן מסחר שנעשה בו שימוש ע"י אחר, היה, למנוע תחרות בלתי הוגנת. היינו, שימוש במוניטין קיים כדי להביא צרכנים לרכוש מוצר אחר מהמוצר שנשא את שם המסחר במקור. מבחן זה נשא עמו, כמובן, גם יתרונות לצרכנים הנהנים העיקריים מקיומה של תחרות.
היתרון לצרכן בדיני סימני המסחר, מעבר לעידוד התחרות, המיטיבה עם הצרכנים, הוא לחסוך לצרכנים בדיקות חוזרות ונשנות, ולגרום ליצרנים להשקיע באיכות המוצרים. כך, צרכן שירכוש מוצר של יצרן מסוים, ויהיה מרוצה מתכונותיו, יחזור וירכוש את אותו מוצר.
מכאן, יש מי שטענו שמטרת דיני סימני מסחר היא הגנה על הצרכן.
דיני סימני המסחר מתמקדים בצרכן – "הצרכן הקונסטרוקטיבי", – "הצרכן הסביר". אותו צרכן, במשקפיו בוחנים את שאלת הפרת סימן המסחר.
למעשה, האיסור על תחרות בלתי הוגנת מבוסס על שני טעמים. הראשון, שלא יקטוף אחד את פירות חברו, והשני, שתחרות בלתי הוגנת, תפגע, בסופו של בצרכנים.
מטרת סימני המסחר: מניעת דילול סימן מסחר
אחת ההרחבות בפסיקה של הגנה על סימני המסחר הייתה של אימוץ תורת הדילול (dilution), שהתפתחה בחמישים השנה האחרונות.
במקרה זה ככלל, אין חשש להטעיה. כאן למעשה חזרו להגן על היצרן מפני ניצול המוניטין שבנה על ידי אחרים. אולם. כאן המבחן של הצרכן אינו רלבנטי יותר. סביר שהצרכן יודע כי הוא רוכש אופניים שאין להם קשר לחברה מתחום הצילום. על כן ההנמקה הייתה אחרת. שימוש שכזה יביא ל"דילול" סימן המסחר ויפגע בו. אמנם, כאן, הצרכן כבר אינו המוקד, אולם, בבסיס הדוקטרינה עומד הבסיס הרעיוני של מניעת תחרות בלתי הוגנת – ניצול המוניטין שחברת "קודאק" בנתה לעצמה ע"י אחרים.
מטרת סימני המסחר: תדמית ואפיק שיווק
החשיבות של סימן מסחר בימינו היא כפולה. לסימן המסחר עדיין נותר תפקיד מרכזי בזיהוי מוצר או מקור. אולם, כיום לסימן המסחר יש ערך תדמיתי. סימן המסחר מהווה אפיק שיווק בפני עצמו. מרגע שסימן מסחר מתבסס, נעשה בו שימוש לייצר מוצרים רבים ושונים תחת אותו סימן, במטרה לגרום לצרכנים המעוניינים בתדמית של אותו סימן מסחר, לרכוש גם מוצרים אלו. מדובר באפיק שיווק.
צרכנים יהיו מוכנים לשלם יותר עבור מוצר ממותג (נושא סימן מסחר), מאשר עבור אותו מוצר עצמו ללא המיתוג. זאת, גם אם הצרכן יידע בוודאות כי מדובר באותו מוצר עצמו. רכישת מוצרים ממותגים מהווה חלק ממיצוב עצמי של מי שרוכש את אותו מוצר ממותג.
סימני מסחר ונחלת הכלל: אין להגן על סימן בהיעדר הטעייה
הגנת יתר על סימני מסחר בהעדר בסיס רעיוני של תחרות בלתי הוגנת יפגע בנחלת הכלל בהקשר של סימני מסחר. לפגיעה זו היבטים רבים, החל מהוצאה מנחלת הכלל של סימנים, ביטויים לטובת שימוש בשוק המשני (חנויות לתיקון מוצרים הנושאות את שם הפירמה היצרנית למשל) ועד פגיעה בחופש הביטוי (זאת, לעניין שימוש בסימן המסחר הרשום עצמו.
אם התפקיד של סימני מסחר הוא למנוע תחרות בלתי הוגנת, היינו, לגרום לצרכנים לרכוש מוצר שלא התכוונו אליו תוך כדי בלבול והטעיה אין סיבה להגן על סימן המסחר בהעדר תחרות בלתי הוגנת, וכאשר אין סכנה שהצרכן יטעה.
סימני מסחר משחקים תפקיד מרכזי ומהווים נדבך מרכזי וחשוב בשיווק ובפרסום. אולם, בהעדר ניסיון ליהנות ממוניטין של אחר, בהעדר כל טעות אפשרית מצד הצרכנים וללא בסיס רעיוני של תחרות בלתי הוגנת, תהיה זו פגיעה שאינה נדרשת בנחלת הכלל, להגן על הערך הכלכלי של סימן המסחר ככזה.
סימני מסחר ונחלת הכלל: פגיעה בתחרות
הגנת יתר על סימני מסחר, בהעדר חשש לתחרות בלתי הוגנת, תביא לפגיעה בתחרות הוגנת שהיא רצויה וטובה למשק בכלל ולצרכנים בפרט.
הבסיס לסימני מסחר צריך להישאר כפי שהיה – מניעת תחרות בלתי הוגנת שמטרתה לגרום לצרכנים לרכוש מוצר אחר מזה שהתכוונו אליו, ע"י שימוש בסימן מסחר של אחר. לכך יש להוסיף מטרה שהוספה בתורת הדילול, ניסיון להיבנות ממוניטין של אחר, שגם בבסיסה, במובן זה, תחרות בלתי הוגנת. יש לזכור כי כתוצאה מדיני סימני המסחר זוכים בעלי סימני המסחר ליתרונות עצומים בפרסום ושיווק, אין מקום להעניק לסימן המסחר הגנה נוספת. ההגנה הנוספת לא תועיל לצרכן. ההפך הוא הנכון. הכרה בסימן מסחר כקניין רוחני בפני עצמו, והרחבת ההגנה לסימני מסחר תפגע בתחרות ההוגנת, אותה המשפט רוצה לעודד.
נפסק כי במקרה שלנו מדובר בפסים. אכן, אדידס, באמצעות רישום סימן המסחר הוציאה מנחלת הכלל שלושה פסים, בצורה מסוימת ובמרווחים מסוימים. על כן, אין לעשות שימוש בשלושה פסים או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות. אך מכאן אין להסיק כי הדבר מקנה לאדידס הגנה מפני עצם השימוש בפסים על נעלי ספורט. אין גם להסיק כי כל מקרה של שימוש בארבעה פסים יהיה דומה לשלושה פסים עד כדי להטעות.
אין ליתן לאדידס מונופול על פסים אלכסונים בכל צורה ומספר, על נעלי ספורט או כל מוצר אחר. הכרה בתביעתה של אדידס, לפיה עצם ייצור נעל עם ארבעה פסים מפרה את סימן המסחר של שלושה פסים, גם בהעדר חשש להטעיה, טעות או תחרות בלתי הוגנת, פוגעת בתחרות ואינה מאפשרת ליצרנים אחרים שימוש בארבעה פסים. הגבול גם הוא נזיל – מה לגבי שני פסים או חמישה פסים?
סימני מסחר ונחלת הכלל: עלויות שיפגעו בצרכן
רישום סימן מסחר הוא הליך יקר, והוא מתייקר ככל שמעוניינים ברישום במדינות רבות יותר. עלויות עסקה אלו, ימצאו את דרכם בסופו של יום לצרכנים, מה שייקר את רוב המוצרים ויפגע בצרכנים.
כל יצרן, כמו הנתבע במקרה זה, יידרש ליותר עורכי דין, בדיקות משפטיות ורישיונות כדי לעשות שימוש בארבעה פסים אלכסוניים, למרות שהסימן הרשום של אדידס הוא בשלושה פסים וגם במקרה בו לא יהיה בכך כך חשש כלשהו לתחרות בלתי הוגנת.
סימני מסחר ונחלת הכלל: אפקט מצנן
לתביעות של חברות ענק, בעלות סימני המסחר הידועים, כנגד יצרנים קטנים יש אפקט מצנן. יצרנים קטנים, כמו הנתבע במקרה שלפניי, ישמרו ויזהרו מייצור נעליים עם פסים בכלל, וצורות נוספות, ככל שחברות גדולות אחרות עושות בהן שימוש. בהקשר זה יש לציין כי הנתבע הביא פרסומים של חברת סקצ'רס המוכרת גם היא נעליים עם ארבעה פסים.
לעומת זאת, במקרים רבים של יצרנים קטנים, עצם הגשת התביעה ע"י חברה כמו אדידס, מביאה אותם להסכים לצו מניעה זמני ופעמים אף להשמדת הסחורה. להם אין את אורך הנשימה הכלכלי כדי לנהל הליכים. בית המשפט פסק כי הנעלים שייצר הנתבע אינן מזכירות נעלי אדידס, השם "סידני" מוטבע עליהן בגדול בשלושה מקומות שונים וכן על התווית הצמודה לנעל, ואיכותם, ככלל, אינה דומה ולו במעט לזו של נעלי אדידס. יצרן צריך לדעת שאם הוא מטביע את הלוגו שלו עצמו על הנעליים בצורה ברורה, בשם שאינו דומה, ובהעדר סימן מסחר, יוכל לעשות שימוש בצורה פשוטה כמו פסים, מבלי להתמודד עם תביעות מול חברות הענק.
הזכות לביטוי עצמי
זכותם של יצרנים דוגמת הנתבע, מר יאסין, והצרכנים שרוכשים את תוצרתו שיהיה שוק לנעלי ספורט מעוצבות, לא ממותגות, כמו הנעליים נשוא הליך זה.
קיימת מטרה לגיטימית וחשובה בשימוש בארבעה פסים אלכסוניים, והוא לאפשר מוצר לשוק מסוים, לצרכנים שאין ידם משגת לרכוש מוצרים ממותגים, ועדיין מעוניינים בנעלי ספורט הנושאות סמל כלשהו. ייתכן כי יש נערים וילדים ברשות הפלסטינית שאין ידם משגת לרכוש נעלי אדידס או סקצ'רס או כל חברה מוכרת אחרת. הם מכירים את סימני המסחר, יודעים בדיוק מהן נעלי אדידס, אך יודעים, עם זאת, כי לא יוכלו לרכוש נעלי אדידס בשל מחירן. על כן הם רוכשים את נעלי הנתבע, שכתוב עליהן "סידני", כך שגם אם לא יוכלו לחוות את החוויה של נעילת נעלי אדידס, יוכלו לחוות חוויה של נעילת נעלים עם ארבעה פסים, המזכירות במשהו את נעלי אדידס. על כן יש לדחות את טענתה של אדידס לפיה לא יכולה להיות כל מטרה אחרת לנתבע בשימוש בארבעה פסים אלכסוניים, מאשר לנצל את המוניטין של חברת אדידס. בהעדר חשש לתחרות בלתי הוגנת, לטעות או להטעיה, כפי שיפורט, יש להכיר בזכות לביטוי עצמי וליצירת שוק כמו של נעלים מתוצרת הנתבע.
הצרכנים של נעלי הנתבע, ככל שהם מקשרים פסים עם נעלי ספורט איכותיות המשתיכות למעמד חברתי-כלכלי מסוים, יש לאפשר להם להנות מכך ולרכוש נעליים עם ארבעה פסים מתוצרת הנתבע.
בהעדר פגיעה בתחרות יש לאפשר לג'לאל יאסין לייצר נעלי ספורט לאוכלוסיה בתוכה הוא חי ופועל, תוך שימוש בארבעה פסים על נעלי הספורט שהוא מייצר.
אין להרחיב את ההגנה על סימן המסחר כך שיכלול גם ארבעה פסים, שאז נשלול מג'לאל יאסין לייצר, ומאותם צרכנים להם הוא מוכר – אפשרויות אלו של שימוש בדמויות, בפסים, בעיגולים ובצורות אחרות, שיתנו חלק מהחוויה בהעדר משאבים לרכוש את "הדבר האמיתי".
שימוש הוגן בסימני מסחר
פקודת סימני המסחר אינה כוללת הגדרה של שימוש הוגן או שימוש בתום לב. עם זאת, קיימים לפחות שני מקרים בהם החוק מאפשר שימוש הנוגד סימן מסחר. כלומר, מקרים בהם יתכן כי הצרכן יטעה ולמרות זאת מותר שימוש מקביל באותו סימן מסחר. הראשון, מקרים בהם נרשם סימן מסחר מקביל עקב שימוש מקביל, השני, מכוח סעיף 47 לפקודה, העוסק בשימוש בניגוד לסימן מסחר וקובע: "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגיאוגרפי של מקום עסקו שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו." כלומר, קיים שימוש מסוים שניתן לעשות גם כנגד סימן מסחר, בתנאים שנקבעו. אולם, ההיתר ניתן כיוון שאין מדובר בניסיון להתחרות בצורה לא הוגנת או להבנות ממוניטין של אחר.
קיימים מקרים בהם ניתן לעשות שימוש בסימן מסחר גם במקרים בהם עלול להיווצר בלבול מסוים. אולם, גם אם יהיה מי שיאמר שארבעה פסים נכלל בתחום ההגנה על סימן מסחר של שלושה פסים, אז יש להכיר בטענה של שימוש הוגן או שימוש בתום לב. השאלה המתעוררת במקרה שלפניי אינה האם ניתן לקבל הגנה של שימוש בתום לב או שימוש הוגן, בסימן המסחר עצמו אלא טענה לפיה ניתן לעשות שימוש בתום לב בסימן דומה.
מבחן תום הלב המקובל לעניין זה הוא מבחן אובייקטיבי. כלומר, אין להסתפק בכך שהנתבע יוכיח שסבר בתום לב כי אינו מפר את סימן המסחר. יש להראות כי אובייקטיבית היה לכך מקום, והמטרה העיקרית לא הייתה נסיון להיבנות מהמוניטין של בעל סימן המסחר.
כלומר, יש להכיר בהגנה של שימוש הוגן בסימן מסחר, או בסימן הדומה לסימן מסחר, כאשר השימוש נעשה בתום לב.
הנתבע, שמכיר את נעלי אדידס, רשאי היה להניח, בתום לב אוביקטיבי, כי שימוש בארבעה פסים אינו מפר סימן מסחר ידוע ומוכר כל כך של שלושה פסים.
צמצום ההגנה לסימני מסחר
כדי להבטיח שוק תחרותי עם מוצרים מכל טווח קשת המחירים והאיכויות, המותגים והלא ממותגים, כדי למנוע פגיעה בצרכנים הנובעות מעלויות הנוגעות לסימני מסחר ומאפקט מצנן כלפי יצרנים וסוחרים קטנים, וכדי להבטיח את נחלת הכלל, יש ליתן הגנה באמצעות דיני סימני מסחר, למטרה לשמה נועדו מלכתחילה – מניעת תחרות בלתי הוגנת. אין ליתן הגנה מעבר לכך. אין מניעה, כמובן, כי בעל סימן המסחר יפיק ממנו את מלוא התועלת לה הוא זכאי, אך, בהעדר חשש לתחרות בלתי הוגנת, יש לאפשר לצרכן לרכוש מוצרים לא ממותגים גם אם הם עושים שימוש בצורה כמו פסים וגם אם הם מזכירים במשהו סימן מסחר זה או אחר .
פקודת סימני מסחר אינה אוסרת מסחר במוצרים בעלי סימנים דומים, היא אוסרת על מסחר בסימנים דומים עד כדי הטעיה. מסחר במוצרים ובסימנים דומים הינו לגיטימי, והוא חיוני לקיום חיי מסחר תקינים. כל עוד אין חשש לתחרות בלתי הוגנת ולהטעיה, האינטרס הציבורי הוא לאפשר תחרות חופשית ופתיחת אפשרויות שונות לצרכנים שונים, לבחור האם לרכוש נעל אדידס מקורית, או לרכוש נעל שאינה אדידס אך ייתכן וקיים דמיון כלשהו לאחד מסימניה של אדידס.
מבחן ההטעיה: סימן מסחר דומה
בעניינו אין חולק כי נעלי הנתבע אינן נושאות סימן מסחר זהה לסימן המסחר הרשום של אדידס, אלא לכל היותר סימן הדומה לו. כפי שציינתי לעיל, גם כאשר בוחנים את שאלת הדמיון והאם הוא "דומה עד כדי להטעות" יש לשקול את האינטרסים שהצגתי לעיל. אין מדובר בבחינה אמפירית אלא בבחינה נורמטיבית. על כן, שבוחנים אפשרות הטעייה, יש לזכור כי מבחן זה נועד, במקורו, לבחון האם היה נסיון לגרום לצרכנים לרכוש מוצר אחר מזה שהתכוונו אליו, באמצעות עשיית שימוש בסימן המסחר. האם יש חשש לפגיעה בתחרות ההוגנת, האם יש חשש להיבנות ממוניטין של אחר. מקרים כאלו יש למנוע.
"המבחן המשולש" לבחינת שאלת ההטעיה, שנקבע בפסיקה (ראו: ע"א 261/64 פרו-פרו נ' פרומין, פ"ד יח(3) 275), קובע שלושה פרמטרים לבחינת התקיימותו של "דמיון מטעה": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.
א. מראה וצליל
על גבי נעלי הנתבע מוטבע באופן בולט השם "SYDNEY" בשלושה מקומות שונים. השם "SYDNEY" מופיע גם על גבי תווית צבעונית מרובעת המחוברת ללשון הנעל, באותיות גדולות. שם זה לא דומה לא בצליל ולא בחזות לשם אדידס. השם אדידס אינו מופיע כלל על גבי הנעל, ואף לא אחד מהסימנים המוכרים של החברה. אני סבורה שדי בכך כדי לשלול כל חשש להטעיה.
אדידס טוענת כי לצורך בחינת קיומה של הטעיה יש להשוות בין הסימנים עצמם בלבד, בהתעלם ממראה הנעל בכללותו. בטענה זו מתבססת אדידס על החלטת בית המשפט העליון ברע"א 3581/05 שהנעל מתאימה נ' ADIDAS. (מיום 30.6.05) (להלן: עניין שהנעל מתאימה). היות והחלטה זו ניתנה בבקשה לסעד זמני, בית המשפט העליון נדרש להשתכנע בדבר קיומו של דמיון מטעה ברמה לכאורית בלבד. בית המשפט העליון, כב' השופט א' גרוניס, קבע כי די בהשוואה בין הסימנים עצמם בלבד כדי להוכיח לכאורה קיומו של דמיון מטעה ביניהם, והשווה לעניין זה לפסק הדין בעניין טעם טבע, אשר ניתן גם הוא בערעור על החלטה בבקשה לסעד זמני במסגרת תביעה בעילה של הפרת סימן מסחר. החלטות אלו מתייחסות להליך של סעד זמני, במסגרתו נדרשת הוכחה לכאורה בלבד של הדמיון המטעה, כפי שבית המשפט העליון הדגיש בעניין טעם טבע.
מכיוון שבחינת הדמיון המטעה הינה שאלה עובדתית המוכרעת על ידי בית המשפט, על פי נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, פסק הדין שהוגש על ידי אדידס, אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בארצות הברית, מחוז אורגון, בתביעה של אדידס נגד רשת הנעליים PAYLESS SHOESOURCE, INC., אינו יכול ללמד לעניינו בעיקר משעולה מקריאתו כי הוא ניתן בהתבסס על עובדות וראיות, בין היתר לעניין קיומו של בלבול בין המוצרים באותו מקרה ספציפי.
כאמור, הלכה היא כי לצורך בחינת הדמיון המטעה במסגרת פקודת סימני המסחר, לא רק שחובה לבחון את המוצר בכללותו, אלא גם, כאמור, את סוג הצרכנים ואת יתר הנסיבות. דווקא משום שלא מדובר בסימן מסחר זהה, אלא בסימן מסחר עליו אין לתובע בעלות, נדרשת בחינה רחבה ביותר על מנת לבחון האם עקב הדמיון בין הסימנים קם חשש להטעיה.
מבחן המראה והצליל, מהווה כאמור רק אחד מהמבחנים שיש להפעיל לצורך הכרעה בתביעה העיקרית, ולא רק שלא די בו, אלא גם מבחן זה יש להפעיל בראייה רחבה. כך למשל, נקבע כי יש להשוות בין הסימנים בשלמותם (עניין טעם טבע לעיל, בפסקה 17), ולהשוות בין סוג המוצרים (עניין טעם טבע, פסקה 13(ב)): "מבחן סוג הסחורות איננו מתמצה אך בשאלת הדמיון בין המוצרים, אלא עוסק אף בהשפעת סוג המוצרים הנדונים על מידת הסכנה להטעיה. כך למשל, נקבע כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה, או בשירותים בעלי חשיבות גבוהה, יטו הצרכנים לערוך בדיקה מעמיקה יחסית טרם ביצוע העסקה. על כן הסיכוי לטעות קטן יותר".
הצורך בבחינה רחבה הביא לשימוש הנהוג "מבחן השכל הישר", בנוסף למבחן המשולש (ראו עניין טעם טבע, פסקה 14).
על אף שאדידס והנתבע עושים את השימוש בפסים על גבי נעלי ספורט, קיים הבדל בין סוג המוצרים שיש לו השפעה ניכרת על סכנת ההטעיה. נעלי אדידס משווקות כמותג יוקרה בעולם כולו. נעלי הנתבע, לעומת זאת, אינן מתיימרות להימכר כנעלי יוקרה או נעל ספורט ואתלטיקה, אלא כנעלי ספורט מהסוג הבסיסי והפשוט במחיר מינימלי. היות ונעלי אדידס נחשבות לנעלי יוקרה בכל רחבי העולם, הסכנה שצרכן שמעוניין לרכוש אדידס ירכוש בטעות את נעלי הנתבע, אינה קיימת, הן בשל השוני של הסימן, הן בשל כך שנעלי הנתבע נושאות באופן מודגש את השם "SYDNEY" ולא נושאות כל סימן אחר המזוהה עם אדידס, והן בשל המחיר בו נמכרות נעלי הנתבע. אמנם הנתבע, כפי שטענה אדידס, לא הוכיח בקבלות את מחיר המכירה של הנעליים, אך די במבט חטוף בנעלי הנתבע ובנעלי אדידס, כדי ללמוד כי מדובר בנעליים המשויכות לקטגוריות מחיר שונות לחלוטין. העובדה כי נעלי הנתבע נמכרות בשוק בשטחי הרשות הפלשתינאית, על גבי "בסטות" מעידה גם היא על כך שקיים פער ניכר בין המחיר בו נמכרות לצרכן נעלי אדידס, לבין מחיר המכירה של נעלי הנתבע.
ב. סוג הלקוחות מבחן השכל הישר ויתר הנסיבות
גם על פי מבחן סוג הלקוחות לא מתקיים דמיון מטעה במקרה זה. ניתן להניח כי ציבור הצרכנים של נעלי אדידס הוא ציבור בעל ידע ומושג רבים יותר בסימני המסחר של אדידס, בהשוואה לציבור הצרכנים הפוטנציאלי של נעלי הנתבע. צרכן אדידס הינו 'צרכן ספציפי', לגביו סכנת ההטעיה במקרה זה אל מול נעלי הנתבע, אינה קיימת. ראו לעניין זה יעקב וחנה קלדרון, חיקויים מסחריים בישראל (1996) (להלן: קלדרון, חיקויים מסחריים), בעמ' 234: "קהל הלקוחות וסוג המוצרים משפיע על ההבדל הנדרש על מנת למנוע טעות בין מוצריו או שירותיו של התובע לאלה של הנתבע, שכן ככל שמדובר בקהל לקוחות מצומצם יותר ובעל ידע נרחב יותר בנוגע למוצר שהוא קונה סכנת ההטעיה תקטן וההבדל הנדרש למניעת בלבול קטן יותר". בעניין זה נקבע בעניין טעם טבע, בפסקה 13(ב): "אף מבחן סוג הלקוחות מורכב משני עניינים משלימים – האחד, האם פונים המוצרים לאותו חוג לקוחות; והשני, כיצד משפיעה זהותם של שלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר אבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה".
צרכן המעוניין לרכוש נעל אדידס לא יטעה איפוא לחשוב, כי נעלי הנתבע הן נעלי אדידס. אמנם ככל שמדובר בציבור צרכנים רחב יותר ומיומן פחות, כציבור הצרכנים של נעלי הנתבע, גדל החשש מפני הטעיה (ע"א 307/87 וייסבורד נ' ד.י.ג., פ"ד מד(1) 629, פסקה 4), ואולם – ראשית, קיימת בעיה לטעון מצד אחד מוניטין, פרסום וזכויות לגבי סימן של 3 פסים, ומנגד לטעות כי סימן של 4 פסים הוא מטעה, וסבירה טענת ב"כ הנתבע כי דווקא משום שאדידס כל כך מזוהה עם סימן הכולל 3 פסים, אין חשש כי הציבור יקשר בין אדידס לנעל המסומנת במספר אחר של פסים; שנית, מי שירכוש נעל מהנתבע, ממילא לא התכוון לרכוש נעל של אדידס ובכל מקרה לא היה רוכש נעל אדידס, וגם אם רצה לרכוש נעל דומה לזו של אדידס, יש בכך דווקא כדי לשלול את החשש מפני הטעיה.
מעבר לכך, כפי שציינתי ההטעיה מבקשת ללמד על תחרות בלתי הוגנת או ניסיון להיבנות ממוניטין, דבר שאינו מתקיים במקרה זה.
הכוח הרב הטמון בסימני המסחר ועובדת היותם גורם מרכזי בהליך קבלת ההחלטות של הצרכן, הינם גורמים אשר חובה להביא בחשבון במסגרת האיזון בין האינטרס של בעל הסימן לבין האינטרס הצרכני. כל עוד הצרכן לא מוטעה לגבי המוצר שהוא רוכש – אין כל הצדקה להגביל את חופש הבחירה והביטוי שלו. יש לאפשר לציבור את הבחירה לרכוש מוצר זול יותר, על אף, שלא לומר משום, שקיים בינו לבין המוצר הממותג והיוקרתי דמיון מסוים, זאת בתנאי כי לא קיים חשש שיוטעה לגבי מקור או סוג המוצר שהוא רוכש.
במקרה של העדר ניסיון להיבנות מהמוניטין של אדידס, אין גם הצדקה להגנה על האינטרס הקנייני והמסחרי של בעל סימן מסחר על חשבון חופש העיסוק של מתחרים עסקיים. שאלת המפתח שיש לברר במסגרת בחינת יתר הנסיבות, כפי שנקבע בע"א 210/65 בנק איגוד נ' בנק אגודת ישראל, פ"ד יט(2) 674, בעמ' 675 (להלן: עניין בנק איגוד), היא: "מה יקרה אם כל אחד משני היריבים, המתחרים זה בזה, יורשה להשתמש בסימן שלו? העלול הציבור, מחמת דמיון המילים, לערבב סחורתם, ולחשוב שסחורתו של פלוני היא סחורתו של אלמוני?"
לאור כל האמור לעיל קבע בית המשפט כי הנעליים נשוא תביעה זו אשר יובאו על ידי הנתבע, אינן מפרות את סימן המסחר של אדידס.
גניבת עין
סעיף 1(א) לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק העוולות המסחריות), קובע: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
על הדמיון בין הפרת סימני מסחר לבין עוולת גניבת עין, נאמר בעניין עיתון המשפחה, בפסקה 10: "דיני העוולה של גניבת עין דומים במאוד לדינים של סימני מסחר; הגיון ההגנה כאן וכאן הגיון דומה הוא, והמגבלות החלות על ההגנה הניתנת אף-הן דומות הן בשני המקרים. שני הדינים מקורם (במשפטנו) הוא בחוק החרות, ופיתוחם בא בהלכה. אלא שהדין החרות של סימני המסחר דין מפורט הוא, בעוד העוולה של גניבת עין מציבה לפנינו מעין עוולת-מסגרת שעיקר פיתוחה הוא בהלכות בתי-המשפט. ואולם מתוך הדמיון-עד-כדי-זהות שבין שני הדינים, ניתן לשאוב הלכות מן התחום האחד לתחום האחר ולא להרחבת הידע וההבנה".
לעוולת גניבת העין שני יסודות: מוניטין, וחשש סביר להטעיה: "המוקד של עוולת גניבת העין, על-פי לשונה, הוא בחשש מפני הטעייה. העוולה קמה, מקום בו אדם גורם לכך שנכס או שירות מבית מדרשו, ייחשבו בטעות כנכס או שירות של אחר. ואולם, לא תוטל אחריות מכוח עוולה זו, אלא מקום בו רכש האחר מוניטין בנכס או בשירות, לאמור 'כי הציבור מזהה את הטובין או את השירותים שבהם מדובר עם עסקו של התובע-נפגע' [ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 1.8.07)]".
גם במקרה זה החשש הוא מתחרות בלתי הוגנת.
המבחנים המשמשים לבחינת 'דמיון מטעה' במקרים של הפרת סימן מסחר זהים למבחנים בעוולת גניבת עין. ואולם, בעוד שבהקשר של הפרת סימן מסחר בוחנים את קיום הדמיון המטעה בין הסימנים עצמם, כאשר מדובר בעוולת גניבת עין יש לבדוק אם מכלול מעשיו של הנתבע גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר.
כאמור, במקרה זה לא מתקיים חשש להטעיה לגבי מקור המוצר, ועל כן לא קמה לאדידס במקרה זה עילה של גניבת עין.
עשיית עושר ולא במשפט
אדידס כללה בכתב תביעתה גם עילה מדיני עשיית עושר ולא במשפט. הטענה היא, כי גם אם הנתבע לא הפר את סימן המסחר של אדידס, התעשר הנתבע על חשבונה של אדידס. אדידס טוענת כי הנתבע עשה שימוש בארבעה פסים כדי להיבנות מהמוניטין של אדידס בשלושה פסים.
בפרשת א.ש.י.ר עסק בית המשפט העליון בהרכב מורחב בשאלת היחס בין דיני עשיית עושר לדיני הקניין הרוחני, ונקבע שככלל, תפקידם של דיני הקניין הרוחני הוא להסדיר תחום זה של זכויות. עם זאת, נפתח פתח מסוים לבסס עילה שבעשיית עושר, גם כאשר מדובר בתחום הקניין הרוחני. הפתח שנפתח הוא פתח צר מאד, ולפיו במקרים חריגים, בהם מעשיו של הנתבע מקוממים במיוחד מבחינת דיני התחרות, יאפשרו לתובע לתבוע בעילה של עשיית עושר, גם אם לא הופרו דיני הקניין הרוחני.
בין אם קיימת עוולה של תחרות בלתי הוגנת ובין אם לאו, וכמצוות א.ש.י.ר, והפסיקה בעקבותיה, גם אם יש להכיר במצבים מסוימים בדיני עשיית עושר כמגנים על התחרות החופשית, הרי שפיתוח הפסיקה לעניין זה צריך להיעשות תוך דיון ערכי באינטרסים המתנגשים.
בית המשפט העליון בפרשת א.ש.י.ר, קבע, בנוגע לאפשרות של תחולת דיני עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני. בית המשפט העליון קבע כי בנסיבות מסוימות דיני עשיית עושר ולא במשפט עשויים להיות כלי ראוי לשמירת כללי התחרות ההוגנת ולהרתעה מפני הפרתם.
אולם, במקרה זה יש להמשיך ולדון בכל הערכים שהובאו לעיל בדבר נחלת הכלל, פגיעה אפשרית בתחרות, אפקט מצנן ובזכות לאוטונומיה וביטוי עצמי של הצרכנים, שהם היבטים, כמאמרו של דגן, של "אוטונומיה, תועלת וקהילה", שאת כולם יש לקחת בחשבון, לא רק בדיון במסגרת העילה של הפרת סימן המסחר, אלא גם, ואולי ביתר שאת, במסגרת העילה של עשיית עושר ולא במשפט.
יש לזכור את כל החששות הנזכרים לעיל. כן יש לחזור ולהדגיש כי המקרה שלפנינו אינו דומה ולו במקצת לסוג המקרים בהם מעשי התובע חריגים, ומקוממים ומהווים תחרות בלתי הוגנת (לענין זה ראו: Z. Chafee, "Unfair Competition", 53 Harv. L. Rev. 1289, 1302-1321 (1940). נראה כי מקוממת יותר הגשת תביעה מצד אדידס נגד הנתבע בנסיבות אלו. כאמור, שימוש בסימן הכולל 4 פסים אינו מהווה פגיעה באדידס, והרחבת ההגנה, אף אם באמצעות העילה הכללית של עשיית עושר ולא במשפט תביא לפגיעה בתחרות, אפקט מצנן ויתר החששות עליהם עמדתי בהרחבה לעיל. לא קמה, אם כן, לאדידס עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.
גזל מוניטין ודילול מוניטין
גזל מוניטין הוא שימוש במוניטין של אחר גם ללא הטעייה. גזל מוניטין דומה, במובן זה לדילול מוניטין. בשני המקרים אין חשש להטעייה. הנימוק לאיסור השימוש במוניטין של אחר במקרה של גזל מוניטין, נובע משיקולי הגינות. אין מקום שיצרן או עוסק ינצל לטובתו מוניטין של אחר, שהשקיע בבניית המוניטין. באשר לדילול מוניטין מתווסף לכך נזק לסימן המסחר.
א. גזל מוניטין
גזל מוניטין עוסק בהגנה על התובע מפני שימוש בלתי הוגן במוניטין שלו. בהצעת חוק שעמדה בבסיס חוק עוולות מסחריות הוצע לקבוע איסור על שימוש ביודעין במוניטין של אחר, ללא הסכמתו (סעיף 3 להצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, תשנ"ו-1996). ההצעה לא הבחינה בין שימוש במוניטין של המוצר (חיקוי הדגם) לבין שימוש הנוגע לסימן מסחרי (חיקוי הסימן) הצעה זו לא התקבלה מחמת חשש לפגיעה בתחרות. כל שנותר בחוק בהקשר של מוניטין הוא העוולה של גניבת עין, המחייבת הטעייה.
ראשית, הנתבע לא עשה שימוש לא הוגן במוניטין של אדידס. שימוש הנתבע בסימן הכולל 4 פסים הינו מוצדק, הוגן ומהווה, אם בכלל, תחרות עסקית לגיטימית. כל אותם נימוקים יפים גם לעניין זה. בעיקר אדגיש לענייננו כי נימוק מרכזי לשימוש בארבעה פסים יכול להיות יצירת שוק נעלי ספורט מעוצבות, לאוכלוסיה שאין בידה לקנות נעלי ספורט ממותגות. אין מקום ליתן סעד גם במסגרת עילה זו.
ב. דילול מוניטין
דילול מוניטין הוא שימוש או ניצול מוניטין של אחר, שלא בתחומי אותו הגדר, ומבלי שקיים חשש להטעייה. בספרם של קלדרון, חיקויים מסחריים, בעמ' 189, מוסברת דוקטרינת "הדילול" כך: "דילול מוגדר כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת ייחודיותו. שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או בכח) המכירה הטמון בו".
דילול מתקיים איפוא מקום בו נעשה שימוש בסימן מסחר מפורסם, אך לא קיים חשש להטעיה, באופן שפוגע בתדמית של סימן המסחר ומפחית מערכו. תורה זו פותחה למנוע שימוש בסימן מסחר למסחר במוצרים הרחוקים המוצרים המוגנים בסימן המסחר. כך, למשל, לו היה הנתבע מייצר גלידה ועליה לוגו של שלושה פסים (ראו למשל: ע"א 6181/96 קרדי נ' בקרדי, פ"ד נב(3) 276 (1998); ת"א (ת"א) 1769/83 Boaing נ' בואינג, פ"מ תשמט (ג) 108).
השאלה היא האם שימוש הנתבע בסימן של 4 פסים מהווה דילול המוניטין של אדידס. היות ובמקרה זה אין מחלוקת כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר הרשום של אדידס, וגם לא בשם של אדידס או בסממן מוכר אחר של אדידס, אין מדובר בדילול כלל ועיקר.
